5080175-28.2023.8.21.0001

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5080175-28.2023.8.21.0001/RS AUTOR : SOCIEDADE DE ENSINO COMENIUS SOCIEDADE SIMPLES LTDA ADVOGADO(A) : CRISTIANO PRESTES BRAGA (OAB RS061861) RÉU : INSPIRA SUL PARTICIPACOES S/A ADVOGADO(A) : VIRGÍNIA REIS LOBATO FLORES (OAB RS048776) ADVOGADO(A) : ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES (OAB RJ148391) ADVOGADO(A) : CAIO RICHA DE RIBEIRO (OAB RJ176183) RÉU : INSPIRA SUL PARTICIPACOES S/A ADVOGADO(A) : VIRGÍNIA REIS LOBATO FLORES (OAB RS048776) ADVOGADO(A) : ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES (OAB RJ148391) ADVOGADO(A) : CAIO RICHA DE RIBEIRO (OAB RJ176183) DESPACHO/DECISÃO Vistos. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir ( evento 65, DESPADEC1 ), a autora requereu a produção de ata notarial, prova testemunhal, prova pericial técnica em propriedade industrial e pesquisa de mercado ( evento 74, PET1 ). As rés, por sua vez, manifestaram-se pelo indeferimento das provas orais e periciais e pelo julgamento antecipado do mérito ( evento 75, PET1 ). Brevemente relatado, passo a decidir quanto à admissibilidade das provas requeridas. Consigo, preliminarmente, que a controvérsia remanescente, conforme delimitada ( evento 65, DESPADEC1 ), está centrada na alegada violação da marca registrada JPSul e na eventual prática de concorrência desleal pelas rés ( trade dress ). Nesse contexto, a prova testemunhal pretendida pela autora visa a comprovar episódios pontuais de suposta confusão entre os estabelecimentos (envio de currículo, mensagem de pai de aluno e comunicação institucional de parceiro). Todavia, referidos episódios já se encontram corporificados em prova documental acostada aos autos (e-mails, impressões de telas e notificações), de modo que a oitiva de testemunhas para a mera repetição ou confirmação de fatos já documentados se afigura desnecessária e protelatória (arts. 370, parágrafo único, e 443, II, do CPC). Ademais, a caracterização da infração marcária e dos atos de concorrência desleal prescinde da demonstração de episódios fáticos isolados de erro, orientando-se pela aferição do risco concreto de confusão ou associação indevida a ser extraído da impressão de conjunto dos signos e do trade dress , matéria essencialmente técnica que será objeto da prova pericial deferida a seguir. Por sua vez, a pesquisa de mercado constitui meio de prova atípico (prova estatística ou por amostragem) cuja admissibilidade no processo civil individual deve ser reservada a hipóteses excepcionais. No caso concreto, o cotejo dos elementos figurativos, nominativos e visuais das marcas e estabelecimentos em disputa será adequadamente realizado pela prova pericial técnica, tornando a realização de pesquisa por amostragem excessivamente onerosa e causadora de injustificado retardamento do feito, sem proveito prático que justifique a medida. Nesses termos, INDEFIRO a produção de prova testemunhal e de pesquisa de mercado. Outrossim, sabendo que a lide envolve a análise comparativa entre as marcas mistas registradas JPSul e os sinais efetivamente utilizados pelas rés — em especial JPHigi —, para fins de aferição da existência de violação marcária nos termos do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, exige-se, nessa senda, conhecimento técnico especializado em propriedade industrial, abrangendo a comparação dos elementos visuais, fonéticos e ideológicos dos conjuntos marcários, bem como a avaliação do risco de confusão ou associação indevida entre eles. Tem reconhecido, o Superior Tribunal de Justiça, que a aferição de colidência entre marcas, especialmente quando envolve marcas mistas com elementos figurativos e nominativos combinados, demanda análise técnica especializada que transcende o âmbito do julgamento por simples apreciação visual do magistrado. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL E TRADE DRESS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM O JULGAMENTO IMEDIATO. DECISÃO DESFAVORÁVEL. PEDIDO POSTERIOR PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF E SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. Jurisprudência do STJ no sentido da indispensabilidade da prova técnica em casos que envolvem a verificação de concorrência desleal decorrente do uso indevido de conjunto-imagem de produtos. (AgInt no AREsp 2478496/RJ, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, Julgamento 01/09/2025, DJEN 04/09/2025) Assim, DEFIRO a realização de prova pericial técnica em propriedade industrial. Nomeio como perito o Sr. Carlos Ignacio Schmitt Sant Anna , especializado em propriedade industrial e marcas, a quem incumbirá a elaboração do laudo pericial observando os quesitos e o objeto delimitados nesta decisão. O expert deverá, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação, manifestar-se acerca da aceitação do encargo, bem como apresentar proposta de honorários, que será submetida à deliberação das partes. As partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias , contados da intimação desta decisão, para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, se assim desejarem, devendo, ainda, a autora efetuar o depósito antecipado dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias após a fixação do valor pelo juízo, sob pena de perda do direito à produção da prova. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias contados da aceitação do encargo e do efetivo depósito da metade dos honorários, podendo ser prorrogado mediante requerimento fundamentado do perito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias do vencimento . Após a juntada do laudo, as partes serão intimadas para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias , oportunidade em que poderão impugná-lo e apresentar os pareceres de seus assistentes técnicos, caso se valham dessa faculdade. Consigno, ainda, que a perícia deverá subsidiar a análise dos pressupostos cumulativos exigidos para a configuração da proteção ao trade dress , conforme orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.943.690/SP, segundo a qual não basta ao titular comprovar, simplesmente, que faz uso de determinado conjunto-imagem, sendo indispensável a demonstração: (i) da ausência de caráter meramente funcional dos elementos que compõem o conjunto; (ii) da distintividade do trade dress, seja ela originária ou adquirida pelo uso; (iii) da anterioridade de uso em relação ao conjunto concorrente; e (iv) da existência de risco concreto de confusão ou associação indevida junto ao público consumidor. A observância desses requisitos é condição para que se reconheça, eventualmente, a prática de atos de concorrência desleal por imitação do conjunto-imagem, razão pela qual as partes, em especial a autora, deverão atentar-se à necessidade de instrução probatória à perícia, direcionado-se a autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito e as rés, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Por fim, a ata notarial requerida pela autora não comporta análise de admissibilidade neste momento, porquanto trata-se de prova cuja produção é unilateral, dependente exclusivamente da iniciativa da própria parte interessada, que a faz lavrar por tabelião competente e, na sequência, apresenta nos autos para apreciação judicial. Intimem-se.