5026411-76.2018.4.03.6100

PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5026411-76.2018.4.03.6100 RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA APELANTE: NATURA COSMETICOS S/A, INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO MIRA DE OLIVEIRA - SP378205-A ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120-A ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - SP299714-A ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO FERRO RICCI - SP67143-A APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, NATULA LINGERIE LTDA - ME ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO PEREIRA COELHO - RJ126876-A ADVOGADO do(a) APELADO: GISELE BEATRIZ PEREIRA FAGUNDES - RJ177229-A DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por NATURA COSMÉTICOS S.A. e INDÚSTRIA E COMÉRCIOS DE COSMÉTICOS NATURA LTDA., nos autos de ação pelo rito comum que busca a nulidade de registro marcário (marca mista “NATULA LINGERIE”, registro nº 824.988.540, de titularidade da parte ré NATULA LINGERIE LTDA-ME. O pedido de declaração de nulidade dos referidos registros foi realizado pelas partes autoras (apelantes) NATURA COSMÉTICOS S.A. e INDÚSTRIA E COMÉRCIOS DE COSMÉTICOS NATURA LTDA. Consta dos autos que a autarquia federal deferiu os pedidos de registro marcário tanto das partes autoras (apelantes), como da parte ré. As apelantes NATURA COSMÉTICOS S.A. e INDÚSTRIA E COMÉRCIOS DE COSMÉTICOS NATURA LTDA. ajuizaram a presente ação para declaração de nulidade do registro nº 824.988.540, aduzindo que já haviam obtido o registro da marca nominativa “NATURA, concedido em 21.06.1994 (registro nº 815082649), bem como de outras marcas mistas correlatas. Ouvido, o INPI manifestou-se pela manutenção do registro impugnado, requerendo que o pedido fosse julgado improcedente (ID 107422979 e ID 107422982). Preliminarmente, a r. sentença determinou que o INPI figurasse como assistente da ré. No mérito a r. sentença julgou o pedido improcedente ao fundamento de que não há risco de colidência entre as marcas. Considerou que o registro da marca “NATULA LINGERIE” é específico para roupas íntimas (classe 25). Concordou com a posição expressada pelo INPI no caso concreto. Ressaltou que o reconhecimento de marca de alto renome não confere proteção absoluta à marca e a aplicação de seus efeitos deve ser analisada caso a caso. Considerou a grafia e o som de NATURA e NATULA suficientemente diferentes (ID 107423071). A parte autora interpôs apelação visando à reforma da sentença, apresentando as seguintes alegações: a) o INPI deveria ser posicionado no processo como réu; b) violação ao artigo 125 da LPI e reconhecimento de marca de alto renome; b) violação ao artigo 129 da LPI, pois a marca da parte autora foi registrada; c) a marca “NATULA LINGERIE” não é suficientemente distinta da marca da parte autora; d) a marca “NATULA LINGERIE” constitui imitação da marca da parte autora; e) violação do artigo 124, incisos V, XIX e XXIII, e artigo 130, inciso III da LPI; f) a exclusividade da marca da parte autora não depende da possibilidade de confusão, pois as marcas de alto renome também são protegidas do risco de associação; g) o INPI indeferiu outros pedidos de registro de marca semelhantes, com fundamento na marca da parte autora. Requereu a reforma da r. sentença para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados procedentes (ID 107423083). A apelada NATULA LINGERIE LTDA-ME apresentou contrarrazões a ID 107423090. Em síntese, aduziu que: a) coexistência pacífica entre a empresas, pois a parte ré iniciou suas atividades há vários anos, em 2000; b) inexistência de imitação, pois a marca da parte ré é uma homenagem ao nome de uma parente de um do sócio; c) a marca “NATURA” alude à natureza ou natural, o que não guarda semelhança com a marca da parte ré, que não possui essa semântica; d) não há risco de confusão e a marca da apelada é utilizada em setor econômico distinto da parte autora; e e) o reconhecimento de alto renome não confere proteção absoluta à marca da parte autora. Requereu a manutenção da r. sentença. O INPI apresentou contrarrazões a ID 107423089. Aduziu, em síntese, que: a) a conclusão do juízo de primeira instância corrobora a manifestação técnica do INPI; b) os sinais são suficientemente distintos e assinalam atividades suficientemente distintas, o que afasta a possibilidade de causar confusão ou associação indevida; c) na análise administrativa, o INPI efetua buscas por anterioridade somente na classe de produtos ou serviços do pedido de registro em exame. Requereu a manutenção da r. sentença. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, possibilita o julgamento unipessoal observando-se o caráter vinculante dos precedentes (artigo 927 do NCPC). A princípio, a interpretação normativa literal do artigo 932, incisos IV e V, induz o julgador à conclusão de que somente em relação aos temas que já são objeto dos precedentes ali enumerados poderiam ser apreciados monocraticamente. A prática dos tribunais superiores e a consideração dos princípios que informam o sistema processual brasileiro conduzem, todavia, à conclusão diversa, no sentido de que as hipóteses do artigo 932 abrangem também as matérias que já sejam objeto de jurisprudência dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal. Com efeito, a Súmula 568 do STJ dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/3/2016, DJe 17/3/2016). A referida Súmula continua sendo aplicada pelo STJ na vigência do NCPC (precedentes: AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp n. 1.899.941/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). O STF também adota este entendimento (precedentes: AR 2.882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042DIVULG 4/3/2022PUBLIC 7/3/2022; ARE 1.260.087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/2/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 8/3/2021 PUBLIC 9/3/2021). Note-se que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão, cabendo ressaltar, por outro lado, que a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial. Nesta senda, entendo pela possibilidade de ampliação interpretativa das hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autorização para as decisões unipessoais em sede recursal não fique restrita à literalidade da redação constante do dispositivo em comento, que demanda a existência de julgados de aplicação cogente. De fato, a interpretação teleológica da norma permite a compreensão de que está autorizada a prolação de decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante sobre o tema. Viável, portanto, o julgamento por decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. Isso posto, cinge-se a discussão a verificar: (i) a posição processual do INPI; (ii) possíveis efeitos do reconhecimento do alto renome da marca da parte autora (apelante); (iii) se a marca da parte ré (apelada) seria nula, por risco de confusão ou associação indevida (art. 124, V, XIX e XXXIII da LPI) com a marca da parte autora (apelante); e (iv) se as marcas da parte autora e da parte ré poderiam coexistir. Sobre a questão, a Lei nº 9.279/1996, em harmonia com a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), da qual o Brasil é signatário, regula o Sistema de Propriedade Industrial, garantindo direitos e obrigações sobre a matéria. Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.279/1996, a proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; V - repressão à concorrência desleal; e VI - concessão de registro para jogos eletrônicos. Discute-se a possibilidade de anulação do ato administrativo que deferiu o registro da marca, por alegada similitude com a marca anteriormente registrada. O sistema brasileiro de proteção de marcas fundamenta-se na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), que estabelece: Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; (...) XIX — reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (...) XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. A norma veda o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca anteriormente registrada, quando existir risco de confusão ou associação indevida pelo público consumidor. Ainda, nos termos da lei, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, de forma que assegura ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Assim, a proteção a uma marca específica se dá pelo registro junto ao órgão competente (Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI). Pelo princípio da anterioridade, a proteção deste direito é conferida aquele que primeiro realizar o depósito do pedido de registro junto ao INPI. Não obstante, a lei também confere respaldo à situação na qual a pessoa que na data da prioridade ou depósito, de boa-fé, já usava no país, há pelo menos 6 meses, marca idêntica ou semelhante, de forma que terá direito de precedência ao registro, nos termos do art. 129 e seus parágrafos. Pelo princípio da especialidade, o direito à exclusividade da marca ficará restrita ao âmbito do segmento econômico de atuação do requerente. Assim, é possível a coexistência de marcas iguais, contanto que os produtos ou serviços pertençam a ramos distintos, atividades distintas. Nada obstante, esta previsão encontra exceção no caso de "marca de alto renome", situação na qual a marca já passou a ser conhecida no mercado em geral, de forma que alcançou um patamar de grande reconhecimento e reputação, em tais situações a proteção acaba englobando todos os ramos de atividades, sendo-lhe assegurada proteção especial, conforme art. 125 da referida Lei. Ademais, a proteção à marca se estende por todo o território nacional (princípio da territorialidade), com ressalva feita à situação da "marca notoriamente conhecida", na qual o seu titular poderá requerer sua proteção dentro do seu segmento e independente de registro no país. Para tanto, contudo, deve haver o registro em um dos países signatários da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (art. 126, da Lei nº. 9.279/1996). Assim, para o registro como marca é possível a utilização de qualquer sinal (letras, números, desenhos, etc.) de forma a identificar o produto ou serviço. Ademais, anota-se que a Lei nº. 9.279/1996, no seu art. art. 122 permite o registro como marca de sinais distintivos que sejam visualmente perceptíveis. Logo, não há como se falar na proteção garantida pelo registro à marca de sinais sonoros, olfativos ou gustativos. Pela sua forma de apresentação, a marca pode ser considerada: i) nominativa - quando formada exclusivamente por palavras ou letras e algarismos, sem demais elementos gráficos ou cores; ii) figurativa - quando for constituída apenas por símbolo, imagem, desenho, etc.; iii) mista - formada pela junção da nominativa com a figurativa e iv) tridimensional - quando formada por objeto (forma plástica), contanto que distinto da sua forma inerente, logo, deve ser diferente da sua própria natureza. Ademais, a exclusividade de uso da marca só será garantida àquelas marcas em que há a possibilidade de individualizar um serviço ou produto de outros de natureza idêntica, sem a colidência entre termos ou signos já registrados. Adicionalmente, com relação ao disposto no art. 124, inciso XIX da Lei de Propriedade Industrial, situação na qual não seria possível o registro de marca, no Julgamento do Resp nº 949.514/RJ, o c. Superior Tribunal de Justiça formulou o seguinte entendimento: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). - Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas. (REsp n. 949.514/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 4/10/2007, DJ de 22/10/2007, p. 271.) Assim, faz-se ressalva para a proibição do art. 124, inciso XIX, de forma que se permite a coexistência de marcas semelhantes ou iguais, desde que atendidos os requisitos cumulativos apresentados pelo E. STJ, a fim de evitar confusão no consumidor sobre as marcas. No mesmo sentido, também foi proferida decisão por este e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região: APELAÇÃO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. 2. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade. 3. Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada (REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor. 4. Narra o autor que protocolou "Pedido de Registro de Marca de Produto (Mista)", em 30.04.2016, perante o INPI, nas classes 35 e 41, respectivamente, n. 910970653 e n. 910970645, objetivando o registro da marca "JOIA EVENTOS ESTRATEGICOS", para identificação dos serviços de consultoria em gestão pessoal, negócios, marketing e organização de eventos no geral. Relata que os dois pedidos de registro restaram indeferidos (inciso XIX do Art. 124 da LPI). 5. O INPI alegou que o indeferimento dos registros decorreu da inexistência de distinção entre o sinal (que possui o termo "Joia" em destaque) e serviços assinalados pela marca da autora em relação a marcas "JÓIA BRASIL" e "JÓIA ENTERTAINMENT", cujos registros estão em vigor e se enquadram em segmento mercadológicos idênticos. 6. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior, para que se configure violação ao registro de marca, faz-se necessário que haja possibilidade que os sinais marcários sejam confundidos pelo público consumidor ou, ainda, que possa haver associação errônea em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida (REsp 1799164/RJ; AgInt nos EDcl no AREsp 936.937/PR). 7. Como se infere da legislação de regência e da jurisprudência, a semelhança fonética e gráfica entre os sinais não são bastantes por si sós para configurar a impossibilidade de registro, é imprescindível que as semelhanças sejam capazes de gerar confusão ou associação indevida, corolários da proteção à concorrência desleal, no intuito de tornar impraticável que a marca de uma empresa seja utilizada por outra na intenção de promover a aquisição de seu produto pela associação com um anterior já conhecido. 8. Em relação a marca "JÓIA BRASIL’, verifica-se que o registro relaciona-se a ramo mercadológico específico de jóias e bijuterias, além do seu sinal marcário ser completamente distinto do da parte autora. Neste contexto, entendo que, embora haja colidência em relação à fração da marca, correspondente à palavra "joia", não vislumbro possibilidade confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96. 9. Há que destacar que a marca "JÓIA ENTERTAINMENT" possui apenas elementos nominativos, enquanto a marca da autora é mista e traz, também, elementos figurativos, o que por si só, já determina a distinção entre elas. Outrossim, é fato que não há direito ao uso exclusivo do elemento nominativo "JOIA" por parte de nenhum dos registros indicados como impeditivos pela autarquia, assim como não se verifica reprodução ou imitação das marcas confrontadas. Considero, ainda, que as expressões "EVENTOS ESTRATÉGICOS” e " ENTERTAINEMNT" são aptas para distinguir os fornecedores de serviço. 10. Logo, embora inafastável a colidência de parte dos vocábulos das marcas confrontadas, considero irrazoável o indeferimento de registro da marca "JOIA EVENTOS ESTRATÉGICOS"" com fundamento nos registros anteriores das marcas ""JÓIA ENTERTAINMENT" e "JÓIA BRAZIL" posto a insuscetibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96. 11. Apelo não provido. (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000355-35.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 30/3/2023, DJEN DATA: 13/4/2023) Quanto à aplicação do art. 124, V da Lei nº 9.279/96, a norma deve ser aplicada de acordo com os princípios da territorialidade e da especialidade, de forma que o registro pode ser válido ou inválido de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Assim já decidiu o E. STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA. 1. A definição da qualidade da intervenção do INPI na ação de nulidade de registro de marca perpassa pela análise da causa de pedir, sempre levando em conta que a pretensão em comento encarta, principalmente, o interesse público, impessoal, de fiscalização e regulação da propriedade industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, assegurando-se a livre iniciativa, a observância da função social da propriedade e a proteção do mercado consumidor. Precedente: REsp 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 09.08.2016. Hipótese em que a atuação processual autárquica deu-se a título de intervenção sui generis, de assistente especial (ou até como amicus curiae), inclusive por se dar de forma obrigatória e tendo a presunção absoluta de interesse na causa. Não caracterizado o litisconsórcio passivo necessário apontado pelo Tribunal de origem. 2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129. 3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor (REsp 1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016). 4. A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor. 5. Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se confundem. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil). 6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96). 7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. 8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do Código Civil), além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor). 9. No presente caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as partes atuam no mesmo segmento de mercado - prestação de serviços de construção e engenharia -, malgrado tenham sede em regiões diferentes do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo - SP); (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.) tenha se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994; (c) somente nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação. 10. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em Brasília - DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida. 11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.494.306/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/12/2019.) As mesmas ponderações acima são aplicáveis quanto à análise do artigo 124, inciso XXXIII da LPI (sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia). Quanto à marca de alto renome, trata-se de norma de exceção ao princípio da especialidade, que estende a proteção marcária a todas as classes de atividade econômica: Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. Ainda que uma empresa alegue que sua marca seria de alto renome ante sua popularidade, isso não concede à sua marca a qualificação automática de marca de alto renome. Essa proteção especial depende de reconhecimento administrativo (STJ, AgInt no AREsp 2320630/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4ª T., DJEN 13/02/2026). Além disso, esse reconhecimento administrativo do alto renome deve ser renovado periodicamente, de forma que não produz efeitos permanentes. Conforme o caso, é possível a existência de períodos sem o reconhecimento do alto renome, lapsos durante os quais não se aplica o artigo 125 da LPI. Logo, o reconhecimento do alto renome é um ato de efeitos ex nunc. Pois bem. No caso em tela, a parte autora obteve diversos registros marcários cujos pedidos iniciais datam de 1989. Em síntese, constam dos autos documentos a respeito das seguintes marcas da parte autora: I - Marca nominativa “NATURA”, natureza de produto, classe 03.20, especificação “produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral”, depósito em 14.09.1989, concessão do registro em 21.06.1994, processo nº 815082649 – essa é a marca reconhecida pelo INPI como de alto renome (ID 107422930, ID 107422931 e ID 107422932). II - Marca mista “NATURA”, natureza de produto, classe 03.20, especificação “produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral”, depósito em 03.10.1989, concessão do registro em 12.04.1994, processo nº 815102003 (ID 107422955). III - Marca mista “NATURA”, natureza de produto, classe NCL(8) 25, especificação “roupas do vestuário de uso comum, roupas do vestuário para...”, depósito em 08.05.1998, concessão do registro em 26.04.2005, processo nº 820727598 (ID 107422957). IV - Marca nominativa “NATURA”, natureza de serviço, classe 40.15, data de depósito não informada, data de concessão do registro não informada, prorrogado em 08.12.2009, processo nº 815211759 (ID 107422954). Conforme consta dos autos, a primeira marca supramencionada (processo nº 815082649 (ID 107422930, ID 107422931 e ID 107422932) foi reconhecida pelo INPI como de alto renome. Isso ocorreu por meio de diversos atos administrativos, sendo o primeiro emitido no ano de 2005. Entre uma renovação e a seguinte, por vezes há lapsos em que não vige o reconhecimento do alto renome. Para os fins deste julgamento, não importam os lapsos exatos, nem quantas vezes o reconhecimento do alto renome foi renovado. Importa apenas os efeitos desse ato, considerando o alcance da norma do artigo 125 da LPI. Isso será abordado no tópico próprio. Já a parte ré obteve um registro marcário: marca mista “NATULA LINGERIE”, classe NCL(8) 25, especificação “roupas íntimas”, registro nº 824988540, depósito em 30.10.2002, concedida em 22.10.2013 (ID 107422880, ID 107423061 e ID 107423063). Portanto, a parte ré apresentou o pedido de registro marcário ainda em 30.10.2002, antes do primeiro ato de reconhecimento administrativo do. alto renome da marca “NATURA”, em 31.05.2005 (ID 107422930). Passamos a analisar os argumentos da apelação. a) Posição processual do INPI Assiste razão às apelantes. Em que pese a lei prever a posição de assistente litisconsorcial do INPI nas ações de nulidade de registros da autarquia, isso não impede a inclusão do INPI como réu, conforme o caso concreto. A avaliação da posição do INPI depende do pedido e causa de pedir. Nesse sentido, ver os seguintes julgados do E. STJ: DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. LEGITIMIDADE PASSIVA E ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO INPI À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial contra acórdão proferido em apelação cível e embargos de declaração que mantiveram a nulidade parcial do registro marcário e condenaram o INPI ao pagamento de honorários sucumbenciais pro rata; recurso especial desprovido. 2. A controvérsia diz respeito à ação ordinária de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro da marca mista SKYONDA, com pedido subsidiário de nulidade parcial mediante remoção do elemento figurativo. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade parcial do registro, determinar a remoção do elemento figurativo, impor obrigação de não fazer com multa diária, determinar anotação e publicação na RPI e condenar a ré ao pagamento de custas e honorários. 4. A Corte a quo manteve a nulidade parcial e, nos embargos de declaração, fixou a responsabilidade do INPI pelos ônus sucumbenciais, condenando-o pro rata em honorários de 11% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 175 da Lei n. 9.279/1996 impõe ao INPI apenas intervenção como assistente, sem legitimidade passiva e sem suportar ônus sucumbenciais; e (ii) saber se, reconhecida a violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 pelo ato concessivo, o INPI pode ser condenado em honorários à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A intervenção do INPI prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/1996 é sui generis e não impede sua inclusão no polo passivo quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade; aplicado o princípio da causalidade, quem deu causa à demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais. Constatada a violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 pelo registro concedido, mantém-se a legitimidade passiva do INPI e sua condenação em honorários. O fato de ter concordado com a nulidade parcial não afasta a responsabilidade pelo ato administrativo originário. Majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1. A intervenção obrigatória do INPI prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/1996 é sui generis e não afasta sua legitimidade passiva quando o ato concessivo impugnado lhe é diretamente imputável, incidindo o princípio da causalidade; 2. Constatada a violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 pelo registro concedido, é devida a condenação do INPI em honorários sucumbenciais, com majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 175, 124, XIX; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1258662/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgados em 2/2/2016; STJ, AgInt no REsp n. 1473097/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1564626/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020; STJ, Súmulas n. 7, 83, 182. (REsp n. 1.990.800/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.) RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA JURISDICIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. POSIÇÃO DO INPI. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO DEVIDOS AO ASSISTENTE ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM. I. Controvérsia em torno da possibilidade de serem arbitrados honorários recursais em favor do INPI quando do provimento de apelação por ele interposta em demanda anulatória de registro de desenho industrial julgada procedente, sendo acolhidos os pedidos formulados pela parte autora. II. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem explicitou, no julgamento dos embargos de declaração, o motivo pelo qual entendeu ser descabida a fixação de honorários recursais. III. Nas ações anulatórias de direito de propriedade industrial, a pretensão do autor se volta não apenas contra o titular do direito, mas também contra ato administrativo do INPI, a quem compete examinar os requisitos e conceder o direito de exclusividade temporária conferido pelo Estado. IV. Eventualmente, porém, a depender da causa de pedir e dos pedidos formulados pelo autor, o INPI pode vir a ocupar a posição de assistente especial, quando então não serão devidos honorários advocatícios aos seus patronos. V. Os honorários advocatícios apenas podem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando eles tiverem sido fixados desde a origem. Precedentes. VI. Caso concreto em que os honorários foram fixados na origem, porém apenas ao autor, e não ao INPI. VII. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.865.156/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 8/9/2020.) RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL. 1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade. 2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial. 3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário. 4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa. 5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.264.644/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 9/8/2016.) No caso concreto, o INPI se opôs ao pedido e requereu tanto a improcedência do pedido em primeira instância, como o não provimento do recurso de apelação da parte autora. Ademais, ao pedido de nulidade foi acrescentado o pedido de condenação do INPI em publicar eventual decisão de anulação do registro marcário, sob pena de multa diária. Assim, o INPI se defendeu dos pedidos da parte autora formulados diretamente contra a autarquia. Portanto a posição do INPI no polo passivo deve ser corrigida para que conste como réu. b) Aplicação do artigo 125 da LPI (marca de alto renome) A apelante alega que o reconhecimento de marca de alto renome pelo INPI lhe confere proteção especial para todos os ramos de atividade. Acrescenta que não há necessidade de risco de confusão no caso concreto, bastando o risco de associação com a marca da parte autora. Não assiste razão à parte autora. Há diversos aspectos que foram suscitados com relação à aplicação do artigo 125 da LPI. No caso concreto, o depósito do pedido referente à marca mista “NATULA LINGERIE” (processo nº 824988540) foi realizado em 30.10.2002, antes do primeiro ato administrativo que reconheceu o alto renome da marca “NATURA” de titularidade da parte autora. Esse primeiro ato administrativo data de 2005 (ID 107422930). O reconhecimento do alto renome não produz efeitos ex tunc e não afetam marcas cujo pedido de registro foi apresentado antes do ato de reconhecimento do alto renome. No caso concreto, ainda que o reconhecimento do alto renome fosse anterior ao pedido de depósito da marca da parte ré, verifica-se que ainda assim não ser aplicaria a proteção do alto renome. O efeito do reconhecimento do alto renome, na forma do artigo 125 da LPI, consiste na extensão da proteção marcária a todas as categorias de atividade econômica. Porém a ampliação da proteção marcária para todas as categorias de atividade econômica não implica em uma proteção mais profunda dentro de cada categoria. Nos termos da jurisprudência consolidade pelo E. STJ, persiste a necessidade de risco de confusão e/ou associação e a análise de possível colidência entre marcas, dentro de determinada atividade econômica, é idêntica ao juízo efetuado no caso das marcas comuns. Ou seja, dentro de cada classe de atividade econômica a marca de alto renome não goza de proteção mais profunda que as demais marcas, aplicando-se a ela o mesmo raciocínio adotado na análise de risco de colidência entre marcas comuns. A marca da parte autora é evocativa, eis que sua composição “NATURA” reflete uma palavra comum, utilizada em diversas situações e contextos. Notadamente, “NATURA” faz alusão a ideia de “natureza” ou “natural”, algo absolutamente comum no universo das expressões marcárias. Por ser evocativa, essa marca não impede o registro de outras marcas que utilizem expressões semelhantes, desde que haja distintividade suficiente. Essa é a orientação consolidada pelo E. STJ sobre esse tema, inclusive no que toca às marcas de alto renome. Mais ainda, não se trata simplesmente de orientação consolidada para os demais casos. O E. STJ já se pronunciou sobre o alcance da proteção marcária da marca “NATURA”, exatamente a mesma discutida neste processo, afirmando o que foi exposto acima. Nessa perspectiva, observem-se os seguintes precedentes: DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MARCA DE ALTO RENOME. CONVIVÊNCIA COM SINAL SEMELHANTE. RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO NÃO CONSTATADO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O acórdão não apresenta omissão quanto à força da marca NATURA, pois o reconhecimento do alto renome pressupõe o secondary meaning, contudo, a proteção especial foi mitigada em razão da origem comum do termo, o qual remete ao substantivo "natureza", reduzindo seu poder distintivo frente ao sinal da embargada. 2. A proteção conferida pelo artigo 125 da Lei 9.279/1996 não é absoluta e não dispensa a análise contextual de risco de confusão ou associação, sendo a lógica das marcas fracas aplicada de forma complementar para sinais cujo vocábulo central pertence ao domínio comum. 3. Verificou-se erro material no dispositivo quanto ao objeto da lide, devendo a referência à "nulidade do registro" ser substituída pela "improcedência dos pedidos de abstenção de uso e indenização", sem que tal correção importe alteração do desfecho do julgamento. 4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes. (EDcl no REsp n. 2.216.455/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/6/2026, DJEN de 12/6/2026.) RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA "NATURAÇO" EM RAZÃO DO REGISTRO PRÉVIO DA MARCA "NATURA", DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV E 1.022, I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME ÀS MARCAS JÁ DEPOSITADAS QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 129 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE AS MARCAS. MARCA ANTERIOR QUE NÃO FOI REPRODUZIDA. PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o acórdão recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e suficiente e explicitando suas razões, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal apenas deixa de se manifestar sobre argumentos manifestamente irrelevantes para a solução da controvérsia. 2. A decisão administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma marca, tem apenas efeitos prospectivos, segundo entendimento reiterado desta Terceira Turma. 3. O alto renome de uma marca não tem o condão de atingir as marcas já depositadas à data em que publicada a decisão administrativa que o reconheceu, salvo se o depositante tiver agido de má-fé. 4. A regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins. 5. Caso concreto em que o Tribunal de origem entendeu não ter ocorrido reprodução de marca anteriormente registrada, sendo diferentes os produtos e serviços identificados pelas marcas em questão e, consequentemente, não havendo risco de confusão ou de associação. 6. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.893.426/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.) RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOMINATIVA. NATURA. ALTO RENOME. MARCA MISTA. NATURASOL PRODUTOS NATURAIS. REGISTRO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DESVIO DE CLIENTELA. AUSÊNCIA. 1. A controvérsia consiste em analisar se é valido o registro referente à marca mista constituída da expressão "Naturasol Produtos Naturais" ou se a marca nominativa "Natura", reconhecida como de alto renome pelo INPI, impede tal registro. 2. A aquisição da marca de alto renome por meio do registro validamente expedido assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, bem como a proteção especial, em todos os ramos de atividade. Tal espécie de signo tem prestígio, tradição e confiança construídos ao longo do tempo, associados à qualidade dos seus produtos ou serviços, e representa uma exceção ao princípio da especialidade. 3. No caso concreto, embora reconhecido o alto renome da marca nominativa de titularidade das recorrentes, a expressão "natura" encontra-se dicionarizada na língua portuguesa como sinônimo de "natureza", além de remeter, de forma intuitiva, ao que é "natural" ou derivado de "elementos da natureza". 4. Nessas circunstâncias, verifica-se que o vocábulo em questão carece de ineditismo e assume nítido caráter descritivo ou evocativo no âmbito das atividades desempenhadas tanto pelas recorrentes quanto pela recorrida, porquanto estabelece referência direta às características dos bens ou serviços que visam assinalar, notadamente no que concerne à sua qualidade. 5. Os efeitos do reconhecimento da qualidade de alto renome iniciam-se a partir do momento em que o INPI reconhece tal condição e sua vigência se dá estritamente pelo prazo previsto na regulamentação. O fato de uma marca ser reconhecida como de alto renome lhe confere proteção em todos os ramos de atividade, mas não lhe confere proteção por tempo indeterminado, motivo pelo qual o pedido deve ser constantemente renovado. 6. O direito inerente ao registro da marca "Naturasol Produtos Naturais", não obstante tenha sido concedido apenas em 7/1/2020, tem os seus efeitos reconhecidos desde a data do seu depósito no INPI, ocorrido em 11/9/2015, quando não vigorava a anotação referente ao alto renome da marca nominativa "Natura". 7. O art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não assegura ao titular da marca registrada de alto renome uma proteção absoluta, mas tão somente uma tutela restrita às hipóteses em que se verifique risco de confusão ou de associação indevida decorrente da utilização de sinais idênticos ou semelhantes para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins. 8. A análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados. 9. A aglutinação da palavra "sol" ao vocábulo "natura", bem como a análise do conjunto-imagem (trade dress) da marca "Naturasol Produtos Naturais", é mais do que suficiente para afastar qualquer receio de confusão ou associação indevida, desvio de clientela ou concorrência desleal. 10. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.225.572/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.) A r. sentença de primeira instância está inteiramente de acordo com a orientação do E. STJ. Portanto o i. juízo de primeira instância aplicou corretamente o artigo 125 da LPI ao caso concreto. Todos os argumentos do recurso a respeito da proteção da marca de alto renome e sua extensão são assim afastados, por contrariedade à orientação consolidada pelo E. STJ. c) Risco de confusão ou associação indevida entre a marcas da parte autora e da parte ré; e possibilidade de coexistência das marcas (artigo 124, incisos V, XIX e XXXIII da Lei nº 9.279/96) Independentemente da questão referente à qualidade de marca de alto renome, as apelantes alegam que suas marcas conflitam com a marca da parte apelada. Não assiste razão às apelantes. No caso, o pedido constante da petição inicial refere-se à seguinte marca da parte ré: marca mista “NATULA LINGERIE”, classe NCL(8) 25, especificação “roupas íntimas”, registro nº 824988540, depósito em 30.10.2002, concedida em 22.10.2013 (ID 107422880, ID 107423061 e ID 107423063). Primeiro, não se observa o risco de colidência entre as identidades visuais. A mera comparação da identidade visual das marcas da parte autora e da parte ré demonstra claramente que não há risco de confusão ou associação. Marca mista da parte ré (registro nº 824988540): Marcas mistas da parte autora (processo nº 815102003, ID 107422955; e processo nº 820727598, ID 107422957): Observe-se que nestes autos, as partes autoras não juntaram certificados de registro de suas outras marcas, por isso a atual marca utilizada para a identidade visual das empresas não consta deste processo (registro nº 828608296, cujo depósito foi realizado em 28/7/2006, portanto após o pedido de depósito da marca da parte ré). Verifica-se que as duas marcas mistas da parte autora existentes ao tempo do depósito do pedido de registro da marca da parte ré não se confundem com a referida marca mista da parte ré. A fonte utilizada é diversa, bem como no caso da parte autora, há outros elementos gráficos distintos da apresentação da marca da parte ré. A marca da parte ré claramente não tenta imitar ou reproduzir nenhuma das marcas mistas da parte autora. No que toca ao âmbito nominativo, a marca parte ré utiliza-se da aglutinação de expressões para a criação de uma nova expressão única e distinta da marca da parte autora. Assim, “NATULA LINGERIE” é suficientemente distinto de “NATURA”, eis que incorpora, aglutina e combina outras expressões para criação de identidade própria. Além disso, a expressão “NATURA” sequer é integralmente aglutinada internamente no texto de “NATULA LINGERIE”, eis que a expressão “NATULA” não faz referência à natureza ou ao natural. Não há risco de confusão ou associação indevida no caso concreto, eis que ambas as marcas coexistem pacificamente há décadas. De fato, o pedido de registro da marca “NATULA LINGERIE” foi realizado em 2002, há quase vinte e cinco anos. Com isso, está demonstrado nos autos a antecessora da parte ré já utilizava a expressão “NATULA LINGERIE” para identificar seus produtos, isso desde a década de 2000. Da mesma forma, demonstrou nos autos que o objeto de sua marca não se confunde com a marca da parte autora. A especificação da marca da parte ré é de “roupas íntimas”, setor no qual atua há mais de vinte anos. Já a parte autora registrou a marca mista “NATURA” na classe NCL(8) 25, com a especificação “roupas do vestuário de uso comum” (processo nº 820727598, ID 107422957). As partes autoras juntaram aos autos documentos referindo-se a propagandas de seus produtos, todos no setor de cosméticos (segmentos de suas outras marcas registradas). Não consta dos autos qualquer registro de produtos das partes autoras no setor de atuação da parte ré (roupas íntimas), nem sequer no setor especificado no registro nº 820727598 – “roupas do vestuário de uso comum” (ID 107422923, ID 107422925, ID 107422926 e ID 107422928). Logo, não há risco de confusão ou associação indevida, eis que os consumidores de produtos da parte autora já foram expostos à marca da parte ré há décadas. Da mesma forma, conforme já exposto acima na análise do alcance do reconhecimento do alto renome da marca da parte autora, a expressão “NATURA” é evocativa e comum, o que mitiga a proteção da marca. Ainda que o INPI tenha eventualmente indeferido registros de outras marcas em outros casos, isso não afeta a conclusão no caso concreto. Considerando as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que é extremamente improvável que uma empresa afetar as relações comerciais ou captar clientes da outra. Enfim, ambas as empresas convivem harmonicamente no mercado desde o início de suas respectivas atividades. Não há qualquer indício de que uma tenha efetivamente interferido na atividade da outra ou captado clientes indevidamente. Em caso semelhante, já decidiu a C. Segunda Turma, deste e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região: APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA E ABSTENÇÃO DE USO. EXTRA” E “EXTRAMED” . COLIDÊNCIA DE MARCAS. INOCORRÊNCIA. MARCA COMUM. DISTINTIVIDADE SUFICIENTE. PROTEÇÃO LIMITADA. DETERMINAÇÃO DE INDEFERIMENTO E ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO INPI. PODER JUDICIÁRIO NÃO SE IMISCUI NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO PROVIDOS . 1. Trata-se de ação de rito comum, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pela qual a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO pretende a decretação da nulidade da marca nominativa "EXTRAMED", objeto do registro nº 828.522.138, bem como seja indeferido e arquivado, em definitivo, o pedido de registro de nº 901 .007.030, da marca mista "E EXTRAMED". 2. Sabe-se que para se determinar a possibilidade de ocorrência ou não da colisão entre marcas deve-se utilizar o princípio da especialidade, uma vez que não pode ser resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço . (Precedente: REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013). 3. In casu, verifico que a empresa BODY CARE atua no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas, bem como de comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos. Por sua vez, a empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO, ora apelada, atua em diversos segmentos como, por exemplo, comércio varejista de mercadorias, supermercados, hipermercados, drogarias, farmácias, postos de combustíveis, e-commerce, dentre outras. 4. O registro da marca “EXTRAMED” foi concedido na classe 35, que assinala a distribuição de produtos médicos e farmacêuticos. Por outro lado, o registro da marca “EXTRA HIPERMERCADOS”, da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO, foi concedido na classe BR 40 .15, que assinala serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação, que contempla as atividades de supermercados, hipermercados e comercializado de produtos. 5. Importa questionar se a fama da empresa apelada é capaz, por si só, de impor a invalidação de registro de outras marcas e denominações, sem que se tenha demonstrado a ocorrência de prática desleal ao regime de concorrência. 6. A apropriação do signo “EXTRA” como marca atentaria contra as normas de livre concorrência, visto que, “a partir do momento que tais expressões fossem apropriadas por um único particular, seus concorrentes se veriam privados de utilizá-las em meio às suas atividades, o que causaria sérios desequilíbrios.” (PROPRIEDADE INDUSTRIAL APLICADA: REFLEXÕES PARA O MAGISTRADO, Brasília, 2013. Disponívelem:https://www.tjrs .jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/doutrina/doc/PI_para_Juizes_CNI_2013_Brasilia.pdf. Acesso em 21/10/2019) . 7. Imperioso concluir que a expressão “EXTRA”, a despeito da notoriedade da marca “EXTRA HIPERMERCADOS”, é de uso comum, não podendo ser apropriada com exclusividade, cabendo a convivência com outras marcas semelhantes ou idênticas, desde que haja uma mínima diferença. Portanto, não procede a pretensão da apelada, uma vez que as marcas em questão designam o próprio produto ou serviço e guardam suficiente distintividade. 8. Com relação ao pedido de reconhecimento de marca de alto renome, protocolizada junto ao INPI pela apelada (registro nº 830339612), tal pedido encontra-se em análise, de modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir o INPI na declaração de alto renome de marca, ainda que haja a inércia da Administração Pública (Precedentes: REsp nº 1.162.281/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 25/2/2013; AgRg no AgRg no REsp nº 1 .116.854/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 2/10/2012; REsp nº 1.190 .341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014). 9. O INPI, ora apelante, também sustenta que o juízo a quo se imiscuiu na esfera administrativa da autarquia ao determinar o indeferimento e arquivamento definitivo do registro nº 901 .007.030, referente à marca “E EXTRAMED”. 10. Em relação ao tema, não se afigura possível ao Poder Judiciário fazer qualquer juízo de valor quanto ao mérito do ato administrativo proferido por órgão competente, mas tão somente analisar se o ato é regular, se está devidamente motivado ou se padece de alguma ilegalidade. Não tendo sido este o caso em relação ao registro nº 901.007.030, a improcedência da ação se impõe. 11 . Quanto à aplicabilidade do REsp 1.721.701/RJ ao presente caso, insta salientar que, o entendimento exarado pelo STJ, em tal julgamento, não se presta a infirmar os fundamentos da decisão proferida nestes autos. A aplicação de precedentes requer a observância da técnica hermenêutica do “distinguishing”, conforme já consignou o STJ . 12. A aplicação do precedente invocado pela parte apelada não traz a fundamentada verificação da presença, no caso concreto, dos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos destacados na decisão paradigma, em consonância com os termos do art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil. 13. Reexame necessário e apelação providos. Ação anulatória improcedente. (TRF-3 - ApelRemNec: 00144390520154036100, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 8/11/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/11/2023) No mesmo sentido: DIREITO COMERCIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. MARCAS “APSEN” E “IPSEN”. COLIDÊNCIA ENTRE SINAIS DISTINTIVOS. ALEGADA POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE CONFUSÃO. VALIDADE DOS REGISTROS DEFERIDOS PELO INPI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por APSEN FARMACÊUTICA S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos registros das marcas “IPSEN”, “BEAUFOUR IPSEN PHARMA” e “IPSEN INNOVATION FOR PATIENT CARE”, titularizados por IPSEN S.A., sob o fundamento de inexistência de risco de confusão ou associação indevida entre os sinais “APSEN” e “IPSEN”, ambos atuantes no setor farmacêutico. 2. A sentença considerou a diferença gráfica e fonética entre os sinais, a especialização do público consumidor, a ausência de identidade entre os medicamentos comercializados, bem como a convivência da marca APSEN com outros signos similares no mesmo segmento de mercado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) verificar se há possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais “APSEN” e “IPSEN” no mercado farmacêutico, nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996; (ii) aferir se a especialização do público-alvo e as formas de comercialização dos medicamentos são suficientes para afastar o risco de confusão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se configura nulidade da sentença por afastamento das conclusões do laudo pericial, uma vez que o magistrado exerceu o livre convencimento motivado, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, nos termos do art. 371 do CPC/2015. 5. A análise do conjunto fático-probatório revela que a semelhança gráfica entre os sinais “APSEN” e “IPSEN” limita-se à substituição da vogal inicial, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar risco concreto de confusão ou associação indevida. 6. As marcas impugnadas possuem elementos adicionais (“BEAUFOUR”, “INNOVATION FOR PATIENT CARE”) que conferem maior grau de distintividade. 7. O público-alvo dos medicamentos em questão é composto por profissionais da saúde ou consumidores sob orientação médica, o que reduz a suscetibilidade ao engano. 8. O INPI, ao analisar os registros, ponderou que a coexistência dos sinais não compromete a função distintiva das marcas, considerando a segmentação dos produtos, o canal de distribuição e o público especializado. 9. A anterioridade do registro da marca APSEN não afasta, por si, a possibilidade de coexistência com sinais similares, desde que não se verifique risco concreto de confusão ou concorrência desleal, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. 10. Diante do conjunto probatório e dos fundamentos jurídicos apresentados, conclui-se pela validade dos registros concedidos pelo INPI e pela ausência de violação aos arts. 124, V e XIX, da LPI. 11. Honorários advocatícios não majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Mantida a verba fixada na origem em 15% sobre o valor atualizado da causa, por se mostrar adequada e suficiente à remuneração do patrono da parte vencedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. "1. O livre convencimento motivado autoriza o julgador a afastar laudo pericial, desde que o faça com base em outros elementos dos autos. 2. A mera semelhança parcial entre sinais marcários nominativos não autoriza a nulidade de registro, na ausência de risco concreto de confusão ou associação indevida. 3. A análise da colidência entre marcas deve considerar o conjunto marcário, o público consumidor, o canal de comercialização e o grau de distintividade dos sinais." Legislação relevante citada: Lei nº 9.279/1996, arts. 2º, 122, 124, V e XIX, 125, 126, 129; CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 371, 479, 489, § 1º, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApelRemNec 00011639520014036002, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. 2/12/2022; STJ, REsp 949.514/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 4/10/2007; TRF-3, ApCiv 5000355-35.2020.4.03.6100, Rel. Des. Federal Renato Lopes Becho, j. 30/3/2023; TRF-3, ApelRemNec 0014439-05.2015.4.03.6100, Rel. Des. Federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 8/11/2023. (TRF 3ª Região, 2ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007668-50.2011.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 28/5/2026, DJEN DATA: 1/6/2026) O que se demonstra é a semelhança nominativa parcial em ambiente marcário já saturado por signos próximos, sem que se evidencie risco concreto de engano ao mercado especializado. Nessas condições, o ato administrativo do INPI que deferiu o registro impugnado mostra-se legalmente válido, não havendo fundamento para a declaração de nulidade pretendida. Essas razões são suficientes para afastar a arguição de violação ao artigo 124, incisos V, XIX e XXXIII da LPI. Enfim, a r. sentença deve ser alterada somente para a modificação da posição processual do INPI, o qual deve figurar como réu. Os demais termos da r. sentença devem ser mantidos. d) Verbas de sucumbência Por fim, deixo de majorar os honorários recursais, conforme o Tema 1.059/STJ: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. São mantidos os demais ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença. É o suficiente. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, nos termos da fundamentação, apenas para alterar a posição processual do INPI para que conste como réu. São mantidos os demais termos da r. sentença. Intime-se. Publique-se. Sobrevindo o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo de origem. São Paulo, na data da assinatura digital. ALESSANDRO DIAFERIA Desembargador Federal