5020015-83.2018.4.03.6100

PODER JUDICIÁRIO Rede de Apoio 4.0 - Plano 29 Avenida Paulista, 1345, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-100 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5020015-83.2018.4.03.6100 AUTOR: APNUS NEOM-RB CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP, NEOM-RB LOCACAO DE ESPACOS EIRELI - EPP, NEOM-SP EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE LTDA, PEDRO PILEGGI VINHA ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIO CESAR FAVARO - SP253335-E ADVOGADO do(a) AUTOR: CAIO VINICIUS NEVES BETTINI - SP347979 REU: PAULA PILEGGI VINHA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, MURILO PEREIRA DE MELO ADVOGADO do(a) REU: ANDRE GOBBI - SP150683 ADVOGADO do(a) REU: VANESSA VIEIRA VANESSA VIEIRA - SP149612 ADVOGADO do(a) REU: PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS BADAN - PR53958 SENTENÇA Trata-se de ação de Procedimento Comum Cível ajuizada por APNUS NEOM-RB CLINICA ODONTOLOGICA LTDA-EPP, NEOM – RB PESQUISA, EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA e PEDRO PILEGGI VINHA em face de PAULA PILEGGI VINHA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e MURILO PEREIRA MELO, inicialmente distribuída como Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente, objetivando provimento jurisdicional para declarar a suspensão/nulidade dos registros de marca protocolizados sob os números 912260386, 912260424, 912260440, 912260513, 912260602 e 912260653. Relatam os autores que a ré Paula Pileggi Vinha ingressou junto ao INPI com os seguintes pedidos de registros de marcas: 912260386 – NEOM RB; 912260424 – NEOM RB; 912260440 – PPV; 912260513 – NEOM RB; 912260602 – APNUS NEOM RB e 912260653 – APNUS NEOM RB. Alegaram os autores, em suma, que são os legítimos titulares do direito de exclusividade dessas marcas, em virtude de serem usuários anteriores de boa-fé e que a concessão das marcas à parte ré é vedada pelo artigo 124, V, da Lei 9.279/96, por trazer prejuízo ao consumidor. Relataram se tratar de empresa regularmente constituída e registrada na JUCESP, desde 20/02/2008. Referem, ainda, que a NEOM LOCAÇÃO foi constituída em 18/04/2017; a APNUS NEOM-RB foi constituída em 05/12/2013; e a NEOM – RB PESQUISA foi constituída em 31/03/2011. Sustentaram que são titulares do nome de domínio www.neom-rb.com.br, oferecendo cursos com a marca NEOM-RB, realizando diversos investimentos não só no desenvolvimento dos cursos ofertados aos seus consumidores, mas também em marketing, desenvolvimento de processos e serviços com esta marca. Esclareceram que a marca PPV¸ que a ré pretende registrar, refere-se ao sócio administrador das requerentes – Pedro Pileggi Vinha, que no segmento odontológico é conhecido como PPV e PP VINHA, sendo reconhecido em sua área, inclusive por ser escritor de artigos científicos, tendo inclusive já depositado o pedido de registro da marca PPV. Informaram que ingressaram com os pedidos de registro de marca n. 914890158, classe NCL(11) 41 e 915028255, classe NCL(11) 44, para identificar as marcas PPV E NEOM-RB. Destacaram que a ré Paula Pileggi Vinha tinha conhecimento sobre as marcas dos autores, posto que é irmã do coautor Pedro Pileggi Vinha, sócio administrador das empresas requerentes, tendo inclusive participado do contrato social da empresa APNUS NEOM-RB CLINICA ODONTOLOGICA LTDA-EPP, da qual se retirou em 27/03/2015. Argumentaram que apesar da criação das empresas (precedência), não tinham ainda registrado as marcas e, a ré, sabedora desse fato e, agindo de má-fé, se antecipou no pedido de registro das marcas pertencentes às empresas de seu irmão. Invocaram o direito de precedência e de exclusividade do uso das marcas. Procuração e documentos instruíram a petição inicial. Custas processuais recolhidas em Id 9938703. O despacho de Id 9962661 determinou a retificação da classe processual para Procedimento Ordinário e a retificação do valor da causa. A decisão em Id 11455746 rejeitou os embargos de declaração da parte autora e devolveu o prazo para o cumprimento do despacho. Emenda à inicial em Id 11829795. Custas processuais complementares recolhidas em Id 11830111. O despacho Id 14698454 postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após a vinda das contestações. O INPI apresentou contestação em Id 16340014. Arguiu a falta de interesse processual, informando que os pedidos de números 912260386 (NEOM RB) e 912260653 (APNUS NEOM RB) foram indeferidos em 24/07/2018, por reproduzirem elemento distintivo da marca “NEOMM NÚCLEO DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS DE MARINGÁ”, objeto de registro anterior de terceiro, em violação ao art. 124, XIX da LPI e os pedidos de números 912260513 e 912260602 ainda não foram examinados. No mérito, alegou que os pedidos 912260424 (NEOM BR – Classe 43) e 912260440 (PPV – Classe 44) foram deferidos uma vez que não foram encontrados qualquer impedimento legal para seu deferimento, visto que não houve oposição por parte dos autores ou de terceiro. Defendeu que cabe ao Juízo decidir sobre a existência ou não de má-fé para a incidência do inciso XXIII, do artigo 124, da LPI e quanto à aplicação do inciso V, do mesmo artigo, ressaltou que o caso concreto é dotado de forte peculiaridade consistente em aparente disputa pela titularidade sobre marcas, com pretérita relação comercial/empresarial. Sustentou que embora a lei preveja o direito de precedência ao registro, como exceção ao princípio da anterioridade e da aquisitividade, ele deve ser suscitado na esfera administrativa (precedente ao registro), ao que estaria preclusa a questão. Requereu a improcedência. A ré Paula Pileggi Vinha apresentou contestação em Id 22621795 . Arguiu, em preliminar, a inadequação a via eleita, a inépcia da inicial, e a carência de ação em relação aos pedidos de registro números 912.260.386, 912.260.513, 912.260.602 e 912.360.653. Requereu também a intimação de Murilo Pereira Neto possuidor da marca NEOMM NÚCLEO DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS DE MARINGÁ, enquanto terceiro interessado, para manifestação. No mérito, defendeu a legalidade dos registros e que os Autores não têm unidade de direitos e interesses, derivado da circunstância de um deles integrar o quadro societário dos demais. Cada qual possui interesses próprios, que devem ser vistos isoladamente. Aduziu que embora com atividades incluídas nas mesmas classes, as atividade exercidas pelos litigantes são distintas entre si, sendo certo, que ninguém procurará um dentista para cuidar de doenças nutricionais, não havendo probabilidade de duvida ou erro por parte do consumidor. Juntou documentos. A decisão em Id 27654530 indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a inclusão na lide de Murilo Pereira Neto, titular da marca NEOMM NÚCLEO DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS DE MARINGÁ. MURILO PEREIRA DE MELO apresentou contestação em Id 36084274. Arguiu preliminar de falta de interesse de agir da parte autora quanto aos processos ns 912260386 e 912260653 (classe 41) e aos processos 912260513 e 912260602 (classe 44), tendo em vista que houve indeferimento administrativo à corré. Alegou, ainda, requer desinteresse processual e ilegitimidade passiva no que se refere ao registro 912260440, da marca “PPV”, na classe 44 e ao registro 912260424, da marca “NEON BR”, na classe 43. No mérito, argumentou com a improcedência da ação quanto à nulidade dos registros 912260440 (PPV– classe 44) e 912260424 (NEOM RB – classe 43) e a condenação dos Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. As partes foram instadas à especificação de provas (Id 37266007). O INPI manifestou desinteresse pela produção de provas (Id 37518424). O corréu Murilo Pereira de Melo requereu o julgamento antecipado da lide (Id 37851526). A corré Paula Pileggi Vinha requereu a produção a produção de provas testemunhal e documental e depoimento pessoal (Id 37867208). A parte autora apresentou réplica em Id 38155841. Requereu a produção de provas documental, testemunhal e pericial técnica na área de publicidade e propaganda, bem como o depoimento pessoal da corré (Id 38156356 e Id 44549312). Decisão saneadora em Id 243713829. Foram afastadas as preliminares arguidas, a exceção da aventada falta de interesse de agir, a ser analisada com o mérito. Foram deferidas as provas documental e pericial e indeferidas as provas orais. A corré apresentou quesitos e indicou assistente técnico (Id 252308208). A parte autora formulou quesitos e apresentou assistente técnico (Id 252336009). O INPI manifestou desinteresse em apresentar quesitos e assistente técnico (Id 253348771). Em Id 255759639, foram juntados a estimativa de honorários e o currículo da Perita nomeada. A autora comprovou o depósito dos honorários pericias (Id 257150323). Documentos juntados pela parte autora em Id 265682145. A corré impugnou a juntada dos documentos, requerendo seu desentranhamento (Id 270220769), o que foi indeferido em Id 284859466. Manifestou-se a corré sobre os documentos, em Id 289202665. Laudo pericial em Id 357121447. O INPI manifestou ciência (Id 359301991). A parte autora apresentou manifestação e parecer crítico em Id 359674215. Decorreu “in albis” o prazo para manifestação da parte ré. A Perita apresentou esclarecimentos em Id 367255385. Expedido ofício de pagamento dos honorários periciais (Id 371424577). Informado o cumprimento em Id 375379224. O despacho Id 584692179 determinou a remessa dos autos à REDE 4.0 e a intimação das partes para manifestação discordante, se o caso. Silentes as partes. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. O art. 5º, XXIX, da Constituição Federal assegura, nos termos e nas condições da lei, a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Para regulamentar o aludido inciso, foi editada a Lei n. 9.279/96, dispondo sobre os direitos e obrigações concernentes à propriedade industrial, cujo artigo 122 prevê serem suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Dentre os signos não registráveis, segundo disposto no artigo 124 da Lei de Marcas e Patentes, encontra-se a “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (inc. XIX). Cabe ao INPI regulamentar o procedimento de registro de marca, já estabelecendo a lei o panorama geral do processo administrativo. Com o registro válido, o titular adquire a propriedade da marca, e com ele o seu uso exclusivo no território nacional (art. 129), garantindo-se, contudo, o direito de precedência à pessoa de boa fé que usava, há pelo menos 6 (seis) meses da data do depósito, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Nos casos em que o registro seja concedido em desacordo com as disposições legais, sua nulidade pode ser declarada administrativamente, de ofício ou a requerimento do interessado, no prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de expedição do certificado de registro (art. 169), ou judicialmente, em ação de nulidade proposta ou pelo INPI ou por qualquer interessado (art. 173), dentro do prazo de 5 (cinco) anos da concessão do registro (art. 174). Na presente demanda, os Autores requerem a suspensão/nulidade dos pedidos de registro nos Processos ns. 912260386 (NEOM RB); 912260424 (NEOM RB); 912260440 (PPV); 912260513 (NEOM RB); 912260602 (APNUS NEOM RB) e 912260653 (APNUS NEOM RB), depositados pela Ré em 06/02/2017, alegando que são os legítimos titulares do direito de exclusividade dessas marcas, em virtude de serem usuários anteriores de boa-fé. De início, observo a inexistência de preclusão à invocação do direito de precedência na via judicial para quem não o exerceu na esfera administrativa. Nesse sentido, destaco as seguintes ementas (g.n.): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COISAS. MARCA. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS. RECURSO DE VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA. - EPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A ANÁLISE DE REQUISITOS DE CESSÃO E PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX E XXIII, E 129, § 2º, DA LEI Nº 9.279/1996. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO ANTERIOR PELA AUTORA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AOS ARTS. 124, 127 E 129 DA LEI Nº 9.279/1996. DIREITO DE PRECEDÊNCIA EXERCÍVEL JUDICIALMENTE. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser afastada quando o Tribunal de origem se manifesta sobre as questões suscitadas de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte, não havendo que se falar em omissão ou contradição. A pretensão de reexame de provas por meio dos embargos declaratórios não caracteriza vício sanável por esta via, tratando-se de inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A análise da validade da cessão do direito de precedência ou do uso anterior de marca, bem como a ocorrência de julgamento contrário às provas dos autos, demandam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não se configura o dissídio jurisprudencial quando o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de decretação judicial de nulidade de registro de marca com base em direito de precedência, mesmo que não alegado na esfera administrativa, conforme a Súmula 83/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência não alegado na esfera administrativa, não havendo se falar em preclusão da discussão. 5. A verificação da aplicabilidade dos incisos XIX e XXIII do art. 124 da Lei nº 9.279/1996 e a aferição da colidência entre marcas, por demandarem a análise de aspectos fáticos e de similaridade para constatar a possibilidade de confusão ou associação, encontram óbice na Súmula 7/STJ. 6. A competência do Poder Judiciário para analisar a nulidade de registros de marcas, ainda que com base em direito de precedência, está em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), e a anulação de registro não implica automaticamente no direito ao registro da parte autora, mas apenas na invalidação do registro anterior. 7. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos. (STJ, REsp 2006998 / PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO (1156), T3 - TERCEIRA TURMA, Publicação: DJEN 30/10/2025) DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. REGISTRO DE MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. NULIDADE DE REGISTRO POSTERIOR. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo, declarando a nulidade dos registros das marcas “Vida Homem” e “Vida Homem Saúde Sexual Masculina”, com fundamento no direito de precedência previsto no art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996. 2. A autora, empresa atuante no ramo de serviços médicos e análises clínicas desde 2012, comprovou o uso anterior dos sinais distintivos e sustentou a nulidade dos registros deferidos ao corréu. 3. A sentença reconheceu o direito de precedência da autora e declarou a nulidade dos registros marcários concedidos ao segundo réu. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento judicial da nulidade de registro de marca com fundamento no direito de precedência, mesmo após a concessão do registro e sem oposição administrativa; (ii) saber se o direito de precedência exige comprovação de má-fé do titular do registro posterior; (iii) saber se houve preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do direito de precedência; e (iv) saber se o efetivo uso das marcas pelo titular registral afasta a nulidade reconhecida na sentença. III. Razões de decidir 5. O art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996 assegura o direito de precedência ao utente de boa-fé que comprove uso anterior da marca por, no mínimo, seis meses antes do depósito do pedido de registro, mitigando o sistema atributivo marcário. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento judicial da nulidade do registro com fundamento no direito de precedência, mesmo após a concessão administrativa, não havendo preclusão pelo não exercício de oposição na via administrativa. 7. O dispositivo legal não condiciona o exercício do direito de precedência à comprovação de má-fé do titular do registro posterior, bastando a demonstração do uso anterior de boa-fé. 8. No caso concreto, restaram comprovados a boa-fé, a anterioridade mínima de seis meses e a efetiva exteriorização do uso comercial dos sinais distintivos pela autora desde 2012. 9. O corréu não comprovou uso efetivo das expressões registradas, utilizando-se de marca diversa em língua estrangeira, o que afasta a proteção pretendida quanto aos sinais objeto da controvérsia. 10. O acolhimento da tese recursal implicaria restrição indevida ao acesso à jurisdição, em afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988. IV. Dispositivo e tese 11. Apelações desprovidas. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. O direito de precedência previsto no art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996 pode ser reconhecido judicialmente, mesmo após a concessão do registro e independentemente de oposição administrativa. 2. O exercício do direito de precedência não exige comprovação de má-fé do titular do registro posterior, bastando a demonstração de uso anterior de boa-fé por, no mínimo, seis meses. 3. A ausência de uso efetivo do sinal distintivo pelo titular registral afasta a proteção marcária pretendida.” (TRF-3, ApCiv - 5012791-26.2020.4.03.6100, 1ª Turma, Relator Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Publicação: DJEN Data: 28/04/2026) Os pedidos de ns 912260386 (NEOM RB) e 912260653 (APNUS NEOM RB), formulados pela corré, foram indeferidos administrativamente em 24/07/2018, por reproduzirem elemento distintivo da marca “NEOMM NÚCLEO DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS DE MARINGÁ”, objeto de registro anterior, em violação ao art. 124, XIX da LPI. Logo, não há interesse processual da parte autora em requerer a sua suspensão ou anulação. O mesmo ocorre quanto aos pedidos de marca dos processos nos 912260513 e 912260602, os quais foram indeferidos por reproduzir ou imitar registros de terceiros (Ids 22622466 e 22622478). Assim, há que ser acolhida a preliminar arguida de carência de ação da parte autora, no tocante ao pedido de anulação dos processos de ns 912260386, 912260653, 912260513 e 912260602, ante o indeferimento administrativo dos registros. Passo à análise do pleito autoral quanto aos registros deferidos à ré Paula Pileggi Vinha, nos processos n. 912260424 (NEOM RB) e n. 912260440 (PPV). Infere-se dos documentos juntados pela ré em Id 22622456 que: i) o pedido n. 912260424, referente à marca “NEOM RB”, na classe de serviços n. 43, especifica os seguintes serviços: “Alimentação natural, macrobiótica [preparação de alimentos para consumo]; Assessoria, consultoria e informação relativa à produção de alimento; Assessoria, consultoria e informação técnica em serviço de alimentação;”, entre outros; ii) o pedido n. 912260440, referente à marca “PPV”, na classe de serviços n. 44, assinala os seguintes serviços: “Assistência médica; Enfermagem [médica]; Serviços de clínica médica; Alimentação natural, macrobiótica [serviços médicos de nutrição]; Assessoria, consultoria e informação em assistência médica, prestada por médicos e outros especialistas da área médica; Assessoria, consultoria e informação em nutrição; Assessoria, consultoria e informação médica; Assessoria, consultoria e informação na área médica; Assessoria, consultoria e informação no campo da saúde e da medicina; Assessoria, consultoria e informação sobre cuidados médicos; Assessoria, consultoria e informação sobre suplementos dietéticos e nutrição; Assessoria, consultoria e informações sobre medicina, assistência médica e odontológica; Consultas médicas [serviços médicos]; Nutricionista [serviço de -]; Orientação nutricional; Aconselhamento em questões de saúde; Serviços de clínica médica; Serviços de saúde; serviços de medicina alternativa;”, entre outros. Referidos pedidos foram depositados em 06/02/2017, os despachos de deferimento foram publicados na Revista da Propriedade Industrial n. 2481, de 24/07/2018 e as concessões dos registros foram publicadas na RPI n. 2495 de 30/10/2018. Conforme informou o INPI não houve oposição dos autores nem de terceiros. Como bem pontuou o INPI, em sua contestação, a hipótese dos autos é dotada de forte peculiaridade, visto que a corré Paula Pileggi Vinha é médica e irmã do autor Pedro Pileggi Vinha, cirurgião dentista. Além da relação parental, ambos foram sócios da empresa Apnus Neom-BR Clínica Médica e Odontológica Ltda, no período de 05/12/2013 a 27/03/2015 (Id 9938325). Após a alteração do quadro societário, com a saída da corré, houve a alteração do nome empresarial da aludida empresa para APNUS NEOM-RB CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA – EPP e também de sua atividade econômica para serviços de odontologia com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos. Porém, conforme se colhe dos elementos dos autos, apesar da separação da sociedade, ambos os irmãos continuaram utilizando as marcas objeto do litígio. É certo que, em havendo exploração concomitante de sinais idênticos ou semelhantes para identificação de produtos ou serviços semelhantes ou afins, o direito de precedência, como exceção ao direito de anterioridade, garante a preferência na proteção marcaria daquele que a explore há mais tempo. No caso, ante a pretérita relação empresarial entre as partes e do uso concomitante das marcas, entendo que a questão de direito privado envolvendo aparente disputa pela titularidade dos signos deve ser dirimida perante o Juízo competente, eis que não é possível identificar pelos elementos dos autos qual das partes seria responsável pela criação. Ainda no tocante à precedência, são relevantes os esclarecimentos apresentados pela Perita na manifestação em Id 367255385, no sentido de que tanto o autor Pedro Pileggi Vinha quanto a ré Paula Pileggi Vinha, enquanto sócios da Apnus Neom-BR Clínica Médica e Odontológica Ltda. usavam conjuntamente a expressão NEON-BR. Logo, ambos poderiam exercer a precedência, nos termos do artigo 129, §1º da LPI. Além disso, a sigla PPV não se trata de exclusividade do autor, eis que corresponde às iniciais de ambos os nomes. Em razão da separação das atividades empresariais, a ré providenciou o registro da marca junto ao INPI, de modo que milita em seu favor o princípio da anterioridade, já que não caberia, em principio, imputar-lhe a má-fé. No tocante à incidência dos incisos V e XXIII, do artigo 124, da LPI, é relevante anotar a possibilidade de conveniência pacífica entre as marcas. Conforme constou do laudo pericial em Id 357121447 a autora NEOM-SP Educação e Pesquisa em Saúde Ltda. obteve a concessão dos registros de marca n. 914890158 - NEON RB e n. 926739000 - NEOMSP, ambas na classe NCL(11) 41, de modo que o registro concedido à parte autora, não foi obstado pelo prévio registro da marca da ré (n. 912260424 - “NEOM RB”, classe NCL(11) 43). Embora não seja objeto de discussão nos autos, é relevante anotar que a cotitularidade dos registros passou a ser aceita após a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, em outubro de 2019, com a regulamentação de tal instituto pela Portaria INPI n. 08/2022, nos seguintes termos: Art. 43. O regime de cotutilaridade em registros de marca permite a anotação de mais de um titular ou requerente por registro ou pedido de registro de marca. (...) Art. 50. Serão conhecidos a oposição, a petição de nulidade administrativa ou o requerimento de caducidade ainda que apresentados por apenas um dos cotitulares do registro ou pedido de registro em que se baseiam as alegações. (...) Art. 51. O direito de precedência ao registro de marca será reconhecido quando um dos requerentes atender aos requisitos estabelecidos na lei nº 9.279, de 1996. (...) Art. 57. Ressalvadas as hipóteses previstas no art. 50, os atos previstos na lei nº 9.279,de 1996, referentes a registros ou pedidos de registro de marca, deverão ser praticados conjuntamente por todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores, ou por procurador único, com poderes para representar todos e devidamente qualificados. No presente caso, a parte autora não demonstrou a autoria exclusiva da marca. Destarte o direito de precedência da marca registrada é presumidamente comum às partes litigantes, de modo que o princípio da anterioridade favorece a parte ré. Nesse sentido, a propósito, já decidiu o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região na ementa em destaque: APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO. ALEGAÇÃO DE DIREITO DE PRECEDÊNCIA. ART. 124, §1º, DO CPC. ATUAÇÃO DO AUTOR NA EMPRESA RÉ, PERTENCENTE À SUA GENITORA. EXPLORAÇÃO CONJUNTA DO SINAL MARCÁRIO PELAS PARTES DESDE SUA CRIAÇÃO. DISPUTA SURGIDA APÓS DESAVENÇAS FAMILIARES. DIREITO DE PRECEDÊNCIA NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. COTITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CRIAÇÃO DA MARCA PELO REQUERENTE. PREVALÊNCIA DO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. - A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXIX, estabelece que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à proteção das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos”. A lei nº 9.279/1996, em consonância com a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), da qual o Brasil é signatário, regula o Sistema de Propriedade Industrial, garantindo proteção aos direitos relativos à propriedade industrial por meio de concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. - A efetivação do direito à proteção das marcas se dá por meio do registro (sistema atributivo) junto ao órgão competente (Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI) e da garantia de exclusividade, e se justifica em razão da relevância econômica que esse bem imaterial possui, capaz de agregar ao valor objetivo de um determinado produto ou serviço aspectos sociais e emocionais, provenientes de sua identificação com o consumidor ao longo do tempo. Portanto, a marca não se restringe ao signo que a identifica, mas à sua efetiva capacidade de singularizar um produto ou serviço a ela associado, sendo esse o fundamento a justificar sua proteção, que será conferida àquele que primeiro efetuar o depósito do pedido de registro junto ao INPI (princípio da anterioridade). - O direito de precedência é uma exceção ao princípio da anterioridade. Para seu reconhecimento, exige-se que a utilização da marca ocorra de boa-fé, ou seja, que o usuário não tenha estabelecido disputa prévia sobre a marca junto ao INPI, ou ainda que não haja pedido em seu nome arquivado ou registro extinto. É necessária ainda a demonstração do uso há mais de 6 meses da data do depósito, de sinal igual ou parecido ao que é objeto do registro em disputa, para identificação de seus produtos ou serviços, idênticos ou semelhantes aos oferecidos pelo titular do pedido ou do registro no INPI. Finalmente, deve o requerente comprovar a existência de pedido (posterior) de registro da marca, em seu nome, para que então lhe seja conferido o direito de precedência em relação ao requerimento prévio de terceiros. - No caso dos autos, a parte autora alega que a marca “Ópticas Brasil Gaido” vinha sendo utilizada conjuntamente com a empresa ré, pertencente à sua genitora, até que desavenças levaram à separação das atividades. A empresa ré teria então depositado a marca junto ao INPI sem sua anuência, razão pela qual ajuizou a presente ação buscando a anulação do registro, com o reconhecimento do direito à precedência, com fundamento no art. art. 124, §1º, da Lei nº 9.279/1996. Subsidiariamente, pretende que seja reconhecido o direito à cotitularidade da marca. - O que se depreende dos fatos narrados, é que a marca sob disputa foi criada em agosto de 2017 para exploração conjunta do sócio administrador da empresa autora com seus familiares de modo que pudessem encerrar os contratos de franquia até então existentes, reduzindo, com isso, os custos com royalties e taxas de publicidade próprias dessa modalidade negocial. Mensagens trocadas entre as partes indicam que a própria empresa autora foi criada com esse propósito, com posterior ampliação desse modelo de negócio para as demais unidades que integravam a empresa ré, de titularidade de sua genitora. Portanto, não há que se falar em precedência no uso da marca pela parte autora, já que desde o início, sua criação teve por finalidade o uso conjunto entre o administrador da empresa autora e a empresa ré, devendo prevalecer o princípio da anterioridade. Quanto ao pedido de cotitularidade, além da ausência de comprovação de que o pedido tenha sido levado à apreciação do INPI, faltam elementos indispensáveis ao reconhecimento do direito, como a demonstração de que a marca tenha sido efetivamente criada pela parte autora, ainda que em conjunto com a titular do registro, ou, alternativamente, a anuência da parte ré em relação ao pedido. -Recurso não provido. (TRF-3, ApCiv - 5007292-90.2022.4.03.6100, 2ª Turma, Relator Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Publicação DJEN em 15/09/2025) Por conseguinte, tenho que não restou demonstrada qualquer nulidade ou irregularidade no procedimento de registro das marcas da ré, razão pela qual deverão ser mantidos. Ante o exposto, julgo: a) extinto o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação aos processos ns 912260386, 912260653, 912260513 e 912260602; b) IMPROCEDENTE o pedido formulado quanto aos processos ns. 912260424 e 912260440, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré, pro rata, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (retificado em Id 11829795), nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Custas processuais recolhidas parcialmente em Id 9938703 e Id 11830111. Advindo o trânsito em julgado, devolvam-se ao Juízo de Origem. Publique-se. Intimem-se. REDE 4.0, na data desta assinatura eletrônica. LUÍS GUSTAVO BREGALDA NEVES 12º Juiz Federal da Rede de Apoio 4.0