5016865-21.2023.4.03.6100

PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual APELAÇÃO CÍVEL 198 Nº 5016865-21.2023.4.03.6100 RELATOR: AUDREY GASPARINI APELANTE: BRUNO TACILLO DE NOVAES ALVES, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES - SP236795-A ADVOGADO do(a) APELADO: ARIANE ROBERTA DOS SANTOS - SP260087-A ADVOGADO do(a) APELADO: EDNEY B SAMPAIO DUARTE JUNIOR - SP195722-A ADVOGADO do(a) APELADO: GIULIA DERACHI SILVA ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES - SP236795-A APELADO: ARPEM PARTICIPACOES E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA., BRUNO TACILLO DE NOVAES ALVES, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL RELATÓRIO ARPEM PARTICIPACOES E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA., ajuizou perante a 1ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP, ação de procedimento comum cível em face de BRUNO TACILLO DE NOVAES ALVES e do INPI, objetivando a anulação do ato administrativo que deferiu o registro da marca "POPSKULL", de titularidade do 1º réu, e a nulidade do indeferimento do pedido de registro de marca "SKULL" de titularidade da parte autora. A decisão de 1º grau concluiu pela procedência do pedido, entendendo que a decisão proferida no procedimento administrativo demonstrou inconsistência, pois permitiu convivência entre marcas capazes de causar confusão no público consumidor e desconsiderou a afinidade do segmento mercadológico, bem como a anterioridade da marca "KING SKULL". Apela o INPI, pugnando pelo convívio possível entre as marcas, ao fundamento de que não há qualquer tipo de imitação ou reprodução por parte da marca da apelante que possa causar confusão aos consumidores. Pleiteia a exclusão de sua condenação em honorários, sob argumento de que atua como interveniente obrigatório. Apela também o corréu Bruno, aduzindo que não há risco de confusão entre as marcas uma vez inexistente sobreposição de mercado e que tanto os sinais marcários quanto as atividades econômicas são diversas. Com contrarrazões (ID 342988727), vieram os autos a esta Corte. É o relatório. VOTO O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco: Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e por Bruno Tacillo de Novaes Alves em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível Federal de São Paulo/SP que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do registro da marca “POPSKULL” (nº 909728461), de titularidade do segundo apelante, considerando a anterioridade da marca “KING SKULL” (nº 906791952), concedida à empresa autora, Arpem Participações e Comércio de Bebidas Ltda. Ressalta, a e. Relatora, em seu voto, que a prova pericial produzida nos autos apontou para a afinidade mercadológica existente entre os produtos vinculados às marcas em disputa (chocolates, sorvetes, bolos e iogurtes), fazendo com que o público alvo, os canais de distribuição e as formas de apresentação dos produtos coincidam. Com isso, o elemento comum "SKULL" possuiria relevância distintiva suficiente para induzir o consumidor médio a erro, fazendo-o crer se tratar de variações de produtos de um mesmo fornecedor, especialmente diante da semelhança ideológica entre os sinais "KING SKULL" e "POPSKULL". Conclui, ao final, que a concessão do registro da marca "POPSKULL" contraria o disposto no artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, razão pela qual está negando provimento ao recurso, mantendo assim a nulidade do registro da marca “POPSKULL” reconhecida pela sentença recorrida. Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora por entender possível a coexistência das marcas envolvidas. No que concerne especificamente à proteção conferida às marcas, observo que sua efetivação se dá por meio do registro (sistema atributivo) junto ao órgão competente (Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI) e da garantia de exclusividade, e se justifica em razão da relevância econômica que esse bem imaterial possui, capaz de agregar ao valor objetivo de um determinado produto ou serviço aspectos sociais e emocionais, provenientes de sua identificação com o consumidor ao longo do tempo. Portanto, a marca não se restringe ao signo que a identifica, mas à sua efetiva capacidade de singularizar um produto ou serviço a ela associado, sendo esse o fundamento a justificar sua proteção, que será conferida àquele que primeiro efetuar o depósito do pedido de registro junto ao INPI (princípio da anterioridade). A exclusividade para uso da marca ficará restrita ao âmbito do segmento econômico de atuação do requerente (princípio da especialidade). Para tanto, o INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), que atualmente subdivide produtos e serviços em 45 classes (1 a 34 para produtos, e 35 a 45 para serviços), conforme suas características. Será possível a coexistência de marcas idênticas, desde que os produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades distintas. Exceção a esse princípio é a denominada “marca de alto renome”, assim considerada a marca registrada cujo status, decorrente da elevada reputação junto ao mercado, autoriza sua proteção em todas as classes (art. 125, da Lei nº. 9.279/1996). À semelhança das marcas, ainda que o registro ocorra em classes diversas, a correlação entre os produtos e serviços previstos nessas classes, bem como a atuação das empresas em áreas afins, imporiam a proteção da empresa detentora do primeiro registro. Embora seja possível a utilização de qualquer sinal (nomes, desenhos, palavras, numerais, letras, etc.) para identificação de produtos ou serviços, a legislação brasileira confere proteção apenas aos sinais distintivos visualmente perceptíveis (art. 122, da Lei nº. 9.279/1996), sendo estes, portanto, suscetíveis de registro como marca. De outro lado, a mesma Lei 9.279/1996 elenca em seu art. 124, sinais que não serão passíveis de registro, seja por razões voltadas à proteção do interesse público, seja para a preservação do interesse de terceiros. Dada a relevância do referido dispositivo, eis a íntegra de sua redação: Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. Considerados os elementos que formam a marca, ela poderá ser apresentada nas formas (i) “nominativa”, quando se constituir apenas por expressão escrita, textual, com palavras ou combinação de letras e algarismos, sem vinculação a elementos gráficos (fonte, cor, estilo, etc.), (ii) “figurativa”, apresentando exclusivamente símbolo ou imagem tratada graficamente, (iii) “mista”, composta pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou ainda (iv) “tridimensional”, constituída pelo formato do objeto (forma plástica), desde que distinto da forma inerente à sua própria natureza. Outra classificação relevante diz respeito ao grau de distintividade da marca, ou à capacidade de se diferenciar, do ponto de vista fonético, gráfico e ideológico, de outras marcas que identifiquem produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, afastando a possibilidade de confusão ou associação equivocada pelo consumidor. O direito à exclusividade de uso só será garantido às marcas capazes de individualizar um serviço ou produto de outros de natureza idêntica, sem que haja colidência entre termos ou signos já registrados. Traçadas essas linhas gerais acerca da matéria, verifico, no caso dos autos, que a parte autora, Arpem Participações e Comércio de Bebidas Ltda, atuante no comércio de bebidas e alimentos, pretende a anulação do registro da marca “POPSKULL”, de titularidade do corréu Bruno Tacillo de Novaes Alves, em razão de uma suposta colidência com a anterioridade “KING SKULL”, de titularidade também da empresa autora. Ambas foram depositadas na Classe (NCL) 30, da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, tendo como produtos assinalados, bolos, sorvetes, chocolate e iogurtes, de onde se depreende, inicialmente, a identidade mercadológica em que se colocam as marcas mencionadas. Isso, contudo, não é suficiente para garantir a exclusividade do registro precedente. Da análise de similaridade entre as marcas envolvidas, extrai-se, inicialmente, que a anterioridade “KING SKULL” foi depositada na forma nominativa, recebendo proteção em relação à denominação em si, considerados os aspectos verbais e fonéticos. Já o sinal “POPSKULL” foi depositado na forma mista, recaindo, a exclusividade, sobre um conjunto mais amplo de elementos, entre os quais aspectos relacionados ao tratamento gráfico dado ao sinal reivindicado. Mesmo em uma análise limitada à apresentação verbal ou fonética, entendo que não há semelhanças entre os sinais apontados. A única similaridade decorre da utilização do elemento estrangeiro comum “SKULL” (crânio/caveira), de baixo poder distintivo na formação das marcas. Eventual exclusividade dificilmente recairia sobre esse elemento de forma isolada, o que aliás ocorreu quando do noticiado indeferimento, pelo INPI, do depósito dessa expressão como marca nominativa (id 342988581), decisão que considero acertada. Aliás, o registro, em casos similares, tem sido aceito apenas para depósitos apresentados para a forma figurativa ou mista. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: DIREITO INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MARCA NOMINATIVA "ROCKY". AMBAS AS MARCAS ESTÃO INSERIDAS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. INSUFICIENTE DISTINTIVIDADE. CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE. APELO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. para registrar a marca mista "ROCKY" (nº 918.878.632), indeferindo, porém, o pedido de registro da marca nominativa "ROCKY" (nº 840.667.531). A ação visava a nulidade do indeferimento dos pedidos de registro pela autarquia INPI, sob alegação de conflito com marca registrada anteriormente pela Rocky Brands US, LLC para a marca mista "ROCKY". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O primeiro ponto de divergência é reconhecer que o caso pressupõe o reexame necessário, visto que a sentença decretou a nulidade de ato administrativo indeferitório de registro de marca. 3. O segundo ponto de divergência é no sentido de manter o indeferimento do registro para a marca nominativa "ROCKY", da apelante, como restou consignado na sentença, a qual deverá ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Resta claro que os registros anulandos e o registro anterior da apelada buscam assinalar produtos afins oferecidos no mesmo segmento de mercado - vestuário e calçados -, razão pela qual afasta-se a incidência do princípio da especialidade. 5. A marca nominativa "ROCKY" não possui distintividade suficiente frente à marca mista "ROCKY", registrada anteriormente para produtos semelhantes, o que pode gerar confusão ou associação indevida pelo público consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Voto no sentido de divergir do Relator para conhecer da remessa necessária, negando-lhe provimento, bem como negar provimento à apelação, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de indeferimento do pedido de registro nº 918.878.632, para a marca mista "ROCKY, bem como que entendeu pela irregistrabilidade da marca nominativa "ROCKY", registro nº 840.667.531. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencidos o relator e o Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, conhecer da remessa necessária e lhe negar provimento e negar provimento ao recurso, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF2 , Apelação Cível, 5004234-62.2023.4.02.5101, Rel. WANDERLEY SANAN DANTAS , 2a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, julgado em 24/09/2024, DJe 09/10/2024) Observando as marcas em sua totalidade, os sufixos que as integram conferem características bastante diversas, seja foneticamente (“POP” X “KING”), seja do ponto de vista semântico (“caveira popular” X “caveira rei”), ganhando, nesse espectro, aliás, sentidos diametralmente opostos. Essa disparidade já é suficiente para afastar a alegação de que haveria, no presente caso, reprodução de sinal previamente registrado. Mas vale observar ainda que a apresentação da marca “POPSKUL” na forma mista amplia ainda mais essa diferenciação, na medida em que a proteção recai sobre um sinal muito mais específico, já que gravado por aspectos figurativos (tipografia, layout, identidade visual, etc.) inexistentes na anterioridade apontada. Ademais, é preciso considerar que para os produtos assinalados na Classe (NCL) 30, o que será mais determinante no momento da aquisição, pelo consumidor, é o apelo visual (embalagem, desenhos, cores), ao que a marca mista prepondera em relação à forma nominativa. Portanto, uma perspectiva global do conjunto dos elementos que integram as referidas marcas revela a ausência de similaridade entre os sinais reclamados. E como consequência do elevado grau de distintividade, está a possibilidade de coexistência das marcas sem risco de que os consumidores associem equivocadamente um produto a uma marca diversa, ainda que de natureza semelhante. Mesmo havendo perícia concluindo pela existência de risco ao consumidor, entendo que no presente caso deve prevalecer a análise realizada pelo corpo técnico do INPI. Ampliar demasiadamente a proteção marcária resultaria, nesse caso, em afronta à livre iniciativa, em clara ofensa aos princípios gerais da atividade econômica, estampados no art. 170 da Constituição, em especial os da livre concorrência e da defesa do consumidor. Diante do exposto, e respeitados os posicionamentos em sentido contrário, voto por DAR PROVIMENTO aos recursos. É como voto. CARLOS FRANCISCO Desembargador Federal VOTO Sob os seguintes fundamentos, foi proferida a decisão de 1º grau: "ARPEM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA., devidamente qualificada na petição inicial, ajuizou ação ordinária sob o rito comum em face de BRUNO TACILLO DE NOVAES ALVES e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, objetivando provimento jurisdicional que declare a nulidade do registro da marca "POPSKULL", nº 909728461, de titularidade do primeiro réu, e a nulidade do indeferimento do pedido de registro da marca "SKULL", nº 917918967, de titularidade da autora, ambos relativos à classe 30 da NCL. Sustenta a autora que a marca "POPSKULL" colide frontalmente com o sinal anteriormente registrado "KING SKULL", de sua titularidade, sendo vedado, nos termos do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial, o registro de sinais que reproduzam ou imitem marca alheia em produtos afins, suscetíveis de causar confusão ou associação indevida. Alega, ainda, que o próprio INPI, em outras situações, reconheceu o caráter distintivo de suas marcas, tendo atuado de forma contraditória ao conceder o registro ao réu e indeferir o registro da marca "SKULL", da própria requerente. Pleiteia, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do registro impugnado e a concessão provisória do seu pedido de registro. A inicial foi instruída com os documentos. O pedido de tutela foi indeferido (ID 290105978). O réu Bruno Tacillo de Novaes Alves apresentou contestação (ID 290105978), na qual suscitou, em preliminar, sua legitimidade processual passiva, alegando que, embora o registro da marca "POPSKULL" tenha sido originalmente concedido à pessoa jurídica da qual era o único sócio, tal empresa foi extinta em 11/01/2023, sendo ele o sucessor legítimo do ativo marcário, cuja transferência para seu nome pessoal estaria em andamento. Sustentou que a extinção da pessoa jurídica não extingue o direito à marca, devendo ser reconhecida sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, defendeu a regularidade do registro da marca "POPSKULL", alegando a inexistência de risco de confusão com a marca "KING SKULL", de titularidade da autora, diante da ausência de afinidade mercadológica, do distinto público-alvo e da diferenciação gráfica, fonética e ideológica entre os sinais. Afirmou que a marca "POPSKULL" foi concebida de forma original, voltada para o público infanto-juvenil, e associada à ideia de "picolé caveira", com identidade visual própria, não sendo suscetível de causar confusão com produtos do segmento de bebidas, nos quais atua a autora. Requereu, ao final, a improcedência integral da demanda. O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI apresentou manifestação nos autos (ID 294798715), na qual, preliminarmente, sustentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 175 da Lei nº 9.279/96, por atuar como assistente processual obrigatório em ações de nulidade de registro de marca, e não como parte adversa, tendo em vista que os efeitos jurídicos diretos do ato administrativo recaem exclusivamente sobre o titular do registro. No mérito, defendeu a regularidade dos procedimentos administrativos, a ausência de colidência entre as marcas em questão e a autonomia técnica da autarquia para decidir sobre os pedidos de registro, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. O feito foi saneado por decisão no ID 297962938. Foram reconhecidas a regularidade formal da relação processual e a necessidade de produção de prova pericial técnica, tendo sido nomeada a perita Vivian Barbosa Viana Feitosa. O pedido de prova oral formulado pelo réu foi indeferido. Posteriormente, foi deferida a gratuidade da justiça ao réu Bruno (ID 310025583). Foi elaborado laudo pericial (ID 324094493), do qual constam conclusões no sentido de que os sinais em disputa compartilham elementos comuns, especialmente o termo "SKULL", sendo passíveis de associação ou confusão pelo consumidor médio. Apontou-se que o indeferimento do pedido da marca "SKULL" da autora ocorreu com fundamento em registro anterior de sua própria titularidade, o que se revela tecnicamente inadequado. Apontou-se ainda a incoerência do INPI ao permitir a coexistência de marcas com o elemento comum "SKULL" na classe 30, o que difere do entendimento aplicado em outras classes, como 29, 32 e 33, onde foi reconhecida a exclusividade da autora sobre tal elemento. Após a juntada do laudo técnico, o réu Bruno Tacillo de Novaes Alves apresentou manifestação (ID 324666797), na qual reiterou os argumentos já expostos na contestação, notadamente quanto à ausência de similitude entre as marcas quanto ao logotipo e ao público-alvo. Enfatizou que, conforme apontado pela própria perita judicial, não há comprovação documental de direito de precedência pela autora. Ressaltou, ainda, que a classe 30, objeto da controvérsia, permite a coexistência de marcas compostas pelo elemento "SKULL", conforme entendimento adotado em diversos registros anteriormente concedidos pelo INPI, inclusive destacando a existência da marca "BLACK SKULL" em nome de terceiro. O INPI, por sua vez, por meio da Procuradoria Federal, apresentou manifestação (ID 326794248) na qual limitou-se a tomar ciência do conteúdo do laudo pericial, reiterando os termos das manifestações anteriores, sem apresentar impugnações adicionais ao conteúdo técnico. Já a parte autora, ARPEM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA., apresentou impugnação ao laudo pericial (ID 327195065), requerendo a formulação de sete quesitos complementares à perita. Argumentou que o histórico de decisões administrativas do INPI revela tratamento desigual entre as classes NCL 29, 32 e 33 -- nas quais foi reconhecida a exclusividade da marca "SKULL" em favor da autora -- e a classe NCL 30, objeto do presente feito, em que tal exclusividade foi ignorada. Apontou, ainda, a inconsistência do indeferimento do registro da marca "SKULL" na classe 30, especialmente diante da coexistência com a marca "KING SKULL", de sua própria titularidade, e com o posterior registro de "POPSKULL" por terceiro. A impugnação sustenta que tal contradição configura erro técnico-administrativo apto a justificar a revisão judicial do ato. A resposta aos quesitos complementares (ID 329392644) reiterou tais conclusões e reforçou a inexistência de convivência pacífica das marcas na classe 30, bem como a divergência administrativa como elemento central a ser sanado judicialmente. Por fim, houve expedição de alvará para pagamento dos honorários periciais (ID 334136555). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Regularmente instruído o feito, com a produção da prova pericial e as manifestações das partes devidamente apresentadas, não havendo outras provas a serem colhidas ou diligências pendentes, declaro encerrada a fase instrutória. De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo INPI. Em demandas que visam à anulação de ato administrativo de registro de marca, a presença da autarquia é imprescindível, justamente por ser o órgão responsável pelo ato impugnado. A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), em seu art. 175, expressamente determina que o INPI deve intervir no feito, sendo, pois, parte legítima para integrar o polo passivo da ação judicial de nulidade. A controvérsia nos autos cinge-se à validade do ato administrativo que concedeu o registro da marca "POPSKULL" (nº 909728461), de titularidade do corréu Bruno Tacillo de Novaes Alves, bem como à legalidade do indeferimento do pedido de registro da marca "SKULL" (nº 917918967), formulado pela autora, ambos no âmbito da classe internacional 30 da NCL. Sustenta a autora que houve violação ao disposto no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, por suposta colidência dos sinais com marca anteriormente registrada de sua titularidade ("KING SKULL"), além de contradição nas decisões administrativas do INPI em relação à exclusividade do termo "SKULL". De outro lado, os réus defendem a legitimidade dos atos administrativos impugnados, a regularidade da concessão do registro e a ausência de risco de confusão ou associação indevida entre os sinais em disputa. Com base no laudo pericial e nas respostas aos quesitos complementares, concluiu-se que há similaridade relevante entre os sinais "POPSKULL", "KING SKULL" e "SKULL", com possibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, especialmente em razão da identidade de classes (NCL 30), da afinidade mercadológica dos produtos envolvidos e da presença do elemento comum "SKULL" nos três sinais. A perícia técnica também apontou inconsistência nos critérios adotados pelo INPI, destacando que, enquanto nas classes NCL 29, 32 e 33 a exclusividade da marca "SKULL" foi reconhecida em favor da autora, na classe 30 o mesmo entendimento não foi aplicado, resultando na coexistência indevida de registros conflitantes. Ademais, verificou-se que o indeferimento do pedido de registro da marca "SKULL", de titularidade da autora, teve como fundamento, contraditoriamente, a anterioridade da marca "KING SKULL" (da própria autora) e da marca "POPSKULL" (registrada posteriormente por terceiro), o que, segundo a expert, configura erro técnico-administrativo suscetível de correção judicial. A propósito, a possibilidade de ocorrência de associação indevida ou confusão entre marcas deve ser analisada individualmente, considerando as particularidades de cada caso concreto. Nesse contexto, a doutrina tem se dedicado a estabelecer critérios interpretativos que auxiliem na aplicação da norma legal, visando garantir a efetiva proteção aos sinais distintivos e a preservação da lealdade concorrencial. Acerca da matéria vale colher o escólio de João da Gama Cerqueira, que propõe três princípios fundamentais para aferir a existência de erro ou confusão entre marcas, os quais servem como balizas na análise comparativa dos sinais e na identificação de possíveis prejuízos ao público consumidor ou ao titular do direito marcário: 1º, as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra; 2º, as marcas dever ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças; 3º, finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes. Proibindo o Código o registro de marca que constitua imitação de outra já registrada que possa induzir o comprador em erro ou confusão, daí decorre outro princípio: quem tem que decidir da possibilidade de confusão deve colocar-se na posição de consumidor eventual, levando em conta, ainda, a natureza do produto. Estes princípios podem resumir-se numa regra geral, que vem a ser a seguinte: a possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual. (Tratado da Propriedade Industrial . Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2010, vol. II, tomo II, p. 50/51). Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola, em estudo fundamentado no direito comparado, na doutrina especializada e na jurisprudência pátria e estrangeira, propuseram sete critérios para a avaliação da possibilidade de confusão entre marcas. Nesse intuito criaram um conjunto de parâmetros denominado de "Teste 360º": I. Grau de distintividade intrínseca das marcas; II. Grau de semelhança das marcas; III. Legitimidade e fama do suposto infrator; IV. Tempo de convivência das marcas no mercado; V. Espécie dos produtos em cotejo; VI. Especialização do público-alvo; e VII. Diluição. (O Teste 360º de Confusão de Marcas, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nº 132, set/out de 2014, p. 14/22). De acordo com os autores, nenhum dos critérios deve prevalecer isoladamente sobre os demais, de modo que a análise isolada de qualquer um deles não é suficiente para confirmar ou afastar a existência de conflito entre as marcas em questão. (...) O grau de relevância de cada item do teste só poderá ser sopesado pelo examinador diante do caso concreto (op. cit., pág. 17 ). A presente demanda versa sobre pedido de nulidade administrativa da marca "POPSKULL" (proc. INPI nº 909728461), formulado pela titular da marca "KING SKULL" (proc. INPI nº 906791952), com base na alegação de anterioridade, afinidade mercadológica e risco de confusão entre os sinais. A Lei nº 9.279/96 (LPI), que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, é clara ao vedar, em seu artigo 124, inciso XIX, o registro como marca de sinal que constitua imitação ou reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia registrada, aplicada a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação indevida. "Art. 124. Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia." A partir do texto legal, extraem-se os critérios que impedem o registro de uma marca, tais como: a) a imitação ou reprodução, total ou parcial, de marca já registrada, ainda que com acréscimos; b) a utilização de designação idêntica, semelhante ou relacionada a produto ou serviço existente; e c) a possibilidade de coexistência entre marcas que possa gerar confusão ou induzir o consumidor em erro. Assim, para que se configure a infração marcária, não basta apenas a existência de semelhança entre os sinais distintivos ou a afinidade entre as atividades desenvolvidas. É imprescindível que essa coexistência seja capaz de provocar confusão no público consumidor ou causar prejuízo ao titular da marca anteriormente registrada, caracterizando, assim, prática de concorrência desleal. Anterioridade e Afinidade Mercadológica Ficou amplamente comprovado, por meio do laudo pericial, que a marca KING SKULL foi requerida em 23/09/2013, enquanto a marca POPSKULL somente em 24/07/2015, o que confere à autora prioridade temporal. Ademais, ambas as marcas estão registradas na mesma Classe Internacional 30, voltada para produtos comestíveis, como chocolates, sorvetes, bolos e iogurtes, o que evidencia clara afinidade mercadológica, conforme definido pelo Manual de Marcas do INPI. O laudo pericial ainda destacou que há coincidência de público-alvo, canais de distribuição, modo de utilização e grau de atenção, reforçando o risco de confusão no mercado. A análise técnica reconheceu, inclusive, que as marcas "KING SKULL", "POPSKULL" e "SKULL" evocam ideia semelhante, podendo configurar variações de uma mesma marca. Risco de Confusão e Impressão Global Embora o INPI tenha decidido pela possibilidade de convivência, com base na suposta distintividade gráfica e fonética dos sinais, a realidade de mercado exige avaliação mais criteriosa do ponto de vista do consumidor médio. Cabe frisar que o risco de confusão não se limita à análise isolada dos elementos visuais ou fonéticos, mas à impressão global que o conjunto da marca causa no público. Nesse contexto, é pertinente aplicar o "Teste 360º de Confusão" (Cabral e Mazzola), o qual, ao avaliar elementos como grau de distintividade, semelhança, sobreposição de público, e coexistência no mercado, aponta de forma inequívoca que há risco concreto de associação indevida entre as marcas, especialmente pela presença do elemento comum "SKULL", associado a nomes genéricos ("POP", "KING"), cuja utilização já foi reconhecida como passível de associação em outras marcas (ex: POPGELATO x KING GELATO; POPBRAHMA x KING BRAHMA). Direito de Precedência No tocante ao direito de precedência, previsto no art. 129, §1º, da LPI, é incontroverso que a parte autora não apresentou documentação comprobatória de uso anterior à data do depósito da marca POPSKULL. Assim, não há como acolher tal argumento como fundamento autônomo para a nulidade. Contudo, o direito de precedência não se sobrepõe ao exame do art. 124, XIX, que exige apenas demonstração de anterioridade registral e risco de confusão -- o que foi amplamente demonstrado. Divergência de Entendimento do INPI Nota-se que o laudo também expôs incoerência no tratamento do elemento "SKULL" por parte do INPI, permitindo a convivência entre marcas semelhantes na Classe 30, mas negando-a em outras classes, como 32. Essa postura do INPI demonstra inconsistência administrativa e fragiliza a confiabilidade do critério utilizado para indeferimento da nulidade e indica que o caso exige análise judicial mais rigorosa, pautada na proteção ao consumidor e à lealdade concorrencial. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com base no laudo técnico apresentado, para declarar a nulidade do registro da marca "POPSKULL" (INPI nº 909728461), por violação ao artigo 124, inciso XIX, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), considerando: i) a anterioridade da marca "KING SKULL" (proc. nº 906791952), registrada na mesma classe e segmento; ii) a identidade e afinidade dos produtos; iii) a semelhança ideológica entre as marcas e o consequente risco de associação indevida por parte do consumidor; iv) o risco concreto de confusão, demonstrado por meio de perícia técnica e da prática de mercado. Determino que o INPI proceda ao cancelamento do registro da marca "POPSKULL", com as devidas anotações de praxe, em observância aos princípios da boa-fé, proteção ao consumidor e da concorrência leal. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas ex lege. Condeno as rés, pro rata, ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.500,00, em favor do advogado do autor. Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se.." A controvérsia cinge-se à verificação de colidência entre as marcas "KING SKULL" e "POPSKULL", ambas inseridas na classe NCL 30, bem como à possibilidade de condenação do INPI em honorários advocatícios. A autora sustenta que detém anterioridade sobre o sinal distintivo "KING SKULL", requerido em 23/09/2013, e que a concessão posterior da marca "POPSKULL", em 24/07/2015, viola o disposto no artigo 124, XIX da Lei nº 9.279/96, por imitar ou reproduzir elemento essencial de marca alheia para produtos idênticos ou afins, gerando risco de confusão ou associação indevida no mercado consumidor. Assim dispõe o mencionado artigo 124, XIX: Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; A concessão do registro de marca deve levar em consideração o atendimento aos requisitos elencados na Lei nº 9.279/96, cabendo ao profissional examinador a análise técnica sobre sua viabilidade, levando em consideração as normas e legislação pertinentes. Cabe à autarquia registraria, a partir de seu corpo de servidores capacitados, obedecido o devido processo legal administrativo, emitir decisões após uma sequência de atos públicos e legais. A necessidade de respeito às decisões de caráter técnico das agências reguladoras, acentuadamente complexas e que trazem consequências sistêmicas subjacentes à regulação econômica, demandando trato especializado e qualificado, redunda na limitação do Poder Judiciário de interferir no mérito, estando restrito ao exame da legalidade e observância formal do procedimento. Nesse sentido, já decidiu a Suprema Corte: "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA. PRÁTICA LESIVA TENDENTE A ELIMINAR POTENCIALIDADE CONCORRENCIAL DE NOVO VAREJISTA. ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A capacidade institucional na seara regulatória, a qual atrai controvérsias de natureza acentuadamente complexa, que demandam tratamento especializado e qualificado, revela a reduzida expertise do Judiciário para o controle jurisdicional das escolhas políticas e técnicas subjacentes à regulação econômica, bem como de seus efeitos sistêmicos. 2. O dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa na (i) falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados e (ii) possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa. 3. A natureza prospectiva e multipolar das questões regulatórias se diferencia das demandas comumente enfrentadas pelo Judiciário, mercê da própria lógica inerente ao processo judicial. 4. A Administração Pública ostenta maior capacidade para avaliar elementos fáticos e econômicos ínsitos à regulação. Consoante o escólio doutrinário de Adrian Vermeule, o Judiciário não é a autoridade mais apta para decidir questões policêntricas de efeitos acentuadamente complexos (VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: An institutional theory of legal interpretation. Cambridge: Harvard University Press, 2006, p. 248-251). 5. A intervenção judicial desproporcional no âmbito regulatório pode ensejar consequências negativas às iniciativas da Administração Pública. Em perspectiva pragmática, a invasão judicial ao mérito administrativo pode comprometer a unidade e coerência da política regulatória, desaguando em uma paralisia de efeitos sistêmicos acentuadamente negativos. 6. A expertise técnica e a capacidade institucional do CADE em questões de regulação econômica demanda uma postura deferente do Poder Judiciário ao mérito das decisões proferidas pela Autarquia. O controle jurisdicional deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014; RE 636.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RMS 27.934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; ARE 968.607 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016; RMS 24.256, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 18/10/2002; RMS 33.911, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016. 7. Os controles regulatórios, à luz do consequencialismo, são comumente dinâmicos e imprevisíveis. Consoante ressaltado por Cass Sustein, "as normas regulatórias podem interagir de maneira surpreendente com o mercado, com outras normas e com outros problemas. Consequências imprevistas são comuns. Por exemplo, a regulação de novos riscos pode exacerbar riscos antigos (...). As agências reguladoras estão muito melhor situadas do que os tribunais para entender e combater esses efeitos" (SUSTEIN, Cass R., "Law and Administration after Chevron". Columbia Law Review, v. 90, n. 8, p. 2.071-2.120, 1990, p. 2.090). 8. A atividade regulatória difere substancialmente da prática jurisdicional, porquanto: "a regulação tende a usar meios de controle ex ante (preventivos), enquanto processos judiciais realizam o controle ex post (dissuasivos); (...) a regulação tende a utilizar especialistas (...) para projetar e implementar regras, enquanto os litígios judiciais são dominados por generalistas" (POSNER, Richard A. "Regulation (Agencies) versus Litigation (Courts): an analytical framework". In: KESSLER, Daniel P. (Org.), Regulation versus litigation: perspectives from economics and law, Chicago: The University of Chicago Press, 2011, p. 13). 9. In casu, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, após ampla análise do conjunto fático e probatório dos autos do processo administrativo, examinou circunstâncias fáticas e econômicas complexas, incluindo a materialidade das condutas, a definição do mercado relevante e o exame das consequências das condutas das agravantes no mercado analisado. No processo, a Autarquia concluiu que a conduta perpetrada pelas agravantes se enquadrava nas infrações à ordem econômica previstas nos artigos 20, I, II e IV, e 21, II, IV, V e X, da Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste). 10. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE detém competência legalmente outorgada para verificar se a conduta de agentes econômicos gera efetivo prejuízo à livre concorrência, em materialização das infrações previstas na Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste). 11. As sanções antitruste, aplicadas pelo CADE por força de ilicitude da conduta empresarial, dependem das consequências ou repercussões negativas no mercado analisado, sendo certo que a identificação de tais efeitos anticompetitivos reclama expertise, o que, na doutrina, significa que "é possível que o controle da "correção" de uma avaliação antitruste ignore estas decisões preliminares da autoridade administrativa, gerando uma incoerência regulatória. Sob o pretexto de "aplicação da legislação", os tribunais podem simplesmente desconsiderar estas complexidades que lhes são subjacentes e impor suas próprias opções" (JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros - SBDP, 2016, p. 152-155). 12. O Tribunal a quo reconheceu a regularidade do procedimento administrativo que impusera às recorrentes condenação por práticas previstas na Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste), razão pela qual divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o reexame dos fatos e provas, o que não se revela cognoscível em sede de recurso extraordinário, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. 13. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (RE 1083955 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 06-06-2019 PUBLIC 07-06-2019)." No caso presente, a prova pericial produzida (IDs 342988697 e 342988711) aponta para a afinidade mercadológica existente entre os produtos abrangidos pelas marcas em disputa - chocolates, sorvetes, bolos e iogurtes -, bem como a coincidência de público alvo, canais de distribuição e formas de apresentação dos produtos. O laudo técnico, elaborado por perito judicial, imparcial e equidistante, foi categórico ao afirmar que o elemento comum "SKULL" possui relevância distintiva suficiente para induzir o consumidor médio a erro, especialmente diante da semelhança ideológica entre "KING SKULL" e "POPSKULL". Ainda, merece especial atenção a constatação pericial de que, embora os termos "POP", "KING" e "SKULL" possam, isoladamente, ser considerados de uso comum no mercado e coexistirem pacificamente em diferentes registros, a sua combinação dentro de um mesmo conjunto marcário, especialmente na mesma classe de produtos, adquire relevância distintiva capaz de induzir o consumidor médio a perceber tais sinais como "variações de uma mesma marca". Isso ocorre porque, na ótica do público, a repetição de um elemento central -- no caso, "SKULL" -- associado a outros qualificadores simples e igualmente comuns, tende a criar uma associação mental direta entre os sinais, sugerindo que se trata de diferentes linhas, versões ou extensões de um mesmo portfólio de produtos. Tal percepção é reforçada quando as marcas disputam o mesmo segmento mercadológico, compartilham canais de distribuição e apresentam afinidade na natureza e uso dos produtos, como verificado nos autos. Nessas circunstâncias, a junção dos elementos comuns não apenas mantém o núcleo distintivo, mas também potencializa o risco de confusão ou associação indevida, configurando hipótese típica de colidência marcária vedada pelo art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial. Portanto, acertado o juízo de primeiro grau ao entender pela ilegalidade do ato de deferimento da marca posterior "POPSKULL", uma vez que incorre na vedação constante do artigo 124, XIX, da mencionada lei de regência, consideradas a semelhança dos elementos nominativos principais das marcas em questão, bem como a afinidade mercadológica dos produtos oferecidos, ambas abrangendo produtos alimentícios de origem vegetal ou processados a partir deles. A proibição descrita no inciso supra, como já dito, tem por finalidade obstar a ocorrência de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, não sendo necessária a prova de que consumidores específicos tenham sido enganados. Na mesma linha de orientação, trago julgados desta Corte: "REGISTRO DE MARCA. ANTERIORIDADE REGISTRAL. COLIDÊNCIA. MESMO SEGMENTO DE ATUAÇÃO. NOMES SEMELHANTES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. O registro de uma marca se dá por meio de procedimento legal pelo qual uma empresa ou indivíduo obtém a exclusividade do uso de uma marca específica, seja um nome, logotipo, slogan ou outro símbolo distintivo, para identificar seus produtos ou serviços no mercado. O indeferimento da realização de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que os demais documentos apresentados nos autos possibilitaram a formação do convencimento do juízo monocrático sem a necessidade de elaboração de laudo pericial. A marca que a autora pretende registrar, "Alfa Brasil", de fato possui elementos nominais que se confundem com o dos apelados, além de atuarem no mesmo seguimento de mercado (ensino). O que se observa, na verdade, é que mesmo os elementos gráficos são semelhantes, e, pelo nome e segmento de atuação das empresas, o registro da marca "Alfa Brasil" seria apto a causar confusão entre o público consumidor. O fato de, anteriormente, o INPI ter aprovado outros registros, não significa que deva também aprovar o da apelante, posto que as regras a serem seguidas encontram-se previstas na Lei nº9729 de 1996. Apelação não provida. (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002021-82.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 29/08/2024, DJEN DATA: 04/09/2024); DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. "HALTEN" X "ALTEN". COLIDÊNCIA ENTRE OS ELEMENTOS NOMINATIVOS. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. REPRODUÇÃO DE MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA, SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO. ART. 124, XIX, DA LPI. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Pretende a autora a condenação do INPI a conceder o registro da marca mista "Halten Tecnologia", voltando-se contra o ato de indeferimento de registro fundado na colidência desta com a marca "Alten". 2. Ante a evidente colidência entre os elementos nominativos principais das marcas em questão ("Halten" e "Alten") e a afinidade mercadológica dos serviços prestados por ambas as empresas, correta a sentença de improcedência do pedido, uma vez que a marca da autora configura reprodução de marca alheia anteriormente registrada, suscetível de causar confusão (art. 124, XIX, da LPI). 3. Honorários advocatícios devidos pela apelante majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/2015. 4. Apelação não provida. (TRF-3 - ApCiv: 50031224620204036100 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 29/03/2023)". Ademais, a perícia identificou inconsistências na atuação do INPI, que reconheceu exclusividade do termo "SKULL" para a autora em outras classes, mas não na classe 30, permitindo a concessão de registro colidente. A prova pericial e os elementos fáticos demonstram que houve incongruência na atuação do INPI, que adotou critérios distintos para situações substancialmente semelhantes, gerando insegurança jurídica e violando o princípio da isonomia. De se ressaltar, ainda, as considerações constantes da própria peça de apelação do INPI (ID 342988724): "Em que pese exista uma grande facilidade em verificar a possibilidade de confusão ou associação para serviços idênticos, os mesmos também se manifestam no caso de produtos de espécies distintas, quando guardam entre si, características semelhantes ou estreita relação. Nesse ponto é que se constata que os produtos assinalados pelo sinal marcário da Apelada, são idênticos aos produtos assinalados pela marca da Apelante, senão vejamos: A marca da empresa Apelante assinala bolos, sorvetes, chocolate e iogurtes, já a marca que a Apelada entende que deveria impedir o registro da marca da ré-apelante assinala bolos, chocolates, sorvetes e iogurtes. Logo, resta claro que todos os itens assinalados pela marca da ré-apelante, também foram assinalados pela marca da autora-apelada. " Assim, constatada a inconsistência das decisões administrativas objeto destes autos, impõe-se a reforma, para que se reconheça a nulidade do registro "POPSKULL" e se restabeleça a coerência e uniformidade na aplicação da Lei de Propriedade Industrial. Quanto à condenação do INPI ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC e da jurisprudência do STJ, que admite tal condenação quando a atuação da autarquia contribui para a necessidade da demanda, ainda que sua intervenção seja obrigatória, também há que ser mantida a sentença neste ponto. Dessa forma, havendo motivos para a declaração de nulidade da decisão proferida no procedimento administrativo nº 909728461, de ser mantida a sentença proferida em 1º grau, para declarar a nulidade do registro "POPSKULL" e determinar seu cancelamento pelo INPI. Ante o insucesso dos recursos interpostos, observados os parâmetros de razoabilidade quanto à parte vencida e mostrando-se apto a remunerar o trabalho do procurador em proporção à complexidade do feito, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 10%, acrescendo-se tal montante ao valor já estabelecido na origem. Diante do exposto, nego provimento aos recursos. É o voto. EMENTA DIREITO EMPRESARIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MARCA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DAS MARCAS “KING SKULL” E “POPSKULL”. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA ESPECIALIDADE. DISTINTIVIDADE DOS SINAIS. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade do registro da marca “POPSKULL”, de propriedade do réu, em razão da anterioridade da marca “KING SKULL” (nº 906791952), pertencente à parte autora. 2. A sentença concluiu pela existência de possibilidade de confusão entre os sinais distintivos, diante da afinidade mercadológica dos produtos assinalados e da presença do elemento comum “SKULL”, reconhecendo violação ao art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996. 3. Os apelantes sustentam a inexistência de risco de confusão ou associação indevida entre as marcas, afirmando que os sinais possuem suficiente grau de diferenciação para coexistirem no mercado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as marcas “KING SKULL” e “POPSKULL”, destinadas a identificar produtos inseridos no mesmo segmento mercadológico, apresentam grau de semelhança apto a ensejar confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996; e (ii) saber se o princípio da anterioridade impede o registro da marca “POPSKULL” em razão da existência do registro anterior da marca “KING SKULL”. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A proteção marcária decorre do registro perante o INPI e assegura ao titular o uso exclusivo do sinal distintivo no âmbito do segmento econômico correspondente, observados os princípios da anterioridade e da especialidade. 6. Embora ambas as marcas tenham sido depositadas na Classe 30 da Classificação Internacional de Nice e identifiquem produtos afins, a identidade mercadológica não conduz, por si só, ao reconhecimento de colidência marcária. 7. A marca “KING SKULL” foi registrada na modalidade nominativa, enquanto a marca “POPSKULL” foi registrada na modalidade mista, circunstância que amplia os elementos distintivos protegidos no segundo sinal. 8. O elemento comum “SKULL” possui reduzida força distintiva quando analisado isoladamente. A proteção marcária não recai automaticamente sobre tal expressão de forma autônoma, especialmente diante do indeferimento administrativo de pedido de registro nominativo correspondente. 9. Os elementos “KING” e “POP” conferem identidade fonética, gráfica e semântica própria a cada sinal distintivo. As expressões produzem impressões de conjunto distintas e afastam a caracterização de reprodução ou imitação de marca anteriormente registrada. 10. A análise global dos sinais evidencia elevado grau de diferenciação entre as marcas, inexistindo similaridade suficiente para induzir o consumidor médio a erro ou associação indevida quanto à origem empresarial dos produtos. 11. A apresentação da marca “POPSKULL” na forma mista reforça sua individualização, em razão dos elementos figurativos, gráficos e visuais inexistentes na marca nominativa anteriormente registrada. 12. Em produtos inseridos na Classe 30, os aspectos visuais relacionados à embalagem, à identidade gráfica e à apresentação comercial assumem relevância na percepção do consumidor, o que contribui para a distinção entre os sinais examinados. 13. Ainda que a perícia tenha apontado risco de confusão, prevalece a conclusão técnica adotada pelo INPI quanto à registrabilidade da marca “POPSKULL”, diante da inexistência de colidência marcária apta a justificar a anulação do registro concedido. 14. A ampliação indevida da exclusividade marcária, em hipóteses de sinais suficientemente distintos, compromete os princípios da livre concorrência, da livre iniciativa e da defesa do consumidor previstos no art. 170 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recursos providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, reconhecendo a validade do registro da marca “POPSKULL”. Invertidos os ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “1. A identidade ou afinidade mercadológica dos produtos não é suficiente, por si só, para impedir o registro de marca, sendo indispensável a demonstração de risco efetivo de confusão ou associação indevida. 2. A utilização de elemento comum de reduzida força distintiva não caracteriza reprodução ou imitação de marca anteriormente registrada quando o conjunto marcário apresenta identidade própria. 3. A análise global dos aspectos fonéticos, gráficos, semânticos e visuais pode revelar a possibilidade de coexistência de marcas destinadas ao mesmo segmento econômico. 4. A proteção marcária deve ser compatibilizada com os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 170; Lei nº 9.279/1996, art. 122; Lei nº 9.279/1996, art. 124, XIX; Lei nº 9.279/1996, art. 125. Jurisprudência relevante citada: TRF2, Apelação Cível nº 5004234-62.2023.4.02.5101, Rel. Wanderley Sanan Dantas, 2ª Turma Especializada, Rel. para Acórdão Des. Fed. Flavio Oliveira Lucas, julgado em 24/09/2024, DJe 09/10/2024. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a Segunda Turma decidiu, por maioria, dar provimento aos recursos, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Carlos Francisco, acompanhado pelos votos da senhora Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo e do senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos ; vencidos os senhores Desembargadores Federais Audrey Gasparini (relatora) e Alessandro Diaferia, que lhe negavam provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. CARLOS FRANCISCO Relator do Acórdão