5005500-27.2025.8.13.0105

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Justiça de Primeira Instância Comarca de Governador Valadares / 1ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares Rua Juiz de Paz José de Lemos, 537, Vila Bretas, Governador Valadares - MG - CEP: 35030-260 PROCESSO Nº: 5005500-27.2025.8.13.0105 CLASSE: [CÍVEL] PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ASSUNTO: [Desenho Industrial, Liminar] AUTOR: CONAIR CORPORATION CPF: não informado RÉU: DERMYLIFE LTDA CPF: não informado e outros DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por CONAIR CORPORATION em face de DERMYLIFE LTDA e DERMY COMÉRCIO LTDA. A autora narra ser titular do registro de Desenho Industrial BR 302016000714-4, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 04/07/2017 e relativo à configuração aplicada em aparelho alisador de cabelos, materializado na prancha BABYLISSPRO NANO TITANIUM OPTIMA 3000. Sustenta que as rés vêm importando, expondo à venda, comercializando e mantendo em estoque o produto denominado CHAPINHA NANO TITANIUM PRO750, o qual reproduz integralmente ou imita de forma substancial o seu desenho industrial, incorrendo em violação aos direitos de propriedade industrial e prática de concorrência desleal (ID 10403255042). Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as demandadas postularam a produção de prova pericial técnica em desenho industrial, prova testemunhal e depoimento pessoal. A parte autora, por sua vez, pugnou pela realização de perícia técnica especializada em propriedade industrial para confronto do produto com o registro do INPI e requereu a juntada de documentos complementares. Verifica-se que a controvérsia instaurada não comporta julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355 do Código de Processo Civil, diante da patente necessidade de dilação probatória técnica sobre a existência ou não de contrafação. Passa-se, portanto, à prolação da presente decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. As preliminares suscitadas em sede de contestação não comportam acolhimento. No tocante à ilegitimidade passiva ad causam arguida pelas rés, cumpre registrar que o ordenamento jurídico confere proteção ampla e autônoma ao titular do desenho industrial registrado, reprimindo tanto a fabricação desautorizada quanto os atos subsequentes de introdução e circulação da mercadoria no comércio. Nesse viés, o art. 42 da Lei nº 9.279/1996, aplicável subsidiariamente ao desenho industrial por força do art. 109, parágrafo único, do mesmo diploma, assegura ao titular o direito exclusivo de impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o objeto protegido sem o seu consentimento. Ademais, o art. 188, inciso I, da Lei de Propriedade Industrial tipifica expressamente a conduta de quem vende, expõe à venda, tem em estoque ou oculta produto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado ou imitação substancial apta a induzir em erro o público consumidor. Assim, a empresa que importa, distribui, oferta e comercializa produto supostamente contrafator responde de forma direta e autônoma pelas obrigações inibitórias e pelos eventuais danos decorrentes da concorrência desleal e da violação marcária ou de desenho industrial, sendo irrelevante que a concepção fabril originária tenha ocorrido por sociedade empresária sediada no exterior. Sobre a legitimidade decorrente da exploração e circulação de produtos sujeitos à tutela de propriedade industrial, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. LEGITIMIDADE ATIVA . PROTEÇÃO. LIMITES. 1. Aquele que se utiliza licitamente de desenho industrial para fabricar e comercializar produto detém legitimidade para propor ação indenizatória contra o contrafator, por violação à propriedade industrial ou por concorrência desleal . 2. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a inexistência de uma invenção patenteável - pressuposto lógico antecedente do respectivo registro - não há como suscitar a proteção da Lei de Propriedade Industrial. 3. Recurso especial a que se nega provimento . (STJ - REsp: 1132669 RS 2009/0062635-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2013) Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto à exigência de prestação de caução prevista no art. 83, caput, do Código de Processo Civil, suscitada pelas demandadas, melhor sorte não lhes assiste. O próprio Código de Processo Civil estabelece, no art. 83, § 1º, inciso I, que a caução não será exigida quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional do qual o Brasil faça parte. Na espécie, a autora é pessoa jurídica sediada nos Estados Unidos da América, país signatário da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 75.572/1975. Por sua vez, o art. 2º da referida Convenção Internacional consagra o postulado basilar do tratamento nacional e da reciprocidade, assegurando aos nacionais e às pessoas domiciliadas nos países da União a mesma proteção e os mesmos direitos concedidos pela legislação interna aos nacionais, sem a imposição de requisitos discriminatórios de domicílio ou garantias patrimoniais prévias para o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais possui entendimento consolidado acerca da desnecessidade de caução em hipóteses análogas: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . PRODUÇÃO DE PROVA. ACOLHIMENTO. EMPRESA ESTRANGEIRA COMO PARTE AUTORA. CAUÇÃO CORRESPONDENTE A CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . A decisão que indefere o pedido de produção de prova oral, testemunhal e pericial não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC ou em legislações extravagantes. 2. Nos termos do art . 83 do CPC, o estrangeiro que residir fora do Brasil prestará caução suficiente ao pagamento das custas e honorários de advogado da parte contrária nas ações de propuser, n caso de inexistência de bens imóveis no Brasil que lhe assegure o pagamento. 3. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que é dispensável a apresentação da caução nos casos em que ficar demonstrada a ausência de motivos que justifiquem o receio no tocante a responsabilização da parte demandante pelos ônus sucumbenciais. 4 . Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000221059819001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022) Assim, afasta-se a exigência de caução processual. Por fim, no que concerne à impugnação ao valor da causa, verifica-se que a autora atribuiu à demanda a quantia de R$ 200.000,00. As rés aduzem que o montante deveria englobar estimativa dos danos materiais e lucros cessantes. Todavia, a cumulação formulada pela requerente contempla obrigações cominatórias de abstenção, pleito de compensação por danos morais fixado na quantia de R$ 200.000,00 e pedido de indenização por perdas e danos materiais a ser oportunamente apurado em liquidação de sentença, nos moldes do art. 210 da Lei nº 9.279/1996. Em demandas em que a extensão dos prejuízos patrimoniais decorrentes de ilícito concorrencial depende de futura aferição documental e contábil, é admitida a formulação de pedido genérico de danos materiais com apuração em liquidação, mostrando-se escorreita a fixação do valor da causa com base no proveito econômico líquido e determinado correspondente à verba compensatória por dano moral requerida, exaurindo os parâmetros dos arts. 291 e 292, incisos V e VI, do Código de Processo Civil. Rejeita-se, portanto, a impugnação ao valor da causa. Enfrentadas as questões preliminares, passa-se ao saneamento e organização do processo. Com esteio no art. 357, inciso II, primeira parte, do Código de Processo Civil, fixam-se como questões de fato controvertidas sobre as quais recairá a atividade probatória: A existência de semelhança formal, imitação substancial ou reprodução entre o produto importado e comercializado pelas rés (CHAPINHA NANO TITANIUM PRO750) e o objeto do registro de Desenho Industrial BR 302016000714-4 de titularidade da autora (BABYLISSPRO NANO TITANIUM OPTIMA 3000), considerando-se as linhas estéticas, configuração plástica ornamental, formato das pás, canal traseiro, pega anatômica, sistema de travas e a impressão visual de conjunto causada ao público consumidor (ID 10403262340 e ID 10403255455). Dessa forma, a ocorrência de atos de concorrência desleal, consubstanciados no desvio indevido de clientela, aproveitamento parasitário da reputação e prestígio do produto da autora ou geração de risco de confusão e associação indevida de marcas e produtos no mercado de cosméticos e aparelhos profissionais de beleza. Observa-se, nesses termos, que a aferição do período e do volume quantitativo de produtos CHAPINHA NANO TITANIUM PRO750 importados, ofertados, armazenados e efetivamente comercializados pelas rés, inclusive em plataformas de comércio eletrônico, para fins de eventual apuração de perdas e danos na fase processual própria. A primeira questão de mérito a ser analisada cinge-se a perquirir a extensão e a eficácia da tutela jurídica conferida pelo registro de Desenho Industrial BR 302016000714-4 perante o INPI, à luz dos arts. 95, 108 e 109 da Lei nº 9.279/1996, definindo se a proteção à forma plástica ornamental e ao conjunto de linhas do aparelho alisador de cabelos obsta a reprodução substancial de seus elementos distintivos por concorrentes no mercado nacional (ID 10403262340). Cumpre analisar a incidência das vedações expressas nos arts. 187 e 188 da referida lei, que qualificam como ato ilícito a fabricação, importação, oferta e comercialização desautorizada de objeto que incorpore desenho industrial registrado ou imitação que induza o consumidor a erro ou confusão. A segunda questão reside em verificar a configuração de concorrência desleal e aproveitamento parasitário vedados pelos arts. 195, inciso III, e 209 da Lei nº 9.279/1996, examinando se a conduta das rés ao disponibilizar a CHAPINHA NANO TITANIUM PRO750 causou desvio fraudulento de clientela ou prejuízo à reputação comercial da marca e dos produtos da autora (ID 10403255042). Cumpre definir, ainda, a aplicabilidade da tese da presunção do dano moral (in re ipsa) decorrente da violação aos direitos de propriedade industrial, bem como os parâmetros legais de liquidação dos lucros cessantes insculpidos no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, caso reconhecido o dever indenizatório. Nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil, a distribuição do ônus probatório observará a regra geral estática disciplinada no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, inexistindo hipótese legal ou fática que autorize a sua dinamização ou inversão, tendo em vista que ambas as partes dispõem de plena capacidade técnica e processual para a produção dos elementos indispensáveis à demonstração de suas teses. Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a vigência e a higidez do registro do desenho industrial perante o INPI, a efetiva comercialização do produto apontado como contrafator pelas demandadas e a ocorrência de imitação substancial dos aspectos visuais que conferem distintividade ao seu aparelho alisador de cabelos, além dos elementos caracterizadores da concorrência desleal e do nexo causal com os prejuízos alegados. Por outro lado, cabe às partes rés comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral (art. 373, inciso II, do CPC ), incumbindo-lhes demonstrar que o produto CHAPINHA NANO TITANIUM PRO750 apresenta identidade plástica, funcional e ornamental autônoma, dotada de elementos visuais originais e suficientemente diferenciadores em relação ao desenho industrial da demandante, capazes de elidir qualquer risco de confusão perante o mercado consumidor. Nessa conjuntura, passa-se ao exame da admissibilidade dos meios de prova postulados pelos litigantes, nos termos do art. 357, inciso II, do Código de Processo Civil. A controvérsia central gravita em torno da aferição de eventual contrafação de desenho industrial e concorrência desleal na comercialização de aparelho alisador de cabelos. Trata-se de matéria que envolve o exame minucioso de elementos visuais, ornamentais e ergonômicos em confronto direto com o registro oficial concedido pelo INPI sob nº BR 302016000714-4 (ID 10403262340). Diante da necessidade de conhecimento técnico e científico especializado para confrontar a configuração plástica dos produtos e examinar a impressão visual global que eles produzem, defere-se a produção de prova pericial técnica, expressamente requerida por ambas as partes, com amparo no art. 464, caput, do Código de Processo Civil. Nomeio, portanto, GUILHERME AGUES EMERICK, perito de engenharia mecânica, vinculado ao Sistema AJ, devendo ser este intimado para, em 10 (dez) dias, dizer se aceita o munus, e, caso aceite, marcar dia e horário para início dos trabalhos periciais. Importa salientar que não existe perito cadastrado no sistema AJ na área específica de desenho industrial. No tocante ao pagamento dos honorários periciais, verifica-se que a prova técnica foi requerida por ambas as partes, circunstância que atrai a incidência do art. 95 do Código de Processo Civil. Assim, considerando que o encargo probatório interessa a ambos os litigantes, os honorários do perito judicial deverão ser adiantados de forma proporcional, mediante rateio entre as partes, cabendo a cada uma delas o pagamento de 50% (cinquenta por cento) da remuneração arbitrada ao expert. Caso aceito, INTIMEM-SE as partes nos termos do art. 465, §1º do CPC. Por outro lado, indefere-se a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal pleiteados pelas rés (ID 10597337626). Isso pois a aferição da identidade estética de desenho industrial e a ocorrência de contrafação dependem exclusivamente do cotejo do produto físico com o registro concedido pelo órgão oficial de propriedade industrial, consubstanciando fato que somente por documento e por exame pericial técnico pode ser adequadamente demonstrado, incidindo a vedação expressa do art. 443, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, a prova testemunhal revela-se inócua e impertinente para demonstrar a ausência de violação ornamental ou a alegada boa-fé subjetiva dos comerciantes, haja vista que a tutela inibitória e reparatória de direitos de exclusivo independe da perquirição de elemento anímico, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, com fundamento no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por fim, nos termos do princípio do contraditório e à vedação da decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se especificamente sobre a petição e o documento superveniente acostados pela autora, relativos à publicação da Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2895 noticiando o arquivamento definitivo do pedido de registro de Desenho Industrial nº BR 30 2023 006288 2. Intimem-se e cumpra-se. Governador Valadares, data da assinatura eletrônica. MARCO ANDERSON ALMEIDA LEAL Juiz de Direito MO 1ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares