5003465-62.2022.4.03.6103

PODER JUDICIÁRIO 1ª Vara Federal de São José dos Campos Rua Dr. Tertuliano Delphim Júnior, 522, Parque Residencial Aquarius, São José Dos Campos - SP - CEP: 12246-001 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5003465-62.2022.4.03.6103 AUTOR: MONTHAC MONTAGENS, DESENHOS E PROJETOS LTDA ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIO CESAR SIQUEIRA SOUZA GODOI - SP263076 ADVOGADO do(a) AUTOR: RODRIGO DO AMARAL FONSECA - SP210421-E REU: REINTECH INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA CONTROLE DA CONTAMINACAO LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) REU: JEFFERSON CANDIDO DE OLIVEIRA - SP267671 SENTENÇA Trata-se de demanda, com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora requer seja declarada inexistência de infração a patente, a anulação de decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, seja determinado à corré REINTECH Ltda que se abstenha de prestar informações inverídicas sobre o produto da parte autora e tomar medidas judiciais ou extrajudiciais para impedi-la de explorar seu produto economicamente, bem como pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais. Pede, ainda, a condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em sede de tutela, pleiteia a suspensão da eficácia da decisão do INPI, seja autorizada a continuar produzindo, usando e comercializando o produto, a suspensão do processo nº 1030952- 62.2020.8.26.0577, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, e de qualquer ação relacionada a este assunto, e seja determinado à corré que se abstenha de prestar informações inverídicas sobre o produto da parte autora, até o resultado de prova técnica pericial. Alega, em apertada síntese, que em 2019 efetuou pedido de registro de desenho industrial nº BR 302019003862-5 junto ao INPI. Contra este pedido foi oposto processo administrativo de nulidade pela corré REINTECH Ltda, a qual havia depositado em 2009 o pedido de patente nº MU 8903444-9. Narra que o órgão administrativo deu provimento ao requerimento de nulidade por infringência ao art. 95 da Lei nº 9.279/1996. Sustenta que o seu produto não reproduz todas as características do produto da parte ré, portanto, não pode ser considerada infratora da patente, fato que não foi observado na decisão prolatada pelo INPI. A parte autora apresentou emenda à inicial (ID 255469789), cujo recebimento deu-se com o ID 256014295. A tutela de urgência foi indeferida (ID 256583443). Houve interposição de recurso de agravo de instrumento, com provimento negado (ID 297543069) e com trânsito em julgado (ID 297543068). A parte autora apresentou pedido de reconsideração e juntou documentos (IDs 259504330 e seguintes). O referido pedido não foi conhecido (ID 259535558). Citada, a parte ré REINTECH INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA CONTROLE DA CONTAMINACAO LTDA apresentou contestação (ID 268911342). Pugna pela improcedência. A referida ré juntou, ainda, cópia do laudo produzido na demanda nº 1030952-62.2020.8.26.0577, como prova emprestada (ID 285492052). Após a citação, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI contestou. Preliminarmente, pede seu ingresso como litisconsórcio necessário especial (ID 304892675). Após intimação (ID 317127757), no mérito juntou parecer da área técnica da autarquia federal pela manutenção da nulidade do registro de desenho industrial (ID 327758182). A primeira corré informou o julgamento da demanda nº 1030952-62.2020.8.26.0577 e apresentou a sentença proferida no Juízo Estadual (ID 305042149). Réplica apresentada (ID 307507612). A parte autora se manifestou sobre o parecer técnico do INPI (ID 330485683). Instadas a se manifestarem sobre o interesse na produção de provas (IDs 317127757 e 330496285), o INPI informou não ter novas provas a produzir (ID 327758181 e 331191289), a corré reiterou as provas já apresentadas (IDs 331191289 e 332888467) e a parte autora pleiteou prova pericial (ID 333133457). Houve o deferimento da prova técnica e as partes foram intimadas a se manifestarem sobre a prova emprestada (ID 345799768). Opostos embargos declaratórios da ré (ID 349045064), após contrarrazões (ID 351833085), foram rejeitados (ID 354394115). As partes apresentaram quesitos e indicaram assistentes técnicos (IDs 349643395, 351827870, 351959767). Os quesitos foram parcialmente deferidos, nomeando-se perito (ID 354394115), que apresentou sua proposta de honorários (ID 354955008). A proposta de honorários foi impugnada pela parte autora (ID 360892991). Intimado, o perito readequou o valor (ID 364279260). Fixados em R$ 8.302,38, a parte autora foi intimada a depositar o referido valor (ID 370821897), cujo cumprimento ocorreu pelo ID 384185640. Os assistentes técnicos da parte autora juntaram parecer (ID 430008002). Laudo pericial juntado (ID 430030536). O INPI se manifestou e junto novo parecer (IDs 447877699 e 447877700). A parte ré impugnou (IDs 448006258, 448006268) e a parte autora concordou com o laudo pericial (IDs 448060778 e 448060780). Os quesitos complementares foram indeferidos, determinou-se o pagamento dos honorários e a manifestação do INPI sobre a notícia de deferimento de patente de modelo de utilidade sobre o mesmo objeto/produto litigioso (ID 505499951). A parte ré requereu a suspensão do feito, pois ajuizou ação de nulidade do modelo de utilidade BR 20 2020 008089 5 cuja patente fora deferida no curso da lide (ID 552129740). O INPI juntou parecer da área técnica sobre a patente de modelo de utilidade concedida à parte autora em relação ao mesmo objeto (ID 557403466). Os honorários periciais foram levantados, mediante transferência bancária eletrônica (ID 571124897). É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Os pedidos formulados nos itens nº 105 e 107 a 109 da petição inicial não são da competência da Justiça Federal, porquanto a causa é de natureza exclusivamente particular, sem interesse público federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da CRFB. A cumulação de demandas é vedada no artigo 327, §1º, inciso II, do CPC, mormente na hipótese dos autos, na qual se impugna o ato administrativo federal que declarou a nulidade. Desse modo, não conheço de tais pedidos, na forma do artigo 45, §2º, do estatuto processual. Não há prejudicialidade externa a justificar a suspensão do presente feito. Embora o “produto” seja o mesmo, o registro de desenho industrial e a patente de modelo de utilidade têm requisitos distintos e a autonomia entre os regimes de proteção permite sua análise sem qualquer dependência. Assim, indefiro o pedido da parte ré (ID 552129740). Passo a sentenciar o feito, nos termos do artigo 12, §2º, inciso VII, do Código de Processo Civil, combinado com a Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça, estabelecida e aprovada no 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário/Metas Nacionais para 2026. Presentes os pressupostos processuais e as condições para o exercício do direito de ação, passo ao exame de mérito. O pedido é improcedente. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial destina-se a fomentar o desenvolvimento tecnológico e econômico nacional e sua repercussão nas necessidades sociais, nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a qual prevê os seguintes instrumentos: Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal. VI – concessão de registro para jogos eletrônicos. (Incluído pela Lei nº 14.852, de 2024) São requisitos essenciais das patentes de invenção e de modelo de utilidade os previstos no artigo 8º da referida lei, os quais cito: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Já em relação ao registro de desenho industrial, os requisitos de registrabilidade estão previstos nos artigos 95 a 98 da Lei da Propriedade Industrial: Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99. § 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente. § 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12. Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos. Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. (destacamos) No presente feito, a parte autora MONTHAC MONTAGENS, DESENHOS E PROJETOS LTDA depositou seu pedido de registro de desenho industrial BR 30 2019 003862 5 na data de 21.08.2019, conforme relatório descritivo que acompanha o depósito (ID 255336524 – fls. 07/14). De forma automática (Lei nº 9.279/96, art. 106), o INPI concedeu o registro na data de 10.09.2019, segundo o certificado juntado (ID 255336513). No âmbito administrativo, o titular da Carta Patente nº MU 8903444-9, Carlos Eduardo Rein, então sócio da empresa ré REINTECH INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA CONTROLE DA CONTAMINACAO LTDA, apresentou pedido de nulidade do registro nº DI 30 2019 003862 5 (ID 255336543). Após contraditório (IDs 255336534 e 255336955), o INPI declarou a nulidade do registro de desenho industrial da parte autora (ID 255336966), acolhendo os pareceres da área técnica (IDs 268913509 e 268913514). Realizada perícia técnica por profissional nomeado por este Juízo Federal (ID 430030536), o perito descreveu os aspectos morfológicos e técnicos entre os objetos em disputa e concluiu (ID 430030536 – fl. 29): “Dessa forma, é possível concluir que, a partir da análise comparativa, há similaridade de finalidade (divisórias e portas vítreas para salas limpas) e de processo de fabricação nos dois objetos. Em relação aos aspectos ornamentais, os dois objetos diferem ligeiramente na porção inferior. Contudo, em relação à aplicação dos perfis nas obras, a solução da Autora trás melhorias que reduzem custos de instalação e remoção dos painéis, principalmente por usar o mesmo perfil para divisórias e portas, já que o formato integra funcionalmente o batente ao perfil, eliminando complementos que são necessários no perfil do MU 8903444-9, diferença funcional com reflexo em eficiência de instalação e manutenção. Sendo assim, após a análise técnica e o confronto sistemático dos elementos construtivos, verificou-se que o produto da Monthac não reproduz todas as características reivindicadas pelo MU 8903444-9, apresentando diferenças relevantes que trazem certa eficiência no processo. No tocante ao registro de Desenho Industrial (BR 302019003862-5), observa-se que este não apresenta aspectos ornamentais suficientes para sustentar a proteção a título de DI, já que, conforme dispõe o art. 95 da LPI, o desenho industrial deve resultar em “configuração plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores”. A análise técnica evidencia que as modificações introduzidas não se destinam a criar efeito estético distintivo, mas sim a resolver problemas de uso e fabricação dos quadros, configurando melhorias funcionais próprias de um Modelo de Utilidade, e não de um Desenho Industrial.” (destacamos) A conclusão do perito confirma a nulidade declarada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Não obstante a impugnação do laudo pela autarquia federal (ID 447877699), o resultado da perícia é inequívoco no sentido do impedimento do registro como desenho industrial, sem prejuízo da possibilidade de que o mesmo objeto seja patenteado como modelo de utilidade, o que acabou ocorrendo (ID 557403466 – fl. 06). Ainda que o MU BR 20 2020 008089 5 não seja objeto desta lide, o INPI apresentou parecer da área técnica expondo as razões pelas quais o mesmo produto pode ser patenteado como modelo de utilidade e não pode ser registrado como desenho industrial, cujos trechos pertinentes cito (ID 557403466 – fls. 01/04): “Entretanto, a proteção do registro de Desenho Industrial tem natureza distinta das patentes de modelo de utilidade, pois não considera melhoria funcional, materiais aplicados ou facilidade de instalação. O registro de desenho industrial protege a forma plástica ornamental do objeto, em sua configuração externa, sendo a forma analisada como um todo, a ornamentalidade deve preponderar sobre a melhoria prática. ... Por outro lado, no registro de desenho industrial o que é analisada é forma plástica, a configuração externa do BR 30 2019 003862-5, que neste caso se assemelha ao MU 8903444-9, já que justamente a face que fica externa ao usuário deveria apresentar tratamento ornamental original, mas não revela. Não há diferença significativa na forma global externa e visível, principalmente quando o produto é montado, conforme já elucidamos em parecer anterior. ...” (destacamos) Desta forma, após instalado o produto, não é perceptível aos olhos de quem vê qualquer distinção ou diferença entre os perfis, pois o dente prismático do perfil da parte autora é ocultado pelo piso e parede, tornando indistinguível o resultado final, no aspecto visual. Isto foi igualmente apontado no laudo pericial, item morfologia, na síntese comparativa (ID 430030536 – fl. 27): “Diferença:na parte inferior, o perfil Reintech (MU 8903444-9) possui dois dentes prismáticos com cavidade central, enquanto o perfil Monthac possui apenas um dente prismático. No produto final (instalado), a diferença da parte inferior é imperceptível, pois fica fixada contra piso e paredes.” (destaque nosso) Portanto, não há originalidade suficiente para a manutenção do registro de desenho industrial BR 30 2019 003862 5. A perícia realizada nos autos nº 1030952-62.2020.8.26.0577 da 2ª Vara Cível de São José dos Campos, juntada como prova emprestada, analisou comparativamente os perfis sob a ótica dos requisitos do modelo de utilidade, no contexto de pretensão inibitória e reparatória. Inclusive, o perito naquele feito afastou expressamente a análise dos aspectos de desenho industrial (ID 285492052 – fl. 18, quesito nº 5). Diante do exposto, julgo improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora a arcar com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 4.000,00, rateado entre os corréus, corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, haja vista a natureza da causa e o valor atribuído, de acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta sentença, sem requerimentos, arquivem-se os autos. Registrada neste ato. Publique-se. Intimem-se.