5000023-02.2024.4.03.6109

PODER JUDICIÁRIO 1ª Vara Federal de Piracicaba Avenida Mário Dedine, 234, Vila Rezende, Piracicaba - SP - CEP: 13405-270 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5000023-02.2024.4.03.6109 AUTOR: ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ADVOGADO do(a) AUTOR: JOSE CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL SENTENÇA Trata-se de ação ajuizada por ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA. em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, em que requer a anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de privilégio de invenção BR 10 2012 033354-6, intitulado “SISTEMA DE MONTAGEM PARA ÔNIBUS DE BRINQUEDO”, e a consequente concessão da carta-patente. Alega, em síntese, que depositou o referido pedido de privilégio de invenção em 27/12/2012. Sustenta que, apesar de o INPI ter reconhecido os requisitos de novidade e aplicação industrial, indeferiu o pleito sob o fundamento de falta de atividade inventiva, com base no art. 13 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI). A autora defende que a decisão administrativa foi equivocada, pois a sua invenção apresenta solução técnica distinta e não óbvia em comparação com as anterioridades apontadas pela autarquia (US 5.906.528, US 2007/0202773 e FR 2.468.393), que se destinam a propósitos diferentes, como explosão simulada, intercambialidade de peças ou função educativa de desmontagem. Argumenta que sua invenção visa a uma montagem segura e permanente, o que representaria um avanço técnico. A petição inicial foi instruída com documentos, incluindo o processo administrativo e as patentes de anterioridade. O INPI apresentou contestação, defendendo a legalidade do ato administrativo de indeferimento (IDs 318237922 e 318237924). Sustentou que a invenção pleiteada carece de atividade inventiva, pois decorre de maneira óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto, sendo uma mera combinação de características já conhecidas a partir dos documentos de anterioridade. Alegou, ainda, que a autora tentou introduzir tardiamente no processo administrativo a característica de "travamento permanente", matéria não revelada no relatório descritivo original, em violação ao art. 32 da LPI. A parte autora apresentou réplica, impugnando os argumentos da contestação e reiterando o pedido de produção de prova pericial técnica (ID 325524125). Deferida a produção de prova pericial, foi nomeado engenheiro (ID 332219053). As partes apresentaram quesitos e indicaram assistentes técnicos (IDs 332027979 e 331792906). O perito realizou diligência na sede da pessoa jurídica requerente (ID 345953388) e apresentou o laudo técnico (ID 353955713). A parte autora manifestou-se favoravelmente ao laudo pericial, requerendo sua homologação e o julgamento de procedência do pedido (ID 355403330). O INPI, por sua vez, impugnou o laudo, reiterando a tese de ausência de atividade inventiva e a improcedência da ação (IDs 355690661 e 355690662). É o relatório. Fundamento e decido. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido do processo, passo ao exame do mérito. A controvérsia central da presente demanda refere-se à nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de privilégio de invenção BR 10 2012 033354-6, intitulado “SISTEMA DE MONTAGEM PARA ÔNIBUS DE BRINQUEDO”. O ponto fulcral é verificar se a invenção da parte autora preenche o requisito da atividade inventiva, exigido pela Lei nº 9.279/1996 (LPI). A Constituição Federal assegura a proteção às criações industriais e o privilégio temporário aos inventores (CF, art. 5º, XXIX). Para que uma invenção seja patenteável, a LPI estabelece três requisitos cumulativos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º). No caso concreto, é fato incontroverso, reconhecido pelo próprio INPI no curso do processo administrativo, que a invenção preenche os requisitos de novidade e aplicação industrial. A recusa da autarquia baseou-se exclusivamente na suposta ausência de atividade inventiva. Nesse sentido, o art. 13 LPI define que "a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica". O estado da técnica, por sua vez, é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (LPI, art. 11, § 1º). A análise da atividade inventiva, portanto, exige uma avaliação que transcende a mera comparação formal entre a invenção e o estado da técnica. É preciso perquirir se, para um profissional da área, a solução proposta seria uma consequência trivial ou uma evolução natural do que já era conhecido. Nesse contexto, a parte autora sustenta que sua invenção não é óbvia, pois soluciona um problema técnico específico (montagem segura e durável de um brinquedo sem parafusos ou eixos metálicos) de uma forma que as anterioridades não sugerem, ao passo que o INPI defende que a solução é uma mera justaposição de técnicas de encaixe já existentes. Diante da natureza eminentemente técnica da controvérsia, foi determinada a realização de prova pericial. O perito judicial especialista em engenharia de produção mecânica, realizou uma análise comparativa detalhada entre o pedido da autora e as três anterioridades que fundamentaram a decisão do INPI (US 5.906.528, US 2007/0202773 e FR 2.468.393). O objeto da perícia, a esse respeito, consistiu em "avaliar tecnicamente a Reivindicação do 'Pedido de Privilégio de Invenção Nº BR 102012033354-6' (...) e comparando-o com as Reivindicações indicadas pelo INPI (...) analisar se a reivindicação da Requerente (...) atende ou não ao critério de Atividade Inventiva" (ID 353955713, pág. 4). Após minuciosa análise dos sistemas de encaixe e fixação de cada produto, o laudo pericial concluiu o seguinte (ID 353955713, pág. 33, grifo acrescido): As quatro reivindicações BR 10 2012 033354 6 (Requerente); D5 - US 5906528; D8 - US 2007/0202373 e D9 - FR 2468393, foram devidamente estudadas e analisadas. Constata-se que a reivindicação da Requerente possui sistema de encaixe e fixação desenvolvido com o objetivo de que todos os componentes depois de montados, mantenham-se rígidos e firmes, dificultando a desmontagem pelo usuário (criança). Tal condição o difere das reivindicações anteriores Diante das circunstâncias apreciadas, a perícia entende que as argumentações contidas na reivindicação BR 10 2012 033354 6 da Requerente, satisfazem a condição de Atividade Inventiva. Percebe-se que a conclusão pericial está solidamente fundamentada. O perito demonstrou que, embora todos os produtos sejam brinquedos automotivos, suas finalidades e, consequentemente, suas soluções técnicas são distintas. Enquanto o produto da autora se destina a uma montagem firme e de difícil desmontagem manual, conferindo segurança e durabilidade, as anterioridades visam a efeitos opostos: o documento D5 (US 5.906.528) prevê peças que se soltam facilmente para simular uma explosão; o D8 (US 2007/0202773) foca na intercambialidade, exigindo conectores de encaixe simples (macho-fêmea); e o D9 (FR 2.468.393) é um brinquedo educativo cujas peças são projetadas para serem inseridas e removidas (ID 353955713, pág. 14 e 22). O laudo destaca que o sistema de encaixe e fixação da autora, com seus perfis específicos (dentes com canal em "U" na carroceria e linguetas com canal em "triângulo invertido" no chassi), foi concebido para conferir "maior rigidez e firmeza ao conjunto montado, dificultando a remoção de qualquer componente (...) sem a utilização de ferramentas", o que "não guarda similaridade com os sistemas de encaixe e fixação das demais reivindicações analisadas" (ID 353955713, pág. 22-23). O INPI impugnou o laudo (IDs 355690661 e 355690662), reiterando seus argumentos sobre a obviedade da invenção e a suposta ampliação indevida da matéria (art. 32 da LPI). Contudo, a impugnação não aponta vícios técnicos ou metodológicos no trabalho pericial. Limita-se a reafirmar a tese defendida na esfera administrativa, sem desconstituir as premissas técnicas e a conclusão lógica do perito. Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial (CPC, art. 479), somente pode afastá-lo se houver nos autos outros elementos probatórios mais robustos e convincentes. No presente caso, o laudo pericial é claro, detalhado e bem fundamentado, tendo sido elaborado por profissional qualificado, que respondeu a todos os quesitos das partes. A impugnação do INPI, desprovida de novos elementos técnicos capazes de infirmar o laudo, não se mostra suficiente para afastar as conclusões do expert. Ademais, ao responder o quesito nº 3 da parte ré, o perito esclareceu que, embora a expressão "travamento permanente" não conste do relatório inicial, a estrutura descrita desde o depósito já implicava essa característica técnica de rigidez e dificuldade de desmontagem, o que afasta a alegação de violação ao art. 32 da LPI (ID 353955713, pág. 26). Desse modo, acolho as conclusões do laudo pericial para reconhecer que o pedido de privilégio de invenção BR 10 2012 033354-6 preenche o requisito da atividade inventiva. Por conseguinte, o ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido por esse fundamento é nulo, por vício de motivação. A procedência do pedido de anulação do ato administrativo acarreta, como consequência lógica, o deferimento do pedido principal de concessão da patente. DISPOSITIVO Com tais considerações, julgo PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), para: a) DECLARAR a nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de privilégio de invenção BR 10 2012 033354-6; b) DETERMINAR que o INPI proceda à concessão do privilégio de invenção BR 10 2012 033354-6, intitulado “SISTEMA DE MONTAGEM PARA ÔNIBUS DE BRINQUEDO”, com a consequente expedição da carta-patente e demais publicações e providências administrativas cabíveis para o cumprimento desta decisão. CONDENO o INPI a ressarcir à parte autora os valores despendidos com os honorários periciais, devidamente comprovados nos autos (ID 345426108), a serem corrigidos monetariamente pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal desde a data do desembolso. CONDENO o INPI ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 3º, I). Sentença não sujeita à remessa necessária (CPC, art. 496, § 3º, I). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. PIRACICABA, 4 de agosto de 2026. LUCIANO AUGUSTO PACHECO DE OLIVEIRA Juiz Federal Substituto