4098687-36.2026.8.26.0000

Agravo de Instrumento Nº 4098687-36.2026.8.26.0000/SP AGRAVANTE : BOVICHAIN TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA ADVOGADO(A) : FELIPE HERMANNY (OAB SP308223) ADVOGADO(A) : CLARICE DOS SANTOS MINATOGAWA (OAB SP267398) AGRAVADO : RANCHO SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A. ADVOGADO(A) : ANDRÉ MENDES DO ESPÍRITO SANTO MODENESI (OAB SP220485) ADVOGADO(A) : RENAN RIBEIRO DE CAMARGO SEQUEIRA (OAB SP453623) ADVOGADO(A) : ULISSES SIMÕES DA SILVA (OAB SP273921) Magistrado : RÔMOLO RUSSO JÚNIOR Gab. 04 - 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial DESPACHO/DECISÃO Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bovichain Tecnologia e Participações Ltda. contra capítulo da r. decisão interlocutória saneadora proferida no evento 47 do feito originário que, nos autos da ação de abstenção de infração de patente cumulada com reparação de danos movida por Rancho Soluções em Tecnologia S.A., não conheceu da arguição de nulidade de patente suscitada em sede de contestação. Em suas razões recursais, sustenta a admissibilidade da arguição incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, amparada na diretriz encartada no artigo 56, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial, preceito legal que autoriza a formulação de tal alegação a qualquer tempo no bojo da contestação. Invoca a incidência da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual reafirma a competência da Justiça Estadual para o exame incidenter tantum da nulidade de registros patentários como matéria defensiva, operando-se a deliberação com efeitos restritos às partes litigantes. Argumenta que o indeferimento dos quesitos formulados acerca dos requisitos de novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva acarretou manifesto cerceamento de defesa e prejuízo à instrução procedimental, ao restringir o escopo da perícia unicamente à aferição da contrafação. Por fim, aponta a configuração de perigo de dano consubstanciado na iminente realização de prova pericial de elevada complexidade, cujos honorários foram estimados em R$ 147.700,00, montante que resta sujeito ao perecimento e à inutilidade funcional caso o trabalho pericial seja reputado incompleto em momento posterior por não ter contemplado a higidez do título invocado. É o relatório. A concessão da antecipação da tutela recursal, nos moldes do artigo 1.019, inciso I, em interpretação conjunta com o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A demanda originária consiste em ação de abstenção de infração patrimonial e reparatória fundada no direito derivado da Patente BR 102020024743-3, intitulada "Sistema de Rastreabilidade Bovina por Consequência", a qual abrange a integração de tecnologias de Internet das Coisas, identificação por radiofrequência e blockchain para o rastreamento animal. Na decisão saneadora do evento 47, o d. Juízo a quo delimitou as questões de fato controvertidas, abrangendo o alcance técnico das reivindicações, a existência de reprodução por equivalência ou literalidade, a ocorrência de concorrência desleal e a caracterização de litígio abusivo. Para tanto, deferiu a prova pericial técnica e nomeou o perito de confiança do Juízo. Ocorre que o provimento recorrido excluiu categoricamente a apreciação da nulidade do título do objeto da perícia, assentando a suposta incompetência do juízo estadual sob o fundamento de que a desconstituição de atos administrativos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial deveria ser perseguida na Justiça Federal com a participação da autarquia. No entanto, a tese que respalda a pretensão da agravante encontra sólido amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O artigo 56, § 1º, da Lei nº 9.279/1996 estabelece regra legal expressa que autoriza a arguição de nulidade da patente como matéria de defesa: "Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. § 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa ." Para a adequada delimitação do tema, impõe-se destacar a distinção traçada pela Corte Superior entre a tutela dos signos marcários e o regime aplicável às patentes. Enquanto o registro de marcas exige o ajuizamento de ação anulatória perante a Justiça Federal, vedando-se a apreciação incidental pelo Juízo Estadual, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça fixou premissa no Recurso Especial nº 1.741.348/SP no sentido de que a incompetência estadual incide especificamente quando não há ressalva legal em sentido contrário: "Alegações de irregularidades apontadas em registro marcário, capazes de conduzir a declaração judicial de nulidade do ato administrativo concessivo, não são passíveis de análise pela Justiça Comum Estadual, conforme assentado por esta Corte por ocasião do julgamento do REsp 1.527.232/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (...) Uma vez concedido o direito de uso exclusivo de sinal marcário (que se presume dotado de suficiente distintividade segundo os critérios técnicos do INPI), com antecedência em relação ao uso feito por terceiros, e não versando a ação acerca de pleito anulatório, há que se fixar como premissa a validade de tal concessão, devendo ser considerados, para solução da controvérsia, os efeitos legais que daí decorrem." (STJ, REsp nº 1.741.348/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/08/2018, DJe 03/09/2018). A inovação legislativa introduzida pela Lei nº 9.279/1996 é ressaltada pelas lições da doutrina especializada. A respeito da amplitude da defesa por nulidade, Jacques Labrunie ensina: "A Lei nº 9.279/1996 trouxe uma disposição nova, de suma importância, ao determinar, no § 1º, do art. 56, que a nulidade poderá ser arguida como matéria de defesa a qualquer tempo. Como visto, a ação de nulidade de patente tem foro e rito próprios. Entretanto, já no direito anterior, estava prevista a possibilidade de o réu alegar a nulidade da patente, como matéria de defesa, em ação criminal, nos termos do art. 188, do Decreto-lei nº 7.903/1945 (...) Apesar de não haver dispositivo expresso sobre tal possibilidade em eventual ação civil, o parágrafo único do art. 56 permite expressamente a alegação de nulidade como matéria de defesa, em qualquer juízo (criminal ou civil), pois nesse dispositivo não há restrição de tempo, justiça, foro ou instância. Conclui-se, sem sombra de dúvida, que a nulidade pode ser alegada, atualmente, como matéria de defesa, também no juízo civil." (LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes: Condições legais de obtenção e nulidade. Barueri: Editora Manole, 2006, p. 129/131). Sob a perspectiva dos efeitos processuais, Luiz Guilherme Loureiro ratifica o caráter prejudicial da arguição e a limitação de sua eficácia à causa em julgamento: "Constituindo uma simples questão prejudicial, o juiz deve necessariamente apreciar a arguição antes de prolatar a sentença final. Se ele reconhecer que a patente é nula, a ação de contrafação ou de indenização será necessariamente julgada improcedente. No entanto, sobre a nulidade assim reconhecida não incide a força julgada e, portanto, seus efeitos não se projetam para fora do processo e a questão pode ser apreciada novamente em outro processo." (LOUREIRO, Luiz Guilherme. A Lei de Propriedade Industrial Comentada. São Paulo: Editora Lejus, 1999, p. 130). Respaldando-se nessas diretrizes doutrinárias, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.843.507/SP, assentou a plena competência da Justiça Estadual para o exame incidenter tantum da nulidade da patente dispensando a intervenção do autarquia federal: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE E DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, E 118 DA LEI N. 9.279/96. REDAÇÃO CLARA DA LEI NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. RESSALVA APLICÁVEL APENAS A PATENTES E A DESENHOS INDUSTRIAIS. RESSALVA NÃO APLICÁVEL A MARCAS. 1. A Lei n. 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial – exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações de nulidade de direitos da propriedade industrial. 2. Nos termos dos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/96, as ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e de marcas devem ser propostas perante a Justiça Federal. 3. Esse mesmo diploma legal, no entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguição de sua nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI. 4. Essa ressalva não é aplicável às marcas. 5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pelo juízo estadual, por ocorrer apenas 'incidenter tantum', não faz coisa julgada e não opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o condão de levar à improcedência do pedido veiculado na ação de infração. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO." (STJ, REsp nº 1.843.507/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06/10/2020, DJe 29/10/2020). Aprofundando a matéria sob a ótica da instrução probatória, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça pacificou recentemente o entendimento de que o indeferimento de quesitos periciais atinentes à nulidade incidental viola o direito de defesa do réu, editando a tese de julgamento no Recurso Especial nº 2.149.998/SP: "1. A arguição incidental de nulidade de patente, como matéria de defesa, é admitida pelo art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/1996, com efeitos inter partes, não conflitando com os arts. 57 e 175 que reservam à Justiça Federal a ação autônoma de nulidade com participação do INPI. 2. O art. 470, I, do CPC não autoriza indeferir quesitos periciais sobre nulidade incidental quando a matéria é legalmente pertinente, pois tais quesitos são essenciais ao exercício da ampla defesa." (STJ, REsp nº 2.149.998/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03/02/2026, DJe 13/02/2026). Desse modo, a recusa do Juízo de origem em permitir que o perito nomeado examine os requisitos de novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva afronta o artigo 470, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que os quesitos formulados pela ré são pertinentes e indispensáveis ao exercício do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). Tolher a produção de tal prova impede a agravante de demonstrar a eventual invalidade técnica do título invocado. De igual modo, o perigo de dano grave e de difícil reparação resta evidenciado. A realização de perícia técnica de elevada complexidade e expressivo custo financeiro (honorários estimados em R$ 147.700,00) com escopo mitigado resultará em dispêndio de recursos e em desnecessário retardamento da marcha processual, na medida em que eventual e ulterior acolhimento do pedido de ampliação do objeto do exame pericial exigirá a renovação do encargo pericial para complementação do laudo. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal , para determinar que a prova pericial técnica ordenada na decisão saneadora do evento 47 inclua expressamente em seu objeto a análise da teórica nulidade da Patente BR 102020024743-3 no tocante aos requisitos de novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva, facultando-se às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos sobre tais pontos. Comunique-se o teor desta decisão ao d. Juízo de origem, dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para a apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.