4067029-19.2025.8.26.0100

Procedimento Comum Cível Nº 4067029-19.2025.8.26.0100/SP AUTOR : REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. ADVOGADO(A) : NANCY SATIKO CAIGAWA (OAB SP198276) AUTOR : ITAU UNIBANCO S.A. ADVOGADO(A) : NANCY SATIKO CAIGAWA (OAB SP198276) RÉU : MKE FINTECH LTDA ADVOGADO(A) : EDUARDO DA SILVA MELLO (OAB RJ206715) RÉU : EDUARDO DA SILVA MELLO ADVOGADO(A) : EDUARDO DA SILVA MELLO (OAB RJ206715) DESPACHO/DECISÃO Narram as autoras, na petição inicial, que a primeira autora é titular do registro da marca nominativa "LARANJINHA ITAÚ ", destinada a identificar serviços financeiros e de intermediação de pagamentos, e que a segunda autora, integrante do mesmo conglomerado econômico, é responsável pela comercialização e operacionalização das máquinas de pagamento identificadas por esse sinal, lançadas em janeiro de 2024 e objeto de ampla divulgação no mercado, inclusive em ativações comerciais de grande alcance. Sustentam, além da proteção marcária, a tutela do conjunto-imagem ( trade dress ) associado às referidas máquinas, formado pela combinação da cor laranja, do layout dos terminais e do sinal distintivo a eles aposto. Afirmam que a primeira ré depositou, em 23/10/2024, pedido de registro da marca mista LARANJITAPAY perante o INPI, na classe 9, e que o segundo réu é o titular do nome de domínio "laranjitapay.com.br", por meio do qual os produtos e serviços identificados pelo sinal impugnado são apresentados ao público. Relatam que, diante da alegada violação, promoveram notificação extrajudicial da primeira ré, obtendo resposta negativa subscrita pelo segundo réu, o que motivou o ajuizamento da demanda. Aduzem que o uso do sinal LARANJITAPAY e da máquina a ele associada configura infração à marca LARANJINHA ITAÚ, violação ao trade dress e prática de concorrência desleal, com aproveitamento parasitário da reputação por elas construída, do que decorreria o dever de indenizar. As autoras requerem em sede de tutela provisória de urgência, que os réus se abstenham, de forma imediata, do uso dos sinais impugnados e de quaisquer outros que evoquem a marca LARANJINHA ITAÚ, em qualquer meio, cessando a alegada violação ao trade dress e a concorrência desleal, sob pena de multa diária de R$ 30.000,00, bem como a expedição de ofício ao NIC.br para bloqueio e impedimento de transferência do domínio ‹laranjitapay.com.br›. No mérito, pedem a procedência com a confirmação da abstenção em caráter definitivo, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença com base no art. 210 da Lei nº 9.279/96, e por danos morais em valor não inferior a R$ 50.000,00. Análise da tutela de urgência postergada ( 9.1 ). Citados, os réus apresentaram contestação ( 17.1 ). Preliminarmente, suscitaram a incompetência territorial deste Juízo e a ilegitimidade passiva do segundo réu para os pedidos indenizatórios. No mérito, defenderam a inexistência de violação marcária, invocando o princípio da especialidade em razão da distinção de classes (36 e 9) e a ausência de identidade e de risco de confusão entre os sinais; a inexistência de violação ao trade dress , por falta de delimitação técnica do conjunto-imagem, de distintividade e de prova de confusão; e a inexistência de concorrência desleal, ante a ausência de meio fraudulento e de desvio de clientela. Narraram, ainda, a origem toponímica do sinal LARANJITAPAY, associada à cidade de Itaboraí/RJ, conhecida como “cidade da laranja”, e às origens pessoais dos sócios, a adoção de modelo operacional white label em parceria com a empresa PAYTIME, e a ocorrência de suposta pressão externa, atribuída às autoras, sobre parceiros comerciais, com o intuito de inviabilizar sua atividade. Impugnaram, por fim, os pedidos indenizatórios e pugnaram pela manutenção do quanto decidido a respeito da tutela de urgência. Réplica ( 34.1 ). É o relatório. Fundamento e decido. Rejeito a preliminar de incompetência territorial relativa. Os réus sustentam que a demanda teria natureza preponderantemente inibitória, o que atrairia a regra geral do art. 46 do Código de Processo Civil e conduziria à competência do foro de seu domicílio, em Itaboraí/RJ. A tese, contudo, não se sustenta. A presente ação cumula, ao pedido de abstenção, pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes da alegada violação de direitos de propriedade industrial e da prática de concorrência desleal, hipótese que atrai a incidência da regra especial do art. 53, V, do Código de Processo Civil, a qual faculta ao prejudicado eleger o foro de seu domicílio ou o do local do ato. Em demandas envolvendo alegada violação de marca e concorrência desleal, os efeitos do suposto ilícito extrapolam, em tese, o local físico da comercialização dos produtos, alcançando a esfera patrimonial e concorrencial da titular da marca. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu para os pedidos indenizatórios. A pertinência subjetiva da demanda é aferida à luz da relação jurídica deduzida na petição inicial, e as autoras imputam à parte conduta diretamente vinculada à alegada infração. O requerido é o titular do nome de domínio ‹laranjitapay.com.br›, instrumento por meio do qual os produtos e serviços identificados pelo sinal impugnado são apresentados ao mercado, o que constitui elemento diretamente ligado à conduta narrada, e não circunstância meramente acessória. A efetiva existência de responsabilidade, o nexo causal e a extensão de eventuais danos constituem questões de mérito, a serem apreciadas ao final, e não interferem na aferição da legitimidade. Não há outras questões processuais pendentes. Os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido do processo estão demonstradas e as condições da ação, preenchidas. Assim, dou o feito por saneado. Fixo como pontos controvertidos: (i) a forma como o sinal e o conjunto-imagem das autoras são efetivamente percebidos e identificados pelo público consumidor no mercado de meios de pagamento; (ii) a existência de afinidade mercadológica entre os produtos e serviços identificados pelos sinais em confronto, para fins de exame da incidência ou do afastamento do princípio da especialidade; (iii) a existência de risco de confusão ou de associação indevida entre os sinais LARANJINHA ITAÚ e LARANJITAPAY; e (iv) a presença dos pressupostos de tutela do trade dress , a saber, a ausência de caráter meramente funcional, a distintividade, a anterioridade de uso e a confusão ou associação indevida. Dada a natureza da controvérsia, defiro a prova pericial. Nomeio WALTER CALZA NETO , que cumprirá o encargo escrupulosamente, independentemente de termo de compromisso. No prazo de 15 dias desta decisão, incumbirá as partes arguir impedimento ou suspeição do perito, se o caso, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos (art. 465, §1º do CPC). Após, intime-se o perito para, em 05 dias , apresentar proposta de honorários, sumário de suas credenciais, e contatos profissionais. Após, digam as partes (artigo 465, §3º, CPC) em 05 dias: (i) sem oposição, deverão depositar o valor (artigo 95 do CPC); (ii) havendo oposição, venham os autos conclusos para arbitramento. Requerida a perícia pela parte autora, a ela incumbe o depósito dos honorários periciais Defiro o levantamento dos honorários depositados em favor do(a) perito(a) judicial à ordem de 50% antes do início da perícia e 50% ao final, após a resposta de todos os esclarecimentos, a teor do art. 465, §4º do CPC. Integralizados os pagamentos, ao perito judicial para o início dos trabalhos. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 40 dias , contado da data em que o expert for comunicado para dar início aos trabalhos. Decorrido o prazo, cobre-se justificativa, sob as penas legais. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes a se manifestarem no prazo comum de 15 dias. No mesmo prazo os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres (CPC, artigo 477, §1º). Fica aberto o prazo de 5 dias para requerimento de ajustes ou solicitar esclarecimentos, nos termos do artigo 357, §1º do Código de Processo Civil. Passo a analisar a tutela de urgência, cuja análise fora postergada para momento posterior ao contraditório. A concessão de tutela de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). De um lado, “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se 'convencer' de que o direito é provável para conceder 'tutela provisória'”, ao passo que “é preciso ler as expressões 'perigo de dano' e 'risco ao resultado útil do processo' como alusões ao 'perigo na demora' ('pericolo di tardività', na clássica expressão de Calamandrei, 'Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência quando a 'demora' pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (Daniel Mitidiero, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 782/783). De outro, o perigo da demora revela um dano potencial, um risco presente na demora na entrega da prestação jurisdicional e inutilizando a efetividade do processo, que deve ser objetivamente apurável; “o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos” (STJ, AgInt-TP n. 1.477-SP, 4ª Turma, j. 16-08-2018, rel. Min. Marco Buzzi). No caso, a pretensão inibitória apoia-se, em seu núcleo, na alegada violação do conjunto-imagem ( trade dress ) das máquinas de pagamento das autoras, matéria de índole eminentemente técnica, cuja aferição não prescinde de prova pericial. Neste momento processual, não se encontra suficientemente demonstrada a probabilidade do direito apta a autorizar a medida excepcional postulada. A caracterização da conduta como ilícita depende do exame técnico dos elementos que compõem o alegado conjunto-imagem e da efetiva potencialidade de confusão ou de associação indevida perante o público consumidor, o que reclama o desenvolvimento da fase instrutória. Some-se a isso a natureza das providências pretendidas (abstenção ampla de uso de sinais, restrições sobre o nome de domínio e imposição de multa diária), cujos efeitos, se deferidos antes da adequada dilação probatória, projetariam risco de dano reverso sobre a atividade empresarial dos réus, em descompasso com a exigência de reversibilidade inscrita no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil. Por tais razões, indefiro, por ora, a tutela provisória de urgência , sem prejuízo de sua reapreciação após a produção da prova pericial, caso os elementos técnicos venham a alterar o presente juízo de cognição sumária.