4001391-92.2025.8.26.0438

Procedimento Comum Cível Nº 4001391-92.2025.8.26.0438/SP AUTOR : WAGNER MIOLA PANOBIANCO ADVOGADO(A) : CINTIA APARECIDA TORRES TAMBOR (OAB SP136792) AUTOR : REAGRO MANUTENCAO DE COLHEDORAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ADVOGADO(A) : CINTIA APARECIDA TORRES TAMBOR (OAB SP136792) AUTOR : MARLI MIOLA PANOBIANCO ADVOGADO(A) : ANTONIO BENTO DE SOUZA (OAB SP123814) ADVOGADO(A) : CINTIA APARECIDA TORRES TAMBOR (OAB SP136792) AUTOR : NOGUEIRA SOLUCOES AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA ADVOGADO(A) : CINTIA APARECIDA TORRES TAMBOR (OAB SP136792) RÉU : JARDMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS LTDA ADVOGADO(A) : CARLOS AURELIO DE LIMA BUCATER (OAB SP373276) DESPACHO/DECISÃO Vistos. 1- Trata-se de ação com fundamento no direito de propriedade intelectual c.c. preceito cominatório e indenização por danos materiais e morais proposta por MARLI MIOLA PANOBIANCO , WAGNER MIOLA PANOBIANCO , REAGRO MANUTENÇÃO DE COLHEDORAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e NOGUEIRA SOLUÇÕES AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA em face de JARDMOLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS LTDA . Sustentam os autores, em síntese, a prática de atos de infração patentária e concorrência desleal pela parte ré, aduzindo que esta comercializa produto idêntico ou equivalente ao objeto da patente de modelo de utilidade BR 202022019783-6, intitulada "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM DEDO ENLEIRADOR / DESENLEIRADOR DE PALHA", concedida pelo INPI (Evento 1, ANEXO12, fls. 1/14). Requerem, em sede definitiva, a abstenção de fabricação e comercialização do produto, bem como indenização por perdas e danos e danos morais no importe de R$ 80.000,00 (Evento 1, INIC1, fls. 28/29). 2- A tutela provisória de urgência restou indeferida ante a necessidade de dilação probatória e realização de perícia técnica (Evento 74, DESPADEC1, fls. 1/2). 3- Citada, a parte ré apresentou contestação (Evento 89, PET1, fls. 1/18). Sustenta a anterioridade de fabricação e comercialização do produto modelo "JM-1013" desde 2012, invocando o direito de uso anterior previsto no art. 45 da Lei nº 9.279/96 (Evento 89, PET1, fls. 1/3 e 8). No mérito, afirma que o seu produto comercializado não reproduz as características reivindicadas pela carta patente, aduzindo desenvolvimento independente e diferenças construtivas apuradas em laudo técnico particular unilateral (Evento 89, LAUDO 6 a 8). Por fim, alega de modo incidental a ausência de novidade e a nulidade da patente de modelo de utilidade. 4- Réplica apresentada pelos autores . 5- Instadas a especificarem provas, as partes postularam expressamente a realização de perícia técnica de engenharia mecânica, além de indicarem os respectivos quesitos. 6- Passo ao saneamento e organização do processo . 7- Não havendo preliminares processuais pendentes e presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO . 8- Quanto à alegação incidental de nulidade da patente de modelo de utilidade invocada pela ré em contestação, ressalto que a declaração de invalidade do registro patentário com efeito desconstitutivo geral compete privativamente à Justiça Federal, com a necessária intervenção do INPI (art. 56 e art. 175 da Lei nº 9.279/96), cabendo a este Juízo Estadual a análise da matéria unicamente como matéria de defesa (art. 56, § 1º, da LPI) e no tocante à eventual oponibilidade do direito de uso anterior de boa-fé (art. 45 da LPI). 9- A matéria controvertida é estritamente técnica, pois alegada a violação de carta patente de modelo de utilidade (BR 202022019783-6) de produto intitulado "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM DEDO ENLEIRADOR / DESENLEIRADOR DE PALHA", que possui suas características e especificidades próprias. 10- Neste sentido, confira-se entendimento do E. TJSP: Agravo de instrumento – Patente de invenção – Ação cominatória com pedido de indenização – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência postulado pela autora, ora agravante, objetivando que a ré cesse imediatamente, sob pena de multa diária, a exploração (industrialização, comercialização e divulgação) de churrasqueiras que reproduzam a tecnologia protegida pela patente intitulada "DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM CHURRASQUEIRA", especialmente que se abstenha de fabricar, comercializar e divulgar em qualquer meio que ao público a revele, a churrasqueira "TEIDE" e outras que sejam objeto da contrafação do produto patenteado pela parte autora – Insurgência da requerente – Não acolhimento – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Mera semelhança entre os produtos não é capaz, por si só, de configurar a alegada contrafação, sendo imprescindível a confrontação entre o produto que se alega violador e as reivindicações da patente concedida à autora/agravante, o que demanda análise mais apurada, notadamente através de prova técnica pericial – Controvérsia que exige, a princípio, prova pericial de cunho técnico ligado à patente de invenção da autora, sua composição e demais características próprias, podendo-se, então, verificar com a segurança necessária a eventual existência de violação por parte da requerida – Pedido da agravada para suspensão da demanda de origem que ainda não foi apreciado pelo douto Juízo "a quo", de modo que inviável a apreciação neste recurso, sob pena de supressão de instância – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2141393-73.2023.8.26.0000; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial ; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 19/03/2024 ; Data de Registro: 19/03/2024) – grifei. 11- Portanto, é indispensável a realização de prova pericial, até porque as partes juntaram aos autos pareceres técnicos divergentes. 12- Para realização da perícia nomeio perito o Sr. Osvaldo João Elias Júnior , PERITO ENGENHARIA MECÂNICA , devidamente cadastrado no Portal de Auxiliares da Justiça. 13- Arbitro os honorários periciais definitivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) , que deverão ser rateados igualmente entre as partes litigantes, porquanto o interesse é recíproco. 14- Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (grifei). 15- Observa-se nos autos que a parte autora, na inicial e em petição específica (Evento 111, PET1, fls. 1/7), requereu a realização da perícia técnica. De igual modo, a parte ré, na contestação e em petição própria de especificação (Evento 112, PET1, fls. 1/6), reiterou a indispensabilidade da prova pericial para sanar a controvérsia, apresentando seus respectivos quesitos. 16- Oportuno conferir o entendimento do E. TJSP em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE ATRIBUIU A AMBAS AS PARTES A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCONFORMISMO DO RÉU/AGRAVANTE. MANIFESTAÇÃO TÁCITA DE INTERESSE NA PRODUÇÃO DA PROVA PELA REDAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E PELA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95 DO CPC. CUSTOS DOS HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES INTERESSADAS NA PRODUÇÃO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2149842-20.2023.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial ; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 16/08/2023 ; Data de Registro: 17/08/2023) – grifei. 17- Portanto, no prazo de quinze dias : (i) deverá a parte autora depositar nos autos a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e (ii) deverá a parte ré depositar nos autos a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 18- Ficam as partes devidamente advertidas de que a ausência de depósito dos honorários periciais acarretará a preclusão da prova pericial , presumindo-se que a prova pericial seria desfavorável à parte que deu causa à não realização. 19- Com o depósito dos honorários periciais, providencie o cartório a intimação do Sr. Perito para aceitação e agendamento da perícia, cabendo ao Sr. Perito comunicar a este Juízo, com antecedência mínima de 10 (dez) dias , a data da realização do trabalho técnico , oportunizando-se às partes o acompanhamento da perícia, inclusive por meio dos seus assistentes técnicos, desde que indicados tempestivamente, comprovando-se ainda que comunicou às partes acerca da data da perícia . 20- Como quesitos do Juízo , deverá o Sr. Perito: (a) verificar se o produto comercializado pela parte ré (dispositivo/haste de dedo duplo modelo "JM-1013" para enleiradores e desenleiradores) infringe a patente de modelo de utilidade BR 202022019783-6 intitulada "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM DEDO ENLEIRADOR / DESENLEIRADOR DE PALHA", concedida aos autores, conforme documentos de fls. 1/14 do Evento 1 (ANEXO12); (b) em caso positivo ou negativo, deverá descrever pormenorizadamente as características e especificidades semelhantes ou distintas (notadamente quanto ao processo de fundição vs. estampagem, modo de fixação das hastes na base, dimensões e equivalência funcional/técnica) que levaram à conclusão do item acima; e (c) esclarecer se as soluções construtivas e elementos técnicos empregados no produto da ré guardam correspondência literal ou por equivalência técnica com o quadro reivindicatório da patente BR 202022019783-6. 21- Faculto às partes a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos suplementares, no prazo de 15 (quinze) dias. 22- Assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial. 23- Após a juntada do laudo técnico, intimem-se as partes para oportuna manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade em que poderão se manifestar os assistentes técnicos indicados. 24- A necessidade da produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) será oportunamente avaliada após a conclusão da prova técnica pericial. 25- Intimem-se.