4000151-83.2026.8.26.0260

Procedimento Comum Cível Nº 4000151-83.2026.8.26.0260/SP AUTOR : PELLINI S.P.A. (Representado) ADVOGADO(A) : IDALLA MARIA BRUM PEREIRA (OAB RJ196382) RÉU : PERSIANAS ACCIARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ADVOGADO(A) : ANDRE KESSELRING DIAS GONÇALVES (OAB SP127776) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de ação de infração de patente ajuizada por PELLINI S.P.A. contra PERSIANAS ACCIARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Narra a Autora ser titular da patente brasileira BR 112015001645-6, relativa a mecanismo de segurança para persianas instaladas entre placas de vidro duplo, e que a Ré fabricou e comercializou o produto PH12ACC20M reproduzindo os elementos essenciais da reivindicação 1 dessa patente. Requereu, liminarmente, tutela de urgência de natureza inibitória. No mérito, pede a tutela inibitória proibindo a Requerida de explorar o PH12ACC20M e quaisquer variantes que reproduzam o conteúdo técnico da reivindicação 1 da Patente BR 112015001645-6; condenar a Requerida à abstenção permanente de atos de exploração da invenção patenteada sem autorização, inclusive mantendo-se a remoção de conteúdos publicitários; condenar a Requerida a eliminar/dar destinação judicialmente controlada a eventual estoque infrator, bem como a cessar definitivamente qualquer cadeia de fornecimento relacionada ao produto infrator; condenar a Requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos, com apuração em regular fase de liquidação (LPI, arts. 209 e 210), observados os critérios legais (benefícios auferidos; remuneração que teria sido devida a título de royalties; ou lucro do infrator), adotando-se o critério mais favorável à recomposição integral. Citada, a Ré contestou (Ev. 36). Sustenta, em síntese, que o produto PH12ACC20M deixou de ser comercializado desde 2024, o que retiraria o interesse processual quanto aos pedidos inibitórios. Defende que o pedido de abstenção estendido a "variantes" seria inepto, por existir ação declaratória autônoma tratando do produto atual PH12C20 SD perante a 1ª Vara Empresarial deste Foro Central. Argui, em caráter incidental, a nulidade da patente BR 112015001645-6, por ausência de novidade e de atividade inventiva, com apoio em anterioridades técnicas. Sustenta, ainda, que seu produto não reproduz a patente, pois o mecanismo cede por ruptura estrutural aleatória, em cargas de tração variáveis, e não por desconexão calibrada em valor pré-determinado de tensão. Por fim, impugna o pedido de dispensa de caução formulado pela Autora, por se tratar de empresa estrangeira. Réplica. As partes especificaram provas. É o relatório. Fundamento e decido. Começo pela preliminar de exigência de caução. A Ré sustenta que a dispensa prevista no art. 83 do CPC não opera de forma automática e que a Autora não comprovou estrutura patrimonial apta a garantir eventual condenação em custas e honorários. Sem razão. A Convenção da União de Paris, internalizada pelo Decreto nº 75.572/1975, consagra o princípio do tratamento nacional em matéria de propriedade industrial, assegurando aos nacionais dos países signatários, entre os quais a Itália, as mesmas garantias conferidas aos nacionais do Estado onde tramita a demanda. A Ré não trouxe qualquer elemento concreto de risco de insolvência ou de abuso do direito de ação que justificasse exceção a essa regra. Rejeito, portanto, a preliminar de exigência de caução. Passo à alegada litispendência ou conexão com a ação declaratória de inexistência de infração ajuizada pela própria Ré perante a 1ª Vara Empresarial deste Foro Central. A identidade exigida pelo art. 337 do Código de Processo Civil pressupõe mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Aqui, a presente ação versa sobre infração já consumada, relacionada à comercialização do produto PH12ACC20M entre 2023 e 2024, com pedido condenatório e indenizatório. A ação declaratória mencionada pela Ré tem por objeto produto diverso, o PH12C20 SD, e pedido de natureza declaratória negativa. Não há, portanto, a tríplice identidade que caracterizaria litispendência, nem fundamento para extinção do feito ou de parte dos pedidos por esse motivo. No mais, aquela ação foi extinta sem exame do mérito, o que afasta o risco de decisões conflitantes, enquanto não modificada pelo E. TJSP. Rejeito também esta preliminar, sem prejuízo de que a eventual equivalência funcional entre os dois produtos seja examinada como ponto controvertido de mérito, na forma abaixo especificada. Quanto à alegada perda superveniente do objeto dos pedidos inibitórios, a controvérsia não comporta solução neste momento processual. A Ré apresentou apenas capturas de tela de página inativa e declaração unilateral de cessação da comercialização. A Autora, por sua vez, aponta indícios de que a substituição de nomenclatura para PH12C20 SD pode representar apenas reformulação superficial do mesmo produto. Esse ponto depende de prova, e será incluído entre os pontos controvertidos a serem esclarecidos na fase instrutória. Recebo a arguição incidental de nulidade da patente BR 112015001645-6 como matéria de defesa, nos termos do art. 56, §1º, da Lei nº 9.279/96 e do Enunciado XXI do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal, com efeito restrito às partes deste processo. Essa arguição, contudo, não suspende o andamento do feito nem afasta, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo do INPI que concedeu o título. A análise de novidade e de atividade inventiva, à luz das anterioridades apontadas pela Ré, exige exame técnico especializado, incompatível com o simples cotejo de pareceres unilaterais produzidos por assistentes contratados por cada parte. O mesmo se aplica à controvérsia central sobre a existência de infração, já que a Ré descreve o funcionamento de seu produto como ruptura estrutural aleatória em cargas entre 7 kg e 14 kg, ao passo que a Autora sustenta a reprodução do mecanismo de desconexão calibrada previsto na reivindicação 1 da patente. Não há outras questões processuais pendentes. Os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido do processo estão demonstradas e as condições da ação, preenchidas. Declaro o processo saneado . Fixo, assim, como pontos controvertidos que deverão ser objeto da perícia e da instrução: a) se houve cessação efetiva e completa da fabricação, comercialização e estoque do produto PH12ACC20M, ou se a atividade continuou sob a codificação PH12C20 SD; b) se o produto PH12C20 SD reproduz, por equivalência funcional, a mesma solução técnica protegida pela patente; c) se o mecanismo do produto da Ré reproduz os elementos essenciais da reivindicação 1 da patente, em especial o requisito de desconexão calibrada e automática em valor pré-determinado de tensão; d) se as anterioridades técnicas apontadas pela Ré antecipam, elemento por elemento, essa mesma reivindicação, a ponto de configurar ausência de novidade ou de atividade inventiva; e f) a extensão temporal e o volume da comercialização do produto, para fins de eventual apuração de danos. Defiro a prova pericial e nomeio ALEXANDRE FUKUDA YAMASHITA, que cumprirá o encargo escrupulosamente, independentemente de termo de compromisso. No prazo de 15 dias desta decisão, incumbirá as partes arguir impedimento ou suspeição do perito , se o caso, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos (art. 465, §1º do CPC). Após, intime-se o perito para, em 05 dias , apresentar proposta de honorários, sumário de suas credenciais, e contatos profissionais. Após, digam as partes (artigo 465, §3º, CPC) em 05 dias : (i) sem oposição, deverão depositar o valor (artigo 95 do CPC); (ii) havendo oposição, venham os autos conclusos para arbitramento. Incumbe às partes, de forma rateada por polo processual, depositá-los, nos termos do art. 95 do CPC. Defiro o levantamento dos honorários depositados em favor do(a) perito(a) judicial à ordem de 50% antes do início da perícia e 50% ao final , após a resposta de todos os esclarecimentos, a teor do art. 465, §4º do CPC. Integralizados os pagamentos, ao perito judicial para o início dos trabalhos, que poderá requisitar diretamente às partes os produtos referente ao litígio, sob pena de busca e apreensão. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 dias, contado da data em que o expert for comunicado para dar início aos trabalhos. Decorrido o prazo, cobre-se justificativa, sob as penas legais. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes a se manifestarem no prazo comum de 15 dias. No mesmo prazo os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres (CPC, artigo 477, §1º). Indefiro o novo requerimento cautelar . Não há nenhum indício de que a parte requerida desvia ou oculta provas, de modo que ausente risco concreto à preservação do acervo probatório, por ora inexiste resultado útil que necessita ser acautelado.