1186010-92.2024.8.26.0100

Processo 1186010-92.2024.8.26.0100 - Procedimento Comum Cível - Patente - R.A.L. - P.N.S. - Vistos em Saneador. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por RICARDO AUGUSTO DE LORENZO contra PASSAMANARIA DO NORDESTE S.A. Em síntese, narra o autor ser titular da patente de invenção PI 0405423-7, referente a processo para aplicação de imagem digital em cintas, maquinário para tal aplicação e cintas obtidas, e que a requerida teria adquirido e utilizado máquina de fabricação da empresa Mogk Indústria e Comércio de Máquinas Ltda., modelo MCTF-500/MCTF-250, para emprego de processo e fabricação de produtos abrangidos pela proteção patentária. Sustenta que os modelos de máquinas fabricados pela empresa Mogk já teriam sido reconhecidos como contrafeitos nos autos da ação nº 0024870-62.2011.8.24.0008/SC, com trânsito em julgado, e que a requerida, apesar de previamente notificada, não teria cessado a utilização do equipamento e do processo. Diante disso, formulou pedido de tutela de urgência para que a requerida se abstivesse de utilizar o maquinário e o processo supostamente patenteados, bem como para busca e apreensão das máquinas e constatação dos equipamentos existentes em seu estabelecimento. No mérito, requereu a confirmação das medidas e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A decisão de fls. 257/259 deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a expedição de mandado de citação e de constatação de todas as máquinas de impressão digital utilizadas no endereço da requerida, com fotografias e identificação de fabricante e modelo, mas indeferindo, naquele momento, os pedidos de abstenção de uso e busca e apreensão, diante da ausência de prova suficiente da utilização atual do equipamento descrito na nota fiscal de 25/04/2011. Expedida carta precatória, a requerida foi citada, não tendo sido realizada, naquela oportunidade, a constatação dos equipamentos, porque a funcionária que recebeu o Oficial de Justiça informou que somente o diretor da empresa, então ausente, poderia autorizar o ingresso no local em que se encontravam as máquinas. Após a regularização do acesso da requerida aos autos e renovação do prazo de defesa, foi apresentada contestação às fls. 320/349. A requerida arguiu, em síntese, ausência de interesse processual em razão da expiração da patente, ilegitimidade passiva, enriquecimento sem causa e abuso de direito, ao argumento de que o autor já teria ajuizado demanda contra a fabricante Mogk e diversas ações contra adquirentes das máquinas. Requereu, ainda, a denunciação da lide à Mogk. No mérito, sustenta ter adquirido o maquinário regularmente e de boa-fé em 25/04/2011, antes das decisões que reconheceram a contrafação atribuída à fabricante. Nega que os produtos exibidos na inicial tenham sido produzidos pela máquina MCTF-250, afirma não produzir as cintas descritas na patente e sustenta que seu processo produtivo difere tecnicamente daquele protegido pela PI 0405423-7. Réplica às fls. 353/395. O autor impugnou as questões processuais suscitadas e reiterou que a utilização de maquinário fabricado pela Mogk, cuja contrafação já teria sido reconhecida judicialmente, caracteriza violação de seus direitos patentários. Defendeu, ainda, a possibilidade de utilização das perícias e decisões produzidas em outros feitos como prova emprestada. Em fl. 396, foi determinada a especificação de provas pelas partes, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade, facultando-se manifestação acerca do julgamento antecipado da lide. O autor especificou provas às fls. 419/422, insistindo no aproveitamento das provas técnicas produzidas em outros processos e requerendo a expedição de ofícios à Fazenda Pública Estadual para obtenção de livros fiscais, notas fiscais ou SPED Fiscal da requerida, com a finalidade de aferir sua atividade e volume produtivo. A requerida manifestou-se às fls. 424/430. Inicialmente informou não possuir outras provas a produzir, impugnando, contudo, a utilização automática da prova emprestada e o pedido de acesso às informações fiscais. Posteriormente, o autor juntou, às fls. 431/468, novos laudos e decisões provenientes de processos envolvendo a mesma patente, inclusive perícia produzida em ação criminal, sustentando que tais elementos comprovariam a contrafação dos equipamentos MCTF-250/MCTF-500 fabricados pela Mogk. Regularmente intimada nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil, a requerida apresentou manifestação às fls. 472/477. Não se opôs à juntada formal da prova emprestada, mas impugnou seu conteúdo e valor probatório, sustentando que não participou dos processos originários e que tais elementos não permitem concluir, automaticamente, pela ocorrência de infração nestes autos. Subsidiariamente, caso reputada necessária instrução probatória, requereu a produção de perícia técnica específica, mediante inspeção de seu estabelecimento, exame do maquinário e do processo produtivo e comparação com as reivindicações da PI 0405423-7. O autor informou não possuir interesse em autocomposição e juntou, ainda, sentença proferida nos autos nº 1183779-92.2024.8.26.0100, pretendendo seu aproveitamento como prova emprestada. A requerida manifestou-se às fls. 489/491. Os embargos de declaração opostos pela requerida contra a decisão que deixou de designar audiência de conciliação foram rejeitados às fls. 504/505, facultando-se novo prazo para apresentação de proposta concreta de acordo e determinando-se, após, a conclusão dos autos para saneamento. O prazo transcorreu sem manifestação da requerida, conforme certificado à fl. 509. É o relatório. Decido. Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de interesse processual. É incontroverso que a patente PI 0405423-7 expirou no curso da demanda. Tal circunstância, contudo, não conduz à extinção integral do processo, pois subsiste controvérsia acerca da eventual utilização, pela requerida, de maquinário, processo ou produto abrangidos pela patente durante o período em que vigente a proteção, bem como acerca da responsabilidade por eventuais danos decorrentes de atos pretéritos. A expiração da patente poderá repercutir sobre a extensão das medidas de natureza inibitória postuladas, questão que deverá ser apreciada à luz da delimitação temporal dos atos efetivamente praticados e da natureza de cada uma das pretensões formuladas, mas não elimina o interesse processual quanto à apuração da alegada infração ocorrida durante a vigência da exclusividade e da correspondente pretensão indenizatória. Afasto, igualmente, a preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser examinada a partir da relação jurídica afirmada na petição inicial. No caso, o autor atribui diretamente à requerida a aquisição, posse e utilização de maquinário e processo que afirma estarem abrangidos por sua patente, imputando-lhe, portanto, a prática dos próprios atos que reputa ilícitos. A circunstância de o equipamento ter sido fabricado e comercializado pela empresa Mogk, assim como a alegação de aquisição de boa-fé, não afasta a pertinência subjetiva da requerida para responder à demanda. A procedência ou não da imputação, a relevância da boa-fé e a eventual responsabilidade da fabricante são questões de mérito, dependentes da análise do conjunto probatório. A alegação de enriquecimento sem causa ou abuso de direito pelo ajuizamento de demandas contra a fabricante e contra diferentes adquirentes dos equipamentos tampouco configura questão processual apta a ensejar a extinção do feito. A existência de eventual sobreposição de reparações, a autonomia das condutas atribuídas a cada agente e a extensão de eventual responsabilidade civil são matérias relacionadas ao mérito e, se o caso, à quantificação do dano. INDEFIRO, ainda, o pedido de denunciação da lide à Mogk Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. A requerida fundamenta o pedido na condição da Mogk de alienante do equipamento. Todavia, a hipótese prevista no art. 125, inciso I, do Código de Processo Civil pressupõe processo relativo à coisa cujo domínio tenha sido transferido e a possibilidade de exercício dos direitos decorrentes da evicção, situação que não se confunde com a controvérsia instaurada nestes autos, fundada em alegada infração a direito de propriedade industrial. De igual modo, não foi demonstrada, para os fins do art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, obrigação legal ou contratual específica que torne indispensável a inclusão da fabricante nesta relação processual. A pretensão autoral dirige-se à conduta própria atribuída à requerida, consistente na alegada utilização do equipamento e do processo. Eventual direito regressivo decorrente da relação contratual mantida com a fabricante poderá ser exercido pelas vias próprias, sem necessidade de ampliação subjetiva e objetiva da presente demanda, observado, inclusive, o disposto no art. 125, § 1º, do Código de Processo Civil. Superadas as questões processuais, passo à organização da instrução. A controvérsia envolve, de um lado, a alegação do autor de que a requerida adquiriu e utilizou maquinário fabricado pela Mogk que estaria abrangido pela patente PI 0405423-7 e cuja contrafação já teria sido reconhecida judicialmente em outros processos; de outro, a requerida nega que o equipamento e o processo efetivamente utilizados em seu estabelecimento reproduzam as reivindicações patentárias, sustentando, ainda, a aquisição de boa-fé, a utilização de técnicas e equipamentos diversos e a inexistência de responsabilidade indenizatória. Nos termos do art. 357, incisos II e III, do Código de Processo Civil, fixo como pontos controvertidos: i) a extensão e os efeitos, nestes autos, das decisões e provas técnicas produzidas na ação nº 0024870-62.2011.8.24.0008/SC e nos demais processos invocados pelas partes, especialmente quanto ao reconhecimento da contrafação dos equipamentos MCTF-250 e MCTF-500 fabricados pela empresa Mogk; ii) a efetiva aquisição, posse e utilização, pela requerida, durante o período de vigência da patente PI 0405423-7, de máquina MCTF-250, MCTF-500 ou outro equipamento fabricado pela Mogk abrangido pelas reivindicações da referida patente; iii) a finalidade e o efetivo emprego do equipamento adquirido pela requerida, inclusive se utilizado para impressão digital por sublimação de cintas ou fitas ou para processo produtivo diverso; iv) a correspondência técnica entre o maquinário e o processo efetivamente utilizados pela requerida e as reivindicações da patente PI 0405423-7, inclusive quanto à alegada utilização de meios equivalentes; v) a alegação da requerida de que os produtos divulgados em seu sítio eletrônico são produzidos por equipamento de fabricante diverso e mediante processo distinto daquele descrito na patente, bem como a afirmação de que não produz as cintas objeto da proteção patentária; vi) o período em que teria ocorrido eventual utilização do maquinário, processo ou produto abrangido pela patente, especialmente à vista do término de sua vigência em 06/12/2024; vii) a possibilidade de responsabilização da requerida por eventual infração, considerada a aquisição do equipamento junto à fabricante Mogk, a alegada boa-fé e a data em que tomou ciência da suposta contrafação; viii) a existência, natureza e extensão de eventuais danos materiais e morais decorrentes dos atos que venham a ser reconhecidos como praticados durante a vigência da patente. Quanto ao ônus da prova, compete ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em especial a aquisição, posse ou utilização pela requerida do equipamento durante a vigência da patente, bem como os demais fatos necessários à configuração da responsabilidade e dos danos alegados. Sem prejuízo, tratando-se de alegação de violação de patente de processo, incide a regra específica do art. 42, § 2º, da Lei nº 9.279/96 quanto à demonstração de que o produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. Compete à requerida, ainda, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. No tocante à instrução técnica, verifico que tramitam perante este Juízo diversos processos análogos, promovidos pelo mesmo autor e envolvendo alegações de infração à mesma patente e equipamentos de objeto técnico similar ou idêntico, nos quais foi determinada a realização de perícia para apuração da controvérsia, a saber: processos nº 1003478-58.2024.8.26.0260, 1003734-98.2024.8.26.0260, 1003745-30.2024.8.26.0260, 1003759-14.2024.8.26.0260, 1003763-51.2024.8.26.0260, 1003858-81.2024.8.26.0260, 1003867-43.2024.8.26.0260, 1003881-27.2024.8.26.0260 e 1003699-41.2024.8.26.0260. Nesse contexto, entendo que a suspensão do presente feito até a homologação da prova pericial produzida nos processos análogos se mostra adequada. Com efeito, a produção imediata de nova perícia acerca de questão técnica substancialmente comum - especialmente a correspondência entre os equipamentos MCTF-250/MCTF-500 da fabricante Mogk, o processo por eles realizado e as reivindicações da patente PI 0405423-7 - importaria duplicação desnecessária de custos e atividade jurisdicional, além de criar risco concreto de conclusões técnicas contraditórias acerca de objeto essencialmente objetivo. A circunstância de a requerida não ter participado da produção da prova nos processos originários não impede, por si só, seu aproveitamento. Nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil, admite-se a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o Juízo o valor que considerar adequado, desde que assegurado o contraditório. A prova emprestada não importa extensão automática dos limites subjetivos da coisa julgada, nem vincula previamente este Juízo às conclusões alcançadas em outros feitos. Sua valoração será realizada conjuntamente com os demais elementos destes autos, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, após oportunizada à requerida ampla possibilidade de impugnação técnica, formulação de críticas e apresentação dos elementos que entender pertinentes. Assim, a solução adotada preserva justamente a objeção apresentada pela requerida às fls. 472/477, pois o eventual aproveitamento do laudo não ocorrerá de maneira automática ou irrefutável, mas sob efetivo contraditório. A medida encontra respaldo nos princípios da eficiência, da economia processual, da cooperação e da razoável duração do processo, previstos nos arts. 4º, 6º e 8º do Código de Processo Civil, além de evitar a repetição de prova técnica de elevado custo sobre questão substancialmente comum aos feitos. Quanto ao pedido formulado pelo autor às fls. 419/422 de expedição de ofícios à Fazenda Pública Estadual para obtenção de livros fiscais, notas fiscais e SPED Fiscal da requerida, postergo sua apreciação. Os elementos pretendidos destinam-se primordialmente à demonstração da dimensão econômica da atividade e à apuração de eventual prejuízo, providência cuja necessidade somente poderá ser adequadamente avaliada após a definição da existência ou não da infração patentária, sem prejuízo de renovação do pedido oportunamente. Ante o exposto, saneio o feito nos termos acima e, de ofício, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente processo até a homologação do laudo pericial a ser produzido nos processos análogos acima indicados. Homologada a prova técnica, retome-se o regular andamento do feito, trasladando-se aos autos o laudo pertinente e abrindo-se prazo comum de 15 (quinze) dias às partes para manifestação específica sobre a prova emprestada, inclusive para apresentação de impugnação técnica e indicação fundamentada de eventual necessidade de complementação probatória. Somente após o contraditório será apreciada a necessidade de produção de perícia específica nestes autos, bem como o requerimento de acesso à documentação fiscal formulado pelo autor. Int. e Dil. - ADV: LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES (OAB 16119/CE), OSWALDO BIGHETTI NETO (OAB 119906/SP), DINORAH CRISTINA MELHADO (OAB 297142/SP)