1185764-96.2024.8.26.0100

Processo 1185764-96.2024.8.26.0100 - Procedimento Comum Cível - Patente - R.A.L. - Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer/não fazer cumulada com indenização e pedido de tutela de urgência ajuizada por RICARDO AUGUSTO DE LORENZO em face de OVERBAND COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA EVENTOS EIRELI ME. Em síntese, afirma o autor ser titular da patente PI0405423-7, relativa a processo, maquinário e produto destinados à aplicação de imagens digitais em cintas. Sustenta que a ré adquiriu e utiliza máquina de transferência contínua modelo MTCF-250, fabricada pela empresa Mogk Indústria e Comércio de Máquinas Ltda., a qual já teria sido reconhecida como contrafeita em ação judicial anterior transitada em julgado. Alega que a utilização do referido equipamento permite a reprodução do processo protegido pela patente sem autorização do titular, configurando violação de direito de propriedade industrial. Requer a condenação da ré à abstenção de uso do referido maquinário, bem como indenização por danos materiais e morais. A ré apresentou contestação às fls. 319/362, arguindo a falta de interesse de agir, em razão da expiração da patente, e a prescrição da pretensão indenizatória, além de sustentar, no mérito, a inexistência de infração à patente e sua nulidade incidental. Houve réplica às fls. 576/600. Pela decisão de fl. 648, foi determinado que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir. O autor manifestou-se às fls. 651/653, requerendo a expedição de ofícios à Fazenda Pública Estadual para obtenção de documentos fiscais da ré. A ré, por sua vez, requereu às fls. 657/667 a produção de prova pericial técnica, manifestando-se contrariamente ao julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. Inicialmente, passo à análise das questões preliminares suscitadas pela ré. Não prospera a alegação de falta de interesse de agir. Embora se sustente que a patente PI0405423-7 tenha expirado em dezembro de 2024, a presente demanda também envolve pretensão indenizatória decorrente de alegada violação ocorrida durante o período de vigência da patente, de modo que subsiste utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. Quanto à alegação de prescrição quinquenal, sua análise demanda a verificação do período de eventual exploração econômica do processo patenteado e da natureza continuada da conduta, circunstâncias que dependem de instrução probatória, razão pela qual sua apreciação fica postergada para a sentença. Superadas as questões preliminares, dou o feito por saneado e passo à fixação do ponto controvertido. Com efeito, a questão controvertida restringe-se à existência de prática de contrafação, por parte da ré, do teor da reivindicação da Carta Patente PI0405423-7, de titularidade do autor. Torna-se claro, por meio do art. 183 da Lei nº 9.279/1996, que comete infração contra a patente quem usa processo patenteado sem a devida autorização do titular. As provas documentais até o momento produzidas não se mostram suficientes para elucidar, de forma segura, a existência ou não de reprodução das etapas técnicas descritas na patente invocada pelo autor. Embora o autor requeira a utilização de laudos periciais produzidos em outros processos como prova emprestada, tal medida não se mostra adequada para o deslinde da controvérsia nestes autos. A verificação da alegada infração à patente demanda exame técnico realizado no âmbito deste processo, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque a ré não participou da produção das provas mencionadas. Por essa razão, mostra-se necessária a produção de prova pericial. Por outro lado, o pedido de expedição de ofícios à Fazenda Pública Estadual para obtenção de documentos fiscais da ré não se revela pertinente para a elucidação da questão controvertida, razão pela qual indefiro o requerimento, sem prejuízo de eventual reavaliação em momento oportuno. Posto isso, nomeio como perito Klempp Franco Sociedade Individual de Advocacia, inscrito no CNPJ sob o nº 50.099.615/0001-95, cadastrado perante o Portal dos Auxiliares da Justiça sob nº 129973, com endereço na Rua Marechal Deodoro, nº 1105, Santo Amaro, CEP 04738-001, telefone (11) 2189-0255, a ser intimado por e-mail, contato@klempp.com.br, para que informe se aceita o encargo e estime seus honorários definitivos, no prazo de 5 dias. As partes poderão arguir o impedimento ou a suspeição do perito, em 15 dias. No mesmo prazo, poderão indicar assistente técnico e apresentar quesitos, destacando-se que os assistentes apresentarão seus pareceres nos autos independentemente de provocação judicial. Com a estimativa de honorários definitivos, intimem-se as partes para eventual manifestação em 5 dias. Após, tornem conclusos para arbitramento. O adiantamento dos honorários será dividido igualmente por ambas as partes, tendo em vista que a prova pericial se mostra essencial para o esclarecimento da controvérsia técnica posta nos autos, não sendo determinada apenas em razão de requerimento de uma das partes, mas por se revelar necessária à adequada formação do convencimento do Juízo. O pagamento do perito será realizado somente ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Após, deverá o perito nomeado ser intimado a requisitar todos os documentos, bem como acesso aos produtos e equipamentos que achar pertinentes, que serão entregues ou terão seu acesso franqueado pela parte que os detiver diretamente ao perito judicial. O laudo deverá ser apresentado em 30 dias. Na sequência, deverão as partes manifestar-se. Fica o perito advertido de que o laudo pericial deverá ser elaborado em consonância com o disposto no art. 473 do Código de Processo Civil, sendo assegurado aos assistentes técnicos o acesso e acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias, nos termos do art. 466, § 2º, do Código de Processo Civil. Int. e Dil. - ADV: DINORAH CRISTINA MELHADO (OAB 297142/SP), BEATRIZ BIGHETTI (OAB 513609/SP), OSWALDO BIGHETTI NETO (OAB 119906/SP)