1108860-98.2025.8.26.0100

Processo 1108860-98.2025.8.26.0100 - Tutela Cautelar Antecedente - Contrafação - J.B.N., registrado civilmente como J.B.N. - A.P. - Trata-se de ação, processada pelo procedimento comum, ajuizada por João Barassal Neto em face de Avante Projetos Ltda., em que o autor, titular do registro de desenho industrial nº BR 302022003733-8 (fls. 27), concedido em 06/09/2022, alega que a ré fabrica e comercializa à Elevadores Atlas Schindler S/A produto (display de indicação de posição de elevador) que reproduziria a configuração externa protegida pelo registro, sem qualquer autorização, causando-lhe prejuízo e configurando concorrência desleal. Postulou liminarmente vistoria, busca e apreensão dos produtos e abstenção de comercialização sob multa diária, pedidos indeferidos a fls. 100/102 por ausência de demonstração da probabilidade do direito, diante da necessidade de prova técnica com observância do contraditório. Citada, a ré apresentou contestação (fls. 110/118), arguindo preliminarmente ilegitimidade ativa do autor, ao fundamento de que este teria atribuído à sociedade JBN Electronics Ind. e Com. Ltda. o direito de fabricar e comercializar o produto. No mérito, sustentou que desenvolveu protótipos por encomenda direta da Elevadores Atlas Schindler S/A, com base em especificações técnicas fornecidas por esta e por sua controladora Inventio AG, anteriores ao próprio depósito do registro do autor (20/07/2022), de modo que eventual semelhança decorreria de exigência técnica de montagem, e não de reprodução de elementos ornamentais do desenho; impugnou, ainda, a existência de comercialização efetiva do produto, sustentando tratar-se de protótipo pendente de homologação. Houve réplica (fls. 164/169), na qual o autor reiterou os termos da inicial. Especificadas as provas por ambas as partes (fls. 173/174 e 180/181), com pedido comum de perícia técnica, além de depoimento pessoal e prova testemunhal, vieram os autos conclusos para saneamento. É o relatório. Decido. Da preliminar de ilegitimidade ativa Afasto a preliminar. O autor é o titular do registro de desenho industrial (fls. 27) e, nessa qualidade, detém legitimidade própria e primária para postular a tutela desse direito de propriedade industrial, nos termos dos arts. 109 e 119 da Lei nº 9.279/96. A circunstância de ter atribuído à sociedade JBN Electronics Ind. e Com. Ltda. a exploração comercial do produto não retira do titular do registro a legitimidade para agir em defesa dele; quando muito, delimita o alcance dos pedidos de natureza indenizatória eventualmente vinculados aos prejuízos comerciais da licenciada, questão estranha à legitimidade ad causam. Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa. Da correta compreensão da ação e dos pedidos A adequada formulação da ação e dos pedidos é ônus do advogado da parte. No caso, o próprio autor classificou expressamente a demanda como "ação ordinária" (fls. 1), ela foi recebida e processada como tal, e as partes já especificaram provas segundo o rito comum, sem que em nenhum momento se tenha operado a bifurcação própria da tutela cautelar antecedente (arts. 305 a 310 do CPC). Trata-se, portanto, de ação pelo procedimento comum, e os pedidos nela formulados devem ser interpretados de acordo com o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (art. 322, §2º, do CPC). Assim interpretados, tenho por deduzidos dois pedidos principais: (i) a determinação de vistoria, busca e apreensão dos produtos tidos por contrafeitos; e (ii) a ordem de abstenção definitiva de fabricação e comercialização desses produtos, sob pena de multa diária. A questão indenizatória danos materiais e morais não foi validamente deduzida nestes autos: a própria inicial a relegou expressamente a pedido futuro, que não veio a ser formulado. Não sendo objeto desta ação, eventual pretensão indenizatória deverá ser discutida em ação própria. Dos pontos controvertidos Fixo como ponto controvertido, único e central: se a configuração externa do produto fabricado e fornecido pela ré à Elevadores Atlas Schindler S/A reproduz a configuração protegida pelo registro de desenho industrial nº BR 302022003733-8, de titularidade do autor, e, em caso positivo, se as semelhanças identificadas correspondem a elementos ornamentais do registro indevidamente reproduzidos, ou decorrem de exigências técnico-funcionais de montagem impostas por especificação de terceiro (Elevadores Atlas Schindler S/A/Inventio AG), estranhas à criação do autor. Anoto que a validade do registro não integra a controvérsia: cuida-se de fato incontroverso, sobre o qual não pesa arguição de nulidade pela ré (art. 56, §1º, c/c art. 118, da Lei nº 9.279/96), de modo que eventual discussão sobre a validade do título deverá ser veiculada pela via própria, perante o juízo competente, não cabendo a este juízo infirmar, ainda que incidentalmente, ato administrativo do INPI que goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade e que não foi impugnado pela via adequada. Das provas Ambas as partes requereram a produção de prova pericial (fls. 118 e 180/181). Defiro a produção da prova, que terá por objeto o ponto controvertido acima fixado, devendo o perito responder aos seguintes quesitos do juízo, sem prejuízo de quesitos suplementares das partes: Descrever as características de configuração externa (forma, proporções, disposição dos elementos e sistema de fixação) do objeto do registro de desenho industrial nº BR 302022003733-8, tal como representado nos documentos de fls. 27 e 32/53. Descrever as características de configuração externa do produto fabricado e fornecido pela ré, com base no exemplar disponível nos autos ou em poder do autor, na documentação de fls. 119/160 e na entrega pela própria ré diretamente ao expert. Há semelhança na configuração externa (impressão de conjunto) entre o desenho industrial registrado e o produto da ré, apta a gerar, para o observador atento, confusão ou associação entre ambos? As eventuais semelhanças identificadas correspondem a exigências técnico-funcionais de montagem impostas pelas especificações da Elevadores Atlas Schindler S/A/Inventio AG (dimensões do vão, sistema de furação e fixação fls. 137/143), de modo que qualquer fabricante que atendesse a tais especificações chegaria a configuração semelhante, ou correspondem a elementos ornamentais e arbitrários do registro do autor, sem necessidade técnica de reprodução? Outros esclarecimentos técnicos que o perito repute pertinentes ao deslinde da controvérsia. Nomeio como perito o Dr DANTE GRASSO JÚNIOR, e-mail dantegrassoperito@gmail.com e dantegrassojunior@gmail.com , que deverá ser intimado(a) para apresentar proposta de honorários, currículo e informar dias e horários em que terá disponibilidade para o início dos trabalhos. Intimem-se as partes para, no prazo legal, indicarem assistente técnico e formularem quesitos suplementares. Após a vinda da proposta de honorários, intimem-se as partes para manifestação. O laudo deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início dos trabalhos, prorrogável mediante justificativa. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias, oportunidade em que poderão apresentar pareceres técnicos. Tendo a prova sido requerida por ambas as partes, o adiantamento dos honorários periciais será rateado entre autor e ré (art. 95, caput, do CPC), reservando-se para a sentença, à luz da sucumbência, a definição de quem arcará definitivamente com a despesa. Intimem-se. Cumpra-se. - ADV: ALBERTO LUIZ SOARES THESBITA (OAB 75679/SP), SEBASTIÃO EVAIR DE SOUZA (OAB 167140/SP)