1008406-03.2023.8.26.0320

Processo 1008406-03.2023.8.26.0320 - Procedimento Comum Cível - Patente - Henrique de Souza Del Bianco - Wg Indústria e Comércio de Equipamentos Elétricos Ltda - - Ns Equipamentos para Galvanoplastia Ltda - Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL ajuizada por HENRIQUE DE SOUZA DEL BIANCO em face de WG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. e NS EQUIPAMENTOS PARA GALVANOPLASTIA LTDA., na qual o autor, titular da Carta-Patente PI 0300324-8 B1, intitulada "RETIFICADOR COMPUTADORIZADO PARA BANHOS DE GALVANOPLASTIA", depositada em 29/01/2003 e concedida pelo INPI em 22/03/2016, sustenta que as rés fabricam e comercializam retificador automático microprocessado (modelo WG IV) que reproduz as reivindicações do seu privilégio de invenção. Aduz que notificou extrajudicialmente a corré WG em 30/05/2003, reiterando a notificação em 25/01/2023, sem que a exploração indevida cessasse, e que as rés integram o mesmo grupo empresarial, atuando conjuntamente na fabricação e na comercialização do equipamento. Requereu (i) ordem definitiva de abstenção de fabricar, usar, oferecer à venda e vender o produto violador; (ii) indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação por arbitramento (arts. 208, 209 e 210 da Lei nº 9.279/96), com a incidência do art. 44 da LPI; (iii) indenização por danos morais, sugerida em R$ 50.000,00; e (iv) condenação das rés nas custas e nos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00. A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de fls. 147/150, ocasião em que se determinou a citação e se deixou para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, nos termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil e do Enunciado nº 35 da ENFAM. Registre-se, desde logo, que não se realizou audiência de conciliação ou de instrução nestes autos, não tendo as partes reiterado, ao longo de toda a marcha processual, o requerimento de designação de solenidade conciliatória, e tendo a instrução se desenvolvido exclusivamente por prova documental e pericial. Citada, a corré WG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. apresentou contestação às fls. 178/206, na qual suscitou a prescrição quinquenal do art. 225 da LPI e, no mérito, sustentou que fabrica retificadores desde 1986, com tecnologia própria, e que o equipamento questionado é anterior ao depósito do pedido de patente, invocando o direito de usuário anterior do art. 45 da LPI, bem como a ausência de novidade e de atividade inventiva do privilégio do autor, acostando manual técnico de 1997, layout de placa programadora de 1999, projeto de circuito de controle de 2002, declarações de clientes e fotografias de equipamentos. Impugnou, ainda, a ocorrência de danos materiais e morais. A corré NS EQUIPAMENTOS PARA GALVANOPLASTIA LTDA., comparecendo espontaneamente, ofertou contestação às fls. 159/168, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de ser mera representante comercial autônoma da corré WG, sem qualquer atividade de fabricação, e reiterando a prescrição e a inexistência de dano. Réplica às fls. 299/318. Pela decisão saneadora de fls. 319 foram rejeitadas as preliminares consignando-se que a alegação de ilegitimidade se confundia com o mérito e afastada a prescrição, ao fundamento de que o direito à reparação não nasce do registro, mas da violação, de trato reiterado. Fixou-se como ponto controvertido a existência ou não de violação do direito de propriedade industrial do autor e deferiu-se a prova pericial requerida por ambas as partes. Após a substituição do perito inicialmente nomeado, foi designado o Prof. Dr. Otavio Villar da Silva Neto (fls. 451), cujos honorários foram arbitrados em R$ 28.000,00 (fls. 464/465), posteriormente complementados em R$ 7.000,00 (fls. 626/627). O laudo pericial foi juntado às fls. 522/588, com respostas aos quesitos de ambas as partes. Manifestaram-se sobre o laudo o autor (fls. 601/611), a corré NS (fls. 612/613) e a corré WG (fls. 614/625), esta última formulando quesitos complementares (fls. 622) e noticiando o ajuizamento da ação de nulidade nº 1060509-20.2025.4.01.3400, em trâmite perante a 22ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Às fls. 659/668 a corré WG requereu a resposta aos quesitos complementares, a complementação da perícia ou a realização de nova perícia, a suspensão do feito por prejudicialidade externa e o reconhecimento da prescrição. Pela decisão de fls. 669/670 determinou-se a intimação do perito para responder aos quesitos complementares (art. 477, § 3º, do CPC), indeferindo-se a complementação da perícia e a suspensão do processo, e reiterando-se a rejeição da prescrição já operada no saneador. Os esclarecimentos periciais foram prestados às fls. 675/677, ocasião em que o perito ratificou integralmente as conclusões do laudo. O autor apresentou alegações finais às fls. 682/684 e a corré NS às fls. 689/701. A corré WG, regularmente intimada (fls. 685/688), deixou transcorrer in albis o prazo respectivo. É o relatório, Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, encerrada a instrução com a produção da prova pericial e prestados os esclarecimentos complementares requeridos pela corré WG, tendo as partes se manifestado em alegações finais, na forma do art. 355 e seguintes do Código de Processo Civil. Antes de examinar o mérito, uma consignação se impõe. Na manifestação de fls. 614/625, a corré WG atribuiu ao laudo pericial excertos que dele não constam. Afirmou que "nos quesitos formulados pelo autor, o perito concluiu que, mesmo após análise detalhada, não foram identificados elementos que configurassem violação direta ao núcleo inventivo protegido", e transcreveu, entre aspas e com indicação de folhas, as seguintes passagens: "Não foram identificadas características ou soluções que representem novidade em relação ao estado da técnica disponível anteriormente" (atribuída à fl. 665) e "Os equipamentos produzidos pela WG utilizam soluções técnicas conhecidas e disponíveis no mercado, não havendo elementos que configurem violação ao núcleo inventivo protegido" (atribuída à fl. 669). Nenhum desses trechos existe no laudo pericial. A peça, ademais, situa o laudo às "fls. 638684" e os quesitos às "fls. 522588", quando é exatamente o inverso: o laudo ocupa as fls. 522/588, e as fls. 665 e 669 correspondem, respectivamente, a petição da própria corré e a decisão judicial deste Juízo. O laudo pericial conclui, em sentido diametralmente oposto ao alegado, que "foi configurada a contrafação praticada pelas requeridas" (fls. 587/588). A gravidade da conduta é acentuada pelo fato de a própria corré WG, em petição posterior (fls. 659/660), reconhecer expressamente que o perito "concluiu pela existência de contrafação a partir da análise comparativa do modelo WG IV com as reivindicações da patente". Fica, pois, consignada a alteração da verdade dos fatos quanto ao conteúdo da prova técnica, para os fins do art. 77, I, e do art. 80, II, do Código de Processo Civil, e desconsideradas, por inexistentes, as passagens invocadas às fls. 615/616. Superado o registro, passo ao mérito. A prescrição foi rejeitada na decisão saneadora de fls. 319, não impugnada por recurso, e reiteradamente afastada na decisão de fls. 669/670, sobre a matéria incidindo a preclusão. De todo modo, a solução se mantém: a pretensão reparatória por violação de direito de propriedade industrial (art. 225 da LPI) não tem por termo inicial a concessão do privilégio, mas a lesão, e, tratando-se de violação continuada, como aqui se dá, pois a fabricação e a comercialização do equipamento se protraíram no tempo até o ajuizamento , o prazo se renova a cada ato de exploração indevida. Não há, portanto, prescrição a reconhecer, observando-se apenas que a reparação alcança os atos praticados no quinquênio anterior à propositura da demanda, isto é, a partir de 27/06/2018, e até a expiração do privilégio, em 22/03/2026. Quanto ao pedido de suspensão fundado na ação de nulidade nº 1060509-20.2025.4.01.3400, ajuizada perante a Justiça Federal em 2025, vale dizer, mais de dois anos após a citação nestes autos e já ao final da instrução, a matéria foi resolvida às fls. 669/670 e não comporta rediscussão. Registre-se, ainda, que a competência para declarar a nulidade da patente é privativa da Justiça Federal (arts. 56 e 57 da LPI), de modo que, enquanto não desconstituído o título, a Carta-Patente PI 0300324-8 B1 goza de presunção de validade e produz todos os efeitos que lhe são próprios, cabendo a este Juízo estadual apenas apurar a ocorrência de contrafação. A superveniente eventual anulação, se vier a ocorrer, resolver-se-á pelas vias próprias, sem que se justifique a paralisação de feito já instruído. No mérito propriamente dito, a prova pericial é conclusiva. O perito judicial, após cotejar as reivindicações da Carta-Patente PI 0300324-8 B1 com o retificador automático microprocessado modelo WG IV, fabricado e comercializado pelas rés, concluiu que "foi configurada a contrafação praticada pelas requeridas por fabricarem e comercializarem indevidamente um retificador computadorizado (automático microprocessado) para banhos de galvanoplastia que viola as proteções conferidas ao objeto da Carta Patente Nº PI 0300324-8, sem o consentimento do seu titular", registrando que o equipamento das rés "apresenta a mesma disposição dos seus elementos e tem a mesma funcionalidade", que "ambos os retificadores são automáticos, programáveis e se destinam à mesma finalidade comercial" e que ambos se caracterizam como retificadores programáveis para banhos de galvanoplastia (fls. 587/588). Ao responder aos quesitos do autor, o expert confirmou, item a item, que o produto das rés incorpora todos os passos e as características essenciais reivindicadas a alimentação de dados, o cálculo automático do ampère-minuto, a dispensa de cálculos manuais em função de amperímetros e voltímetros e a obtenção de camadas precisas em milésimos, sem diferenças significativas dentro do escopo de proteção (fls. 559/568). Analisando o parecer técnico produzido pela corré WG, o perito consignou que aquele trabalho "não procedeu com as análises comparativas adequadas para elucidar a controvérsia instaurada" e que, diversamente do ali concluído, a incorporação do método operacional protegido constitui inovação em relação aos retificadores convencionais, como aferido pelo próprio INPI (fls. 575/576). Instado a esclarecer os quesitos complementares sobre a funcionalidade denominada "Saldo Metal", o perito respondeu que, embora não designada por esse nome nas reivindicações, tal função está compreendida no objeto protegido, por equivalência, na reivindicação dependente 4 da PI 0300324-8 B1, e ratificou integralmente o laudo (fls. 675/677). A tese defensiva da anterioridade e do direito de usuário anterior (art. 45 da LPI) não se sustenta diante do conjunto probatório. Com efeito, o direito de usuário anterior exige prova robusta e inequívoca de que, antes da data do depósito, a parte explorava no País o objeto da patente não equipamento assemelhado ou de mesma destinação genérica, mas o próprio conteúdo das reivindicações. Ao responder ao quesito nº 6 das rés, o perito foi expresso ao condicionar a exclusão da contrafação à comprovação de que a requerida fabricava e comercializava "o retificador WG IV, com as mesmas configurações, características técnicas e aplicação destes modelos atuais, desde a década de 1980" comprovação que, ao cabo da instrução, não veio aos autos. Os documentos exibidos pela corré WG não demonstram a anterioridade das características reivindicadas. O manual de 1997, o layout de placa de 1999, as declarações de clientes referentes a aquisições em 1998 e 2002 e as fotografias de equipamentos das décadas de 1980 e 1990 retratam retificadores para galvanoplastia, o que jamais foi negado pelo autor, que não reivindica a invenção do retificador em si, mas do conjunto de funções computadorizadas reivindicadas e concedidas. O autor apontou, ainda, em réplica, que o documento apresentado como "projeto de 2002" ostenta, na verdade, data de 2022 (fls. 310), impugnação que não foi especificamente rebatida. Sobretudo, examinando tecnicamente essa documentação, o perito não extraiu dela a anterioridade alegada, concluindo, ao contrário, pela contrafação. Note-se, por fim, que o pedido de complementação da perícia sobre os equipamentos pré-2003 foi formulado apenas às fls. 659/668, isto é, após encerrada a instrução e já remetidos os autos à conclusão, e restou indeferido às fls. 669/670 ante a suficiência do laudo, decisão ora mantida. Também não socorre às rés a alegação de ausência de novidade e de atividade inventiva. Como já assinalado, tais requisitos foram aferidos pelo INPI no exame do pedido, cuja tramitação se estendeu por treze anos, e sua desconstituição depende de ação própria perante a Justiça Federal, com a intervenção da autarquia. Enquanto subsistir o título, subsiste a proteção dos arts. 42 e 44 da LPI. Configurada, pois, a violação do direito de propriedade industrial do autor, com fundamento nos arts. 42, 183, 184, 189 e 190 da Lei nº 9.279/96 e nos arts. 186 e 927 do Código Civil. Quanto à corré NS EQUIPAMENTOS PARA GALVANOPLASTIA LTDA., a preliminar de ilegitimidade, relegada ao mérito no saneador, deve ser rejeitada, e a responsabilidade solidária, reconhecida. Ainda que a NS não fabrique o equipamento, é incontroverso e por ela própria admitido que o comercializa, expõe à venda e emite as respectivas notas fiscais. Ora, o art. 42, § 1º, da LPI equipara à violação da patente a conduta de quem "vender, expor ou oferecer à venda" produto objeto de patente, e o art. 190, I e II, do mesmo diploma tipifica a conduta de quem exporta, vende, expõe ou oferece à venda produto que seja objeto de patente de invenção. A responsabilidade, portanto, não é derivada nem acessória: decorre de conduta própria e autônoma, expressamente prevista em lei. A ata notarial de fls. 108/110 comprova a veiculação, no sítio eletrônico da própria NS, do retificador automático microprocessado fabricado pela WG, e é fato admitido que compras realizadas no site da WG resultavam em nota fiscal emitida pela NS, circunstância que, para além da representação comercial, revela atuação conjunta e integrada das rés na cadeia de exploração econômica do produto contrafeito, tal como consignado pelo perito ao responder ao quesito nº 4 do autor. A solidariedade, nesse contexto, não decorre de presunção, mas do art. 942 do Código Civil, que impõe a responsabilidade solidária de todos os que concorrem para a ofensa ao direito alheio. Passo aos pedidos indenizatórios. Os danos materiais são devidos. O art. 210 da LPI estabelece os critérios de apuração dos lucros cessantes, e o art. 209 assegura a reparação das perdas e danos decorrentes da violação de direitos de propriedade industrial. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em matéria de contrafação, o dano material é presumido, decorrendo do próprio uso indevido do bem imaterial alheio, remetendo-se a apuração do quantum à fase de liquidação por arbitramento. Aplica-se, ainda, o art. 44 da LPI, que assegura ao titular o direito de obter indenização pela exploração indevida do objeto da patente ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão, observado, contudo, o recorte prescricional já delimitado, de modo que a reparação abrange os atos de exploração praticados no período de 27/06/2018 a 22/03/2026, data de expiração do privilégio. Os danos morais igualmente se configuram. A violação continuada e consciente de patente regularmente concedida, mantida mesmo após duas notificações extrajudiciais e ao longo de todo o curso desta ação, ultrapassa o mero dissabor e atinge a esfera extrapatrimonial do inventor, esvaziando o conteúdo do direito de exclusividade que lhe foi assegurado constitucional e legalmente (art. 5º, XXIX, da Constituição Federal) e frustrando a legítima expectativa de fruição exclusiva do invento durante toda a vigência do privilégio. Considerando a extensão do dano, a gravidade e a duração da conduta, a capacidade econômica das partes e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia que constitui montante único e total, e não valor devido por cada uma das rés, respondendo ambas solidariamente por seu pagamento. Sobre o valor da condenação por danos morais incidirá correção monetária pela taxa SELIC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), índice que já compreende os juros moratórios, na forma dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação com qualquer outro índice. Por fim, quanto ao pedido de abstenção, cumpre registrar que a Carta-Patente PI 0300324-8 B1, depositada em 29/01/2003, teve sua vigência encerrada em 22/03/2026, conforme apurado pelo perito (fls. 559). A obrigação de não fazer, portanto, é acolhida com eficácia limitada ao período de vigência do privilégio, reconhecendo-se que as rés estiveram obrigadas a abster-se de fabricar, usar, oferecer à venda e vender o produto violador até 22/03/2026, sem imposição de multa para o futuro, dada a extinção da proteção patentária. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por HENRIQUE DE SOUZA DEL BIANCO em face de WG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. e NS EQUIPAMENTOS PARA GALVANOPLASTIA LTDA., e o faço para: (a) DECLARAR que as rés violaram os direitos decorrentes da Carta-Patente PI 0300324-8 B1, intitulada "RETIFICADOR COMPUTADORIZADO PARA BANHOS DE GALVANOPLASTIA", ao fabricarem e comercializarem o retificador automático microprocessado modelo WG IV, e, em consequência, ACOLHER o pedido de abstenção, reconhecendo que as rés estiveram obrigadas a abster-se de fabricar, usar, oferecer à venda e vender o produto violador, obrigação cuja eficácia se exauriu em 22/03/2026, com a expiração da vigência do privilégio; (b) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, correspondente aos prejuízos e lucros cessantes decorrentes da exploração indevida do objeto da patente, apurados na forma dos arts. 208, 209 e 210 da Lei nº 9.279/96, cujo montante será liquidado por arbitramento (art. 509, I, do Código de Processo Civil), observado o período de 27/06/2018 a 22/03/2026, com correção monetária e juros pela taxa SELIC a partir de cada ato de exploração indevida; (c) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante único, e não devido por cada uma das rés, corrigido pela taxa SELIC a partir desta data, índice que já compreende os juros de mora. Sucumbentes, CONDENO as rés, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, aí incluído o reembolso ao autor dos honorários periciais por ele adiantados (R$ 35.000,00), com correção monetária desde cada desembolso, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, cuja base de cálculo será apurada por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do Código de Processo Civil. JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão como ofício para que o interessado providencie o necessário. P.R.I. - ADV: VIVIANI VELOSO PINHATARI (OAB 262546/SP), BRUNO COSTA DE PAULA (OAB 247595/SP), LETICIA VERANO BARROS (OAB 491832/SP), ADAUTO SILVA EMERENCIANO (OAB 163405/SP), ANDRE SANTANA NAVARRO (OAB 300043/SP)