0127798-38.2020.8.19.0001

Tem-se demanda indenizatória c/c obrigação de fazer proposta por Ottoboni Comércio e Importação Ltda. em face de Pierre Bernardes Maestri. Narra ter exclusividade sobre a comercialização, distribuição e representação da marca InBody no território nacional, a qual revolucionou os equipamentos de impedância bioelétrica ( BIA ). Inclusive, ressalta que, embora a marca seja estrangeira, tem registro correspondente no Brasil, mediante I.N.P.I.. Contudo, em 2015, tomou conhecimento de que o réu: (i) tinha criado o nome de domínio de site www.inbody.com.br; (ii) tinha criado uma página de facebook www.facebook.com/inbodybrasil; (iii) estava veiculando em suas mídias, fotos e a logo da marca InBody e (iv) estava cobrando eletronicamente por avaliações realizadas em produto InBody , tudo isto sem qualquer autorização, tampouco ciência da empresa INBODY CO., LTD. e/ou sua. Decisão de fl. 180 deferiu a tutela de urgência. Contestação c/c reconvenção em fls. 375 e ss., em que o réu, preliminarmente, arguiu a ilegitimidade ativa da autora, sob o fundamento de que ela não é titular da marca. A realidade é que somente tem os direitos de distribuição sobre produtos InBody , sem qualquer relação com a marca em si. Com efeito, postula em nome próprio direito alheio. No mérito, defende ser, também, titular de registro da marca InBody no I.N.P.I., destinado a serviços de personal trainer. Assim, tem direito exclusivo de seu uso em território nacional. Note-se, as marcas da licenciante da autora e a sua tem o mesmo elemento nominativo. Ocorre que enquanto a marca autora versa sobre produtos industriais, a sua trabalha com serviços educacionais físicos. Outrossim, como o I.N.P.I. deferiu o uso concomitante da marca, presume-se que não são conflitantes. Por fim, conquanto nas suas divulgações apareçam produtos da autora, tem-se que a atividade de consultoria física exige equipamentos tais como os vendidos pela autora. Desse modo, por coincidência, utilizou-se de produtos dela que, por sinal, adquiriu regularmente da própria autora. Réplica em fls. 443 e ss., na qual impugna a preliminar levantada, haja vista que tem direito exclusivo de representação da marca InBody no país. Além disso, com esta demanda busca não só cessar o uso indevido da marca, como também impedir a prática de concorrência desleal. Quanto à alegação de que as marcas são distintas e a única semelhança é o elemento nominativo, constata-se que o registro da autora contém especificação de analisadores de composição corporal . Essas são as extas palavras usada em suas redes sociais para descrever o serviço prestado (e não de personal trainer), de maneira que não há uma distinção bem definida como ele tenta aduzir. No mais, utiliza-se do conjunto-gráfico da marca InBody sem qualquer receio ou pudor. Instadas a peticionarem em provas, a parte ré requereu a produção de prova pericial. Em contrapartida, a autora nada requereu. Pois bem. Fixo como pontos controvertidos: (i) a violação da marca InBody pelo réu; (ii) a existência de práticas de concorrência desleal pelo réu; (iii) a ocorrência de danos morais e materiais a ambas as partes. De saída, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Não se desconhece que, em regra, o contrato de licenciamento somente produz efeito perante terceiros quando averbado no I.N.P.I. (LPI, art. 140), ou seja, seria necessário que o contrato de fls. 80 -- 92 estivesse regularmente registrado para que ele produzisse efeitos perante o réu. Mesmo que amparado pela declaração de representação exclusiva (fl. 50). Contudo, evidente que esta norma busca proteger o terceiro de boa-fé. No caso em tela, o réu foi regularmente notificado pela autora quanto às supostas infrações (fls. 133 e ss.), de maneira que -- se deu continuidade às violações -- o fez de má-fé. Destarte, não pode ser protegido por norma que visa proteger aqueles que não tem ciência da pactuação. Por fim, muitos doutrinadores entendem que a averbação do contrato no I.N.P.I. sequer seria requisito para aferir legitimidade quando o conflito é entre licenciado e infrator. Veja-se: Embora a marca seja um bem móvel, o papel do INPI é similar ao de um cartório de registro de imóveis, ao conferir às licenças e cessões a publicidade necessária para que elas tenham efeitos erga omnes e sejam oponíveis a terceiros. A averbação é imprescindível para a remessa de royalties ao exterior. Disso não se segue, porém, que a falta de averbação prive a licença ou cessão da marca de qualquer efeito. Quando duas ou mais partes disputam a marca munidas de justo título (contratos conflitantes e sucessivos assinados pelo mesmo titular), terá eficácia aquele que for averbado no INPI em primeiro lugar. O cessionário não é obrigado a respeitar as licenças de uso não averbadas no INPI, pois o direito obrigacional ínsito à licença não se sobrepõe ao direito real de propriedade que o cessionário adquire sobre o registro da marca. No entanto, se a licença estiver averbada, seus efeitos perduram mesmo em face do cessionário. Em contrapartida, quando a disputa da marca se dá com um terceiro desprovido de qualquer título, a averbação do contrato de cessão ou de licença não deve ser exigida para que o licenciado exclusivo ou o cessionário possam agir contra o infrator. (SCHMITT, Lélio. Título I - Dos Contratos Sobre a Marca In: SCHMITT, Lélio. Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos - 3ª Ed. - 2023. Editora Lumen Juris. 2023.)- Ademais, tal contrato lhe deu direitos exclusivos de distribuir, vender, comercializar e prestar serviços de manutenção em relação aos Principais Produtos durante a Vigência no Território . Assim, mesmo que não pudesse defender a marca em si, há alegação de concorrência desleal. Neste caso, ela age em nome próprio para defender seu negócio contra atos que causam confusão no consumidor e desvio de sua clientela. Portanto, seria imperioso o seguimento da demanda para verificação, ao menos, da concorrência desleal. Daí, partes legítimas e bem representadas. Sem prejuízo, DEFIRO a prova pericial requerida pelo réu. Para tanto, NOMEIO o i. perito Rodrigo Sérgio Bonan de Aguiar, cujos dados são conhecidos pelo cartório. Os honorários serão pagos exclusivamente pelo réu/reconvinte, uma vez que é o único requerente da prova. Às partes para apresentarem os quesitos que lhes são facultados pelo art. 465, §1º, III do C.P.C., bem como se tem assistente técnico a indicar. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, abra-se vista ao i. perito para que proponha seus honorários (art. 465, §2º do C.P.C.). Desta manifestação, dê-se ciência às partes que requeiram o que entenderem de direito em 5 (cinco) dias (C.P.C., art. 465, §3º).