0025495-85.2024.8.16.0001

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL DE CURITIBA 2ª VARA ESTADUAL EMPRESARIAL - PROJUDI 27ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL REGIONAL. Rua da Glória, 362 - 7º andar - Alto da Glória - Curitiba/PR - CEP: 80.030-060 - Fone: (41) 3200-4733 - E-mail: CTBA-28VJ-S@tjpr.jus.br Autos nº. 0025495-85.2024.8.16.0001 Processo: 0025495-85.2024.8.16.0001 Classe Processual: Procedimento Comum Cível Assunto Principal: Propriedade Intelectual / Industrial Valor da Causa: R$100.000,00 Autor(s): NOVELTY PARTNERS LTDA Réu(s): Prosocks Comércio Digital LTDA NOVELTY PARTNERS LTDA, qualificado nos autos em epígrafe, por seu procurador judicial (mov. 1.2), ajuizou a presente ação, na qual incluiu PRO SOCKS COMÉRCIO DIGITAL LTDA no polo passivo, também devidamente qualificada, a fim de obter provimento judicial que: a) condene a parte ré ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em se abster de utilizar a marca/expressão ULTRAGRIP em todos os seus produtos e em qualquer forma de venda, comercialização, apresentação ou anúncio; b) declare a prática, pela ré, de uso indevido da marca da autora e concorrência desleal; c) condene a parte ré ao pagamento de indenização por perdas e danos pela prática de uso indevido de marca e concorrência desleal, a ser apurada na fase de liquidação da sentença. Como causa de seus pedidos, asseveraram, em suma, que: a) a parte ré vem utilizando indevidamente o elemento nominativo “ULTRAGRIP”, objeto de registro de marca de titularidade do autor, em violação aos arts. 129, 130, III, 189, I, 195, IV e V, da Lei nº 9.279/96; b) mesmo após notificações extrajudiciais, a parte ré optou por manter a conduta ilícita, motivo pelo qual tornou necessário o ajuizamento da ação; c) é legítimo titular de diversos registros da marca “ULTRAGRIP” junto ao INPI, abrangendo, entre outras, classes relacionadas à comercialização e fabricação de meias esportivas (Registros 926211862, 932653952 e 932653987), de modo que a comercialização desse artigo com o emprego da expressão objeto do registro de marca não pode ser realizada por terceiros sem sua autorização; d) a ré atua em sua mesma área de atividade e utiliza a marca registrada do autor de forma ostensiva em anúncios, website, redes sociais e canais de comércio eletrônico de alcance nacional e internacional, causando confusão no público consumidor, inclusive com oferecimento de garantia atrelada à marca “ULTRAGRIP”; e) a conduta da parte ré configura concorrência desleal, nos termos do art. 209 da nº Lei nº 9.279/96, diante da exploração parasitária e da tentativa de se aproveitar da reputação e do investimento do autor em pesquisa, desenvolvimento e proteção da marca; f) a ré, apesar de reconhecer a irregularidade de sua conduta, em resposta à notificação extrajudicial remetida pela parte autora, não cessou o uso da marca e ainda tentou registrá-la no INPI, revelando má-fé e intensificando a confusão no mercado, inclusive gerando indagações de terceiros sobre as “meias” produzidas pela ré como se fossem do autor; g) o dano decorrente do uso indevido da marca é presumido (“in re ipsa”), sendo cabível indenização por perdas e danos, nos termos dos arts. 209 e 210 da Lei nº 9.279/96, bem como do art. 944, do Código Civil; h) diante da prova documental e da continuidade da violação marcária, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, justificando a concessão de tutela de urgência para impedir lesão de difícil reparação, nos termos do art. 300, do CPC e art. 209, § 1º, da Lei nº 9.279/96; i) a jurisprudência confirma a possibilidade de concessão de tutela liminar para impedir o uso indevido de marca em hipóteses semelhantes. Requereu a concessão tutela provisória de urgência (arts. 300, do CPC), para que a parte ré seja compelida, liminarmente, a se abster de utilizar a marca/expressão “ULTRAGRIP” em todos os seus produtos e em qualquer forma de venda, comercialização, apresentação ou anúncio. Deu à causa o valor de R$ 100.000,00. Com a petição inicial, juntou documentos (mov. 1.2 a 1.13). Declarou-se a incompetência do juízo (mov. 13.1). Indeferiu-se o pedido pela concessão da tutela de urgência antecipada (mov. 30.1). O recurso de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que indeferiu o pedido pela concessão da tutela de urgência foi desprovido, mediante decisão colegiada proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (mov. 113.2). Citada (mov. 120.1), PROSOCKS COMERCIO DIGITAL LTDA, por seu procurador judicial (mov. 121.2), ofertou contestação, por meio da qual requereu a extinção do processo sem o julgamento de seus capítulos de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos (mov. 122.1). Como questão preliminar, arguiu a ausência do interesse de agir, sob o fundamento de que na data do ajuizamento da ação (26.7.2024), o autor não possuía registro concedido da marca “ULTRAGRIP” nas classes pertinentes (NCL 25 e NCL 28), detendo apenas pedidos pendentes, em afronta ao art. 129, caput, da Lei nº 9.279/96, que adota o sistema atributivo de direito. Quanto ao mérito, como matéria de exceção, asseverou, em síntese, que: a) sua ausência na audiência de conciliação designada para 21/07/2025 decorreu da inexistência de citação ou intimação válidas até aquela data; b) mesmo que existente pedido de registro pelo autor, possui direito de precedência previsto no art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96, pois já utilizava a expressão “ULTRAGRIP” em meias esportivas há mais de seis meses antes do depósito realizado pelo autor, conforme ata notarial anexada; c) a narrativa da petição inicial contém omissões e variações fáticas, buscando induzir o juízo a erro, especialmente ao omitir que o autor não comercializaria meias esportivas e não teria registro concedido para essa categoria quando ajuizou a ação; d) a ré atua no mercado de meias esportivas desde 2020, possuindo identidade visual, embalagens, design e público-alvo próprios, de modo que a utilização do termo “ULTRAGRIP” constituiria apenas adjetivo descritivo do produto, e não marca distintiva, sendo expressão amplamente utilizada no mercado internacional para indicar aderência; e) inexiste confusão no mercado consumidor, pois a marca principal utilizada é “PROSOCKS”, sendo “ULTRAGRIP” termo funcional, o que afasta suposta concorrência desleal; além disso, o autor não comprovou qualquer dano, desvio de clientela ou confusão real, limitando-se a alegações genéricas de dano “in re ipsa”; f) o termo “ULTRAGRIP” não possui caráter distintivo forte e não pode ser apropriado de forma exclusiva, por se tratar de expressão descritiva ou evocativa, inexistindo secundariedade marcária ou notoriedade que justificasse exclusividade; assim, aplica-se o princípio da especialidade, que permite coexistência de sinais semelhantes desde que não causem confusão; g) decisões do TJPR e do STJ reforçam que a proteção ao registro marcário depende da demonstração efetiva de confusão ou prejuízo comercial, o que não ocorreria na espécie, conforme precedentes citados e análise realizada no indeferimento da tutela de urgência pelo próprio juízo; h) a pretensão indenizatória deve ser afastada porque o autor não demonstrou confusão mercadológica, prejuízo comercial ou nexo causal; além disso, não atuaria no mesmo segmento de meias esportivas, inexistindo concorrência direta; i) a autora teria litigado de má-fé ao afirmar falsamente possuir registros concedidos nas classes 25 e 28, embora tais registros fossem apenas pedidos pendentes, alterando a verdade dos fatos (art. 80, II, III e V, do CPC) e utilizando o processo para impedir o legítimo registro da ré e auferir vantagem indevida. Com a petição de contestação, juntou documentos (movs. 122.2 a 122.12). Anexou-se aos autos decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, referente aos autos 5011971- 84.2025.4.04.7205/SC, em que se determinou que o presente juízo fosse comunicado do teor da decisão, bem como sobre a hipótese de conexão entre aquele feito e a presente demanda (mov. 126.1). Determinou-se a designação de audiência de conciliação (mov. 127.1). A parte autora impugnou os termos da contestação, aduzindo, em síntese, que (mov. 137.1): a) a preliminar de carência de ação sustentada pela ré não subsiste, pois, em 19/08/2025, o INPI concedeu os registros da marca “ULTRAGRIP” nas classes NCL 25 e NCL 28, fato superveniente que deve ser considerado nos termos do art. 493, do CPC; b) mesmo antes da concessão formal, os pedidos de registro já conferiam à autora legitimidade para buscar tutela jurisdicional, pois o depósito protege a anterioridade e gera expectativa legítima de direito, havendo, ademais, registro previamente existente na classe 35; c) não procede a tese de direito de precedência invocada pela ré, pois a autora havia depositado o registro da marca “ULTRAGRIP” para a classe NCL 35 em 01/04/2022, antes de qualquer uso alegado pela ré, cujo quadro de datas indica início do emprego do termo apenas em 08/07/2022; d) as atas notariais apresentadas pela ré não comprovam uso público, contínuo e de boa-fé, não demonstrando comercialização efetiva ou notoriedade suficientes para caracterizar o direito de precedência previsto no art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96; e) a adoção da expressão “ULTRAGRIP” pela ré, conhecedora do depósito anterior da autora para classe 35, revela ausência de boa-fé e tentativa de aproveitamento parasitário, afastando a incidência do direito de precedência; f) não procede o argumento de uso meramente descritivo, pois o INPI reconheceu a distintividade da marca ao conceder registro, superando a vedação do art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96 e firmando o caráter marcário exclusivo da expressão “ULTRAGRIP” para as classes 25 e 28; g) há confusão de mercado e concorrência desleal, comprovadas por pesquisas que misturam resultados de produtos da autora e da ré, bem como pelo episódio relatado na inicial em que jornalista associou equivocadamente produtos da ré à autora, condutas que se enquadram no art. 195, IV e V, da Lei nº 9.279/96; h) inexiste distinção de segmentos de mercado, pois os registros concedidos abrangem exatamente meias e vestuário esportivo, tornando idênticos os mercados das partes; além disso, ambos atuam no mesmo macrossegmento de artigos para performance esportiva, com público e canais de venda comuns; i) o pedido indenizatório é devido, pois o art. 209 da Lei nº 9.279/96 impõe reparação em caso de violação de direito marcário e a jurisprudência reconhece o dano presumido (“in re ipsa”), reforçado pela confusão constatada no mercado; j) não há litigância de má-fé, pois a autora jamais alterou a verdade dos fatos: os registros foram efetivamente concedidos, a documentação foi integral e precisa e inexiste dolo específico ou finalidade ilícita no exercício do direito de ação, inexistindo fundamento para aplicação dos arts. 80 e 81 do CPC; k) o indeferimento anterior da tutela de urgência se deu com fundamento exclusivo na ausência de registro nas classes 25 e 28, situação completamente superada pelo fato superveniente da concessão definitiva em 19.8.2025, de modo que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da medida. Ante a concessão do registro de marca, reiterou o pedido pela concessão da tutela de urgência pleiteada na petição inicial, pugnando por seu deferimento. Determinou-se a intimação da parte ré para manifestação sobre o pedido de tutela de urgência (mov. 139.1). A parte ré impugnou os termos do pedido (mov. 143.1). Como questão preliminar de mérito, arguiu a existência de conexão com a Ação de Nulidade de Registro de Marca autuada sob o nº 5011971-84.2025.4.04.7205/SC (TRF4), que discute a nulidade dos registros “ULTRAGRIP” (NCL 25 e 28), o que atrai a reunião de processos para evitar decisões conflitantes. Arguiu, também, a incompetência absoluta do juízo, pois como a ação conexa busca a abstenção de uso de marca registrada, a competência é da Justiça Federal quando houver participação do INPI, inclusive para tutela provisória. A tese repetitiva firmada pelo STJ no âmbito do Tema Repetitivo nº 950 estabelece que, enquanto questões de “trade dress”, concorrência desleal e afins (sem registro no INPI) são da Justiça Estadual, a imposição de abstenção de uso de marca registrada, em ação com participação do INPI, é da Justiça Federal, logo, deve-se reconhecer a incompetência absoluta deste juízo estadual. Quanto ao mérito, alegou, em síntese, que: a) quanto ao pedido de reconsideração da tutela de urgência, inexiste alteração dos fundamentos que levaram ao seu indeferimento: o TJPR registrou que o uso do termo “ULTRAGRIP” pela ré tem função descritiva, não distintiva de origem empresarial, e que não há prova de confusão nem demonstração de atuação das partes no mesmo ramo mercadológico; b) há prejudicialidade externa, pois a validade dos registros concedidos pelo INPI está judicializada na Justiça Federal (TRF4), de modo que a tutela antecipada aqui baseada em título cuja validade é contestada seria inadequada e arriscaria decisões inconciliáveis • art. 300, § 3º, do CPC (vedação à tutela quando houver perigo de irreversibilidade); c) subsiste o direito de precedência da ré, por uso anterior e de boa-fé do signo “ULTRAGRIP” para meias esportivas por período superior a seis meses antes do depósito da autora nas classes 25 e 28, o que, como exceção ao sistema atributivo, supera a presunção do registro administrativo; d) inexiste periculum in mora a amparar a tutela: a autora conviveu com o uso por meses antes de demandar (notificação em 02/2024 e ação em 07/2024), e o TRF4 teria indeferido medida urgente em feito conexo, ao passo que há perigo de dano reverso para a ré se for obrigada a cessar, de imediato, expressão descritiva que identifica tecnologia de produto utilizado desde 2022. Declarou-se a existência de conexão entre este processo e que o tramita sob o nº 5011971-84.2025.4.04.7205/SC, indeferindo-se, contudo, sua reunião para julgamento conjunto. Rejeitou-se a preliminar de incompetência do Juízo. Indeferiu-se a concessão de tutela de urgência (mov. 146.1). Instadas a se manifestar acerca das provas que pretendem produzir, a parte autora requereu a produção de prova pericial (mov. 149.1). A parte ré se manteve inerte (mov. 150). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 1 – Audiência para saneamento (art. 357, § 3º, CPC) Não apresentado a causa complexidade excepcional sobre questões de fato ou de direito, tendo sido, ademais, possibilitada a cooperação das partes na atividade de saneamento e delimitação de referidas questões, revela-se desnecessária a designação da audiência referida no art. 357, § 3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual passo de pronto ao saneamento da relação processual. 2 – Questões processuais (art. 357, I, CPC) Falta de interesse de agir De acordo com o art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ao analisar o interesse de agir como condição da ação, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO assevera que constitui objeto do interesse de agir a tutela jurisdicional e não o bem da vida a que ela se refere. E prossegue: O demandante terá ou não direito a obter esse bem – e isso é uma questão de direito material, a ser resolvida em conformidade com as normas deste e sem influência sobre o interesse de agir. (...). Haverá o interesse processual sempre que o provimento jurisdicional pedido for o único caminho para tentar obtê-lo e tiver aptidão a propiciá-lo àquele que o pretende. Depois quando reconhecida existência do interesse de agir, o juiz conceder-lhe-á ou não o bem da vida, conforme o caso (e essa será a decisão de mérito)12. Como se infere das lições do processualista paulista, a aferição do interesse de agir passará pela constatação da necessidade da tutela jurisdicional, caracterizada pela ausência de outros meios para a satisfação de uma pretensão resistida, ou, ainda, para esclarecer dúvida acerca da existência ou do modo de ser de dada relação jurídica (art. 19, I, CPC). Não comporta análise sobre a possível procedência ou improcedência da pretensão deduzida. Limita-se à aferição da necessidade de que o Estado-juiz intervenha em um dado conflito de interesses, como única forma de resolvê-lo. Essa necessidade da tutela jurisdicional, da qual emerge o interesse em provocar o Poder Judiciário, por sua vez, será aferida in status assertionis. Ou seja, a partir tão somente da análise da narrativa apresentada na inicial, sem se adentrar no mérito acerca da veracidade ou não dos fatos ali expostos. Superada essa fase inicial de definição de pressupostos teóricos para análise da exceção ventilada, cabe volver ao caso concreto. Como se infere da leitura da contestação ofertada, afirma a parte ré a inexistência de interesse de agir da parte autora, porquanto ela não teria, no momento do ajuizamento da ação, registro de marca da expressão ULTRAGRIP. Em momento algum alega que não há necessidade de tutela jurisdicional para se que se reconheça a existência desse registro e dos danos que a autora afirma decorrerem da sua violação. Ao contrário, questiona o direito à obtenção do bem da vida que se pleiteia, argumento que inclusive deixa clara a existência de conflito de interesses, que justifica a busca pela tutela jurisdicional. Diante do exposto, revelada a necessidade e o consequente interesse em se buscar a tutela jurisdicional, como forma de efetivação do direito alegado, impõe-se a rejeição da exceção processual ventilada, segundo a qual a demanda deveria ser parcialmente extinta, por ausência de interesse de agir. Ausentes quaisquer exceções processuais dilatórias ou peremptórias que impeçam o desenvolvimento válido da relação processual ou a análise do mérito dos pedidos deduzidos, declaro o processo saneado. 3 – Questões prejudiciais de mérito (art. 354 c/c art. 487, II, CPC) Não foram suscitadas questões prejudiciais de mérito. E não se vislumbra, ao menos na análise ora realizada dos autos, a ocorrência de prescrição ou decadência. Portanto, revela-se possível a análise das questões de mérito propriamente ditas. Desse modo, passo à organização do processo, com a delimitação das questões de fato e de direito (art. 357, § 2º, CPC). 4 – Questões de direito relevantes (art. 357, IV, CPC) As questões relevantes para o deslinde da causa são aquelas deduzidas pelas partes em suas manifestações no curso da relação processual, não havendo, segundo juízo apriorístico ora realizado, questões de direito diversas a serem objeto de cognição. 5 – Questões de fato (art. 357, II, CPC) e o ônus de comprová-las (art. 357, III, CPC) Em decorrência da dialeticidade estabelecida por meio do exercício do direito ao contraditório exercitado no curso desta relação processual, restaram controvertidos os seguintes pontos de fato: a) a existência de potencial de confusão ao consumidor, decorrente das características das marcas do autor e do réu. As partes não estabeleceram convenção sobre o ônus da prova (art. 373, §§ 3º e 4º, CPC). Tampouco requereram sua distribuição de maneira diversa daquela ordinariamente estabelecida (art. 373, § 1º, CPC). Dessarte, o ônus da prova incumbirá ao autor em relação ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), descrito no item ‘a’. 6 – Meios de prova úteis à elucidação das questões de fato (art. 357, II, CPC) 6.1 – Prova pericial Para adequada instrução do feito, é necessário o esclarecimento de fato, cuja prova demanda conhecimento científico especializado. Nesse quadro, revela-se pertinente a produção de prova pericial (art. 156, CPC). Dessarte, com fundamento no art. 370 do Código de Processo Civil, determino, de ofício, a produção de prova pericial, consistente em exame, a ser realizado por perito na área de propriedade industrial (art. 464, CPC). 1 – Para produção da prova pericial, nomeio o perito ALEXANDRE RICARDO PESSERL, especialista em propriedade industrial, inscrito no cadastro de auxiliares da justiça, que deverá cumprir o encargo independentemente de compromisso (art. 466, CPC), cabendo às partes: a) indicar o assistente técnico, com os contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações; b) apresentar quesitos; e c) arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, no prazo preclusivo de 15 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão (art. 465, § 1º, CPC). 2 – Decorrido o prazo para apresentação dos quesitos, intime-se o perito nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste eventual escusa legítima à aceitação do encargo, acompanhada das provas necessárias à sua comprovação (art. 157, CPC), sob pena de se reputar renunciado o direito a alegá-la. Destaque-se que a aceitação do encargo é obrigatória, ressalvando-se a existência de motivo justo previsto em lei ou a critério da autoridade judiciária, sendo a recusa imotivada passível de multa, além das sanções penais e administrativas pertinentes (art. 468, II, § 1º, CPC). 3 – Ante a possibilidade de rejeição do motivo alegado (art. 467, CPC), independentemente do oferecimento de escusa, deverá o perito apresentar seu currículo, com a comprovação de sua especialização, seus contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, e sua proposta de honorários (art. 465, § 2º, I, II e III, CPC). 4 – Ofertada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias. 5 – Em havendo concordância das partes ou transcorrido in albis o prazo para manifestação, a proposta restará automaticamente homologada, cabendo à parte autora (art. 95, CPC) depositar os honorários em conta judicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 95, § 1º, CPC), sob pena de preclusão20. 6 – Homologada a proposta de honorários e depositados em conta judicial à disposição do juízo, intime-se o perito para que dê início aos trabalhos, comunicando ao juízo, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a data e o local em que eles serão realizados, devendo as partes serem intimadas, nos termos do art. 474 do Código de Processo Civil. 6.1 – Ademais, deverá o perito assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação – através do endereço eletrônico do assistente técnico – comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, § 2º, CPC). 7 – O laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias. (art. 466, § 2º, c/c o art. 474, CPC). 8 – Apresentado o laudo, intimem-se as partes, que poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre ele se manifestar, trazendo aos autos eventuais pareceres confeccionados pelos assistentes técnicos e formulando, caso entendam necessário, quesitos de esclarecimentos (art. 477, § 1º, CPC). 9 – Apresentada divergência ou dúvida de qualquer das partes, intime-se o perito para que preste os esclarecimentos necessários, no prazo de 15 dias. 10 – Prestados os esclarecimentos, intimem-se as partes para que se manifeste, no prazo de 15 dias. 11 – Após, tornem conclusos. Curitiba, data gerada pelo sistema. Mário Dittrich Bilieri Juiz de Direito Substituto