0023315-17.2013.4.03.6100

PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0023315-17.2013.4.03.6100 RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA APELANTE: SERGIO FLAVIO SIQUEIRA ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA CRISTINA DE BARROS - SP310039 APELADO: FIRE NIGHT BAR LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) APELADO: ALCIDES RIBEIRO FILHO - SP80025 ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA DE MIRANDA SOUZA - SP151281-A DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por SÉRGIO FLÁVIO SIQUEIRA, nos autos de ação pelo rito comum que busca a nulidade de registro marcário (marca nominativa “MUSICALIANDO”, registro nº 823.851.931), de titularidade da parte ré FIRE NIGHT BAR LTDA. ME. O pedido de declaração de nulidade do referido registro foi realizado pela parte autora (apelante) SÉRGIO FLÁVIO SIQUEIRA. Consta dos autos que a autarquia federal deferiu os pedidos de registro marcário tanto da parte autora (apelante), como da parte ré. O apelante SÉRGIO FLÁVIO SIQUEIRA ajuizou a presente ação para declaração de nulidade do registro nº 823.851.931, aduzindo que já havia obtido o registro da marca nominativa “MUSICÁLIA”, concedido em 11.04.1989 (registro nº 811.813.908). Ouvido, o INPI manifestou-se pela manutenção do registro impugnado, requerendo que o pedido fosse julgado improcedente (ID 92983222, Págs. 08-34). A r. sentença julgou o pedido improcedente ao fundamento de que não há risco de colidência entre as marcas. Pontuou que as normas protetivas da marca visam evitar a possibilidade de confusão, por parte do consumidor, quanto à real origem ou procedência do produto ou serviço por ele adquirido. No caso concreto, ante a documentação apresentada, a decisão do INPI foi considerada correta, pois não há risco de confusão entre as marcas “MUSICÁLIA” e “MUSICALIANDO”, as quais podem conviver no mercado, sem risco de confundir o público consumidor/usuário (ID 92983222, Págs. 88-91). A parte autora interpôs apelação visando à reforma da sentença (ID 92983222, Págs. 93-101), apresentando as seguintes alegações: a) preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não foi oportunizado à apelante produzir provas; b) violação ao artigo 124, incisos XIX e XXIII da LPI; c) a marca da parte ré sugere que se trata da marca da parte autora, causando risco de confusão perante o público; e d) semelhança fonética, gráfica e de conjunto entre as marcas. Requereu preliminarmente a anulação da r. sentença, e se não for o caso, requereu a reforma da sentença para anular o registro nº 823.851.931 (“MUSICALIANDO”). A apelada FIRE NIGHT BAR LTDA. ME apresentou contrarrazões a ID 92984525, Págs. 12-23. Em síntese, aduziu que: a) não há cerceamento de defesa, pois a matéria não depende de dilação probatória; b) há diversas marcas registradas na classe 41 com o prefixo ou radical MUSICA, o que demonstra que as marcas das partes podem conviver harmonicamente; c) a marca da parte autora é evocativa, cuja proteção legal é mitigada; e d) as marcas das partes são suficientemente distintas. Ao final, requer a manutenção da r. sentença. O INPI apresentou contrarrazões a ID 92984525, Págs. 25-38. Em síntese, aduziu que não há violação do artigo 124, incisos XIX e XXIII, da LPI. As marcas de ambas as partes adotam a expressão “MUSICAL”, de uso comum. As características de sonoridade e grafia das marcas são distintas o suficiente. Requereu a manutenção da r. sentença. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que a decisão ora impugnada foi proferida sob a vigência do CPC/73, aplicando-se, à hipótese, o Enunciado n.º 2 do E. STJ, que dispõe: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016), devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 557, possibilitava o julgamento unipessoal de recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com a jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de tribunal superior. Nesse aspecto, cabe mencionar que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão. Além disso, a utilização desse instituto processual coaduna-se com os princípios da eficiência, da economia e da celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, por estar calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas cortes superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial. Mostra-se viável, portanto, o julgamento do presente feito por meio de decisão monocrática. Isso posto, cinge-se a discussão sobre verificar: (i) se há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) se a marca da parte ré (apelada) seria nulas, por risco de confusão ou associação indevida (art. 124, XIX, LPI) com a marca da parte autora (apelante); e (iii) se as marcas da parte autora e da parte ré poderiam coexistir. Sobre a questão, a Lei nº 9.279/1996, em harmonia com a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), da qual o Brasil é signatário, regula o Sistema de Propriedade Industrial, garantindo direitos e obrigações sobre a matéria. Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.279/1996, a proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; V - repressão à concorrência desleal; e VI - concessão de registro para jogos eletrônicos. Discute-se a possibilidade de anulação do ato administrativo que deferiu o registro da marca, por alegada similitude com a marca anteriormente registrada. O sistema brasileiro de proteção de marcas fundamenta-se na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), que estabelece: Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX — reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (...) XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. A norma veda o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca anteriormente registrada, quando existir risco de confusão ou associação indevida pelo público consumidor. Ainda, nos termos da lei, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, de forma que assegura ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Assim, a proteção a uma marca específica se dá pelo registro junto ao órgão competente (Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI). Pelo princípio da anterioridade, a proteção deste direito é conferida aquele que primeiro realizar o depósito do pedido de registro junto ao INPI. Não obstante, a lei também confere respaldo à situação na qual a pessoa que na data da prioridade ou depósito, de boa-fé, já usava no país, há pelo menos 6 meses, marca idêntica ou semelhante, de forma que terá direito de precedência ao registro, nos termos do art. 129 e seus parágrafos. Pelo princípio da especialidade, o direito à exclusividade da marca ficará restrita ao âmbito do segmento econômico de atuação do requerente. Assim, é possível a coexistência de marcas iguais, contanto que os produtos ou serviços pertençam a ramos distintos, atividades distintas. Nada obstante, esta previsão encontra exceção no caso de "marca de alto renome", situação na qual a marca já passou a ser conhecida no mercado em geral, de forma que alcançou um patamar de grande reconhecimento e reputação, em tais situações a proteção acaba englobando todos os ramos de atividades, sendo-lhe assegurada proteção especial, conforme art. 125 da referida Lei. Ademais, a proteção à marca se estende por todo o território nacional (princípio da territorialidade), com ressalva feita à situação da "marca notoriamente conhecida", na qual o seu titular poderá requerer sua proteção dentro do seu segmento e independente de registro no país. Para tanto, contudo, deve haver o registro em um dos países signatários da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (art. 126, da Lei nº. 9.279/1996). Assim, para o registro como marca é possível a utilização de qualquer sinal (letras, números, desenhos, etc.) de forma a identificar o produto ou serviço. Ademais, anota-se que a Lei nº. 9.279/1996, no seu art. art. 122 permite o registro como marca de sinais distintivos que sejam visualmente perceptíveis. Logo, não há como se falar na proteção garantida pelo registro à marca de sinais sonoros, olfativos ou gustativos. Pela sua forma de apresentação, a marca pode ser considerada: i) nominativa - quando formada exclusivamente por palavras ou letras e algarismos, sem demais elementos gráficos ou cores; ii) figurativa - quando for constituída apenas por símbolo, imagem, desenho, etc.; iii) mista - formada pela junção da nominativa com a figurativa e iv) tridimensional - quando formada por objeto (forma plástica), contanto que distinto da sua forma inerente, logo, deve ser diferente da sua própria natureza. Ademais, a exclusividade de uso da marca só será garantida àquelas marcas em que há a possibilidade de individualizar um serviço ou produto de outros de natureza idêntica, sem a colidência entre termos ou signos já registrados. Adicionalmente, com relação ao disposto no art. 124, inciso XIX da Lei de Propriedade Industrial, situação na qual não seria possível o registro de marca, no Julgamento do Resp nº 949.514/RJ, o c. Superior Tribunal de Justiça formulou o seguinte entendimento: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). - Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas. (REsp n. 949.514/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 4/10/2007, DJ de 22/10/2007, p. 271.) Assim, faz-se ressalva para a proibição do art. 124, inciso XIX, de forma que se permite a coexistência de marcas semelhantes ou iguais, desde que atendidos os requisitos cumulativos apresentados pelo E. STJ, a fim de evitar confusão no consumidor sobre as marcas. No mesmo sentido, também foi proferida decisão por este e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região: APELAÇÃO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. 2. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade. 3. Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada (REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor. 4. Narra o autor que protocolou "Pedido de Registro de Marca de Produto (Mista)", em 30.04.2016, perante o INPI, nas classes 35 e 41, respectivamente, n. 910970653 e n. 910970645, objetivando o registro da marca "JOIA EVENTOS ESTRATEGICOS", para identificação dos serviços de consultoria em gestão pessoal, negócios, marketing e organização de eventos no geral. Relata que os dois pedidos de registro restaram indeferidos (inciso XIX do Art. 124 da LPI). 5. O INPI alegou que o indeferimento dos registros decorreu da inexistência de distinção entre o sinal (que possui o termo "Joia" em destaque) e serviços assinalados pela marca da autora em relação a marcas "JÓIA BRASIL" e "JÓIA ENTERTAINMENT", cujos registros estão em vigor e se enquadram em segmento mercadológicos idênticos. 6. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior, para que se configure violação ao registro de marca, faz-se necessário que haja possibilidade que os sinais marcários sejam confundidos pelo público consumidor ou, ainda, que possa haver associação errônea em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida (REsp 1799164/RJ; AgInt nos EDcl no AREsp 936.937/PR). 7. Como se infere da legislação de regência e da jurisprudência, a semelhança fonética e gráfica entre os sinais não são bastantes por si sós para configurar a impossibilidade de registro, é imprescindível que as semelhanças sejam capazes de gerar confusão ou associação indevida, corolários da proteção à concorrência desleal, no intuito de tornar impraticável que a marca de uma empresa seja utilizada por outra na intenção de promover a aquisição de seu produto pela associação com um anterior já conhecido. 8. Em relação a marca "JÓIA BRASIL’, verifica-se que o registro relaciona-se a ramo mercadológico específico de jóias e bijuterias, além do seu sinal marcário ser completamente distinto do da parte autora. Neste contexto, entendo que, embora haja colidência em relação à fração da marca, correspondente à palavra "joia", não vislumbro possibilidade confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96. 9. Há que destacar que a marca "JÓIA ENTERTAINMENT" possui apenas elementos nominativos, enquanto a marca da autora é mista e traz, também, elementos figurativos, o que por si só, já determina a distinção entre elas. Outrossim, é fato que não há direito ao uso exclusivo do elemento nominativo "JOIA" por parte de nenhum dos registros indicados como impeditivos pela autarquia, assim como não se verifica reprodução ou imitação das marcas confrontadas. Considero, ainda, que as expressões "EVENTOS ESTRATÉGICOS” e " ENTERTAINEMNT" são aptas para distinguir os fornecedores de serviço. 10. Logo, embora inafastável a colidência de parte dos vocábulos das marcas confrontadas, considero irrazoável o indeferimento de registro da marca "JOIA EVENTOS ESTRATÉGICOS"" com fundamento nos registros anteriores das marcas ""JÓIA ENTERTAINMENT" e "JÓIA BRAZIL" posto a insuscetibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96. 11. Apelo não provido. (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000355-35.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 30/3/2023, DJEN DATA: 13/4/2023) Pois bem. No caso em tela, em 11.04.1989 foi concedida a marca nominativa “MUSICÁLIA”, na antiga classe 41:20-40 (registro nº 811.813.908), cuja natureza é de serviço. Atualmente essa marca pertence à parte autora, que o adquiriu da titular original CHIC SHOW PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/C LTDA. (ID 92983221, Págs. 24-32). Em 13.10.2009 a parte ré obteve o registro da marca nominativa “MUSICALIANDO”, na classe NCL (7) 41 (registro nº 823851931), cuja natureza é de serviço. Essa marca apresenta a seguinte especificação: “apresentações de espetáculos ao vivo, bailes (organização de -; discoteca; espetáculos [shows (Ingl.)] (Organização de -); festas (planejamento de -); lazer; produção de shows” (ID 92983221, Págs. 25 e 37-52). Ambas as marcas objeto do processo são nominativas, portanto não há combinação com elementos visuais. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (artigo 130 e artigo 330, inciso I, do CPC/73) Inicialmente, aprecio a arguição de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, sem oportunidade de produção de provas pela parte autora. Não assiste razão à parte autora. Após a apresentação das contestações pelas partes rés, o i. juízo de primeira instância intimou a parte autora para que se manifestasse sobre as contestações. Assim, foi preservado o contraditório e a oportunizada a manifestação sobre as alegações das rés, tanto que a parte autora ofereceu réplicas às contestações (ID 92983222, Págs. 74-83). Em que pese a parte autora ter protestado pela produção de provas, verifica-se nos autos que as provas documentais juntadas pelas partes são suficientes para a resolução da lide. Nos termos dispostos no artigo 130 e no artigo 330, inciso I, do CPC/73 (então vigente), é facultado ao julgador indeferir diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, podendo efetuar o julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito, sendo de direito e de fato, não depender de dilação probatória. No caso concreto, o mérito da causa é decidido após a análise comparativa de duas marcas nominativas. Assim, não há elementos estéticos ou características técnicas que exijam a produção de prova pericial. Da mesma forma, não há necessidade de produção de prova testemunhal, pois os fatos são incontroversos. Resta apenas a análise técnica sob o ponto de vista jurídico, cuja atribuição é do órgão judiciário sentenciante. No caso concreto, trata-se de análise semântica das marcas nominativas, juízo que não depende de dilação probatória. Nesse sentido: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS COMPROVADA DOCUMENTALMENTE PELA PARTE RÉ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia, não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. "A aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado analisar as condições de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ)" (AgInt no AREsp 1.468.968/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 3/12/2019). 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito. A conclusão perfilhada no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior. 4. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos a serem provados documentalmente. 5. No caso, o Tribunal estadual observou que a parte ré apresentou documentação consistente que comprova a relação jurídica e a legalidade das cobranças promovidas, já o autor não se desincumbiu minimamente do ônus da prova, pois nem sequer impugnou as alegações, tampouco os documentos ofertados pela ré. 6. A reforma do acórdão recorrido, quanto ao ônus da prova, à ilegitimidade passiva, à comprovação da relação jurídica e à legitimidade das cobranças promovidas pela parte ré, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 3.067.511/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/6/2026, DJEN de 30/7/2026.) Assim sendo, rejeito a alegação de nulidade da sentença. Risco de confusão ou associação indevida entre a marcas da parte autora e da parte ré; e possibilidade de coexistência das marcas (artigo 124, XIX e XXIII da Lei nº 9.279/96) A apelante (parte autora) alega que sua marca nominativa conflita a marca nominativa da apelada (parte ré). Como trata-se de marcas nominativas, comparamos simplesmente as expressões “MUSICÁLIA” e “MUSICALIANDO”, nominalmente. A comparação a ser realizada é das expressões como um todo, e não de suas partes segmentadas. As expressões são distintas. Uma apresenta sonoridade marcada pela tônica “CÁ”, a outra apresenta sonoridade marcada pelo gerúndio “ANDO”. Semanticamente, uma denota um substantivo/objeto (“MUSICÁLIA”), a outra denota uma ação “MUSICALIANDO”. Ademais, ambas as marcas possuem baixa distintividade. A expressão “MUSICA” refere-se ao próprio objeto especificado nas marcas, qual seja, a atividade musical, o que apresenta baixa distintividade. Conclui-se que nenhuma das marcas exclui outras marcas no mesmo segmento que também utilizem a expressão “MUSICA”, desde que o teor integral seja suficientemente distinto. Por isso, “MUSICÁLIA” e “MUSICALIANDO” não se confundem e não se excluem mutuamente. Não se sustenta a alegação de haveria mesma identidade fonética, identidade gráfica e elementos principais. Conforme esclarecido acima, “MUSICA” é uma expressão muito comum e é ligada ao próprio produto/serviço ou suas características. Por essa razão, no caso concreto, os elementos “núcleo marcário” e “ideologia marcária” são de baixa distintividade e são compartilhados por outras marcas que também utilizam expressões semelhantes. Assim, o agente econômico que escolhe expressões comuns e de baixa distintividade para identificar sua marca, como é o caso concreto, assume assim o ônus de conviver com outras marcas que adotam expressões semelhantes. Conforme esclarecido nas contrarrazões da apelada FIRE NIGHT BAR LTDA. ME, há diversas marcas registradas na classe 41 com o prefixo ou radical MUSICA, o que demonstra que as marcas das partes podem conviver harmonicamente. Considerando as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que é extremamente improvável que uma empresa afete as relações comerciais ou capte clientes da outra. Enfim, ambas as empresas convivem harmonicamente no mercado desde o início de suas respectivas atividades. Não há qualquer indício de que uma tenha efetivamente interferido na atividade da outra ou captado clientes indevidamente. Em caso semelhante, já decidiu a C. Segunda Turma, deste e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região: APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA E ABSTENÇÃO DE USO. EXTRA” E “EXTRAMED”. COLIDÊNCIA DE MARCAS. INOCORRÊNCIA. MARCA COMUM. DISTINTIVIDADE SUFICIENTE. PROTEÇÃO LIMITADA. DETERMINAÇÃO DE INDEFERIMENTO E ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO INPI. PODER JUDICIÁRIO NÃO SE IMISCUI NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO PROVIDOS . 1. Trata-se de ação de rito comum, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pela qual a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO pretende a decretação da nulidade da marca nominativa "EXTRAMED", objeto do registro nº 828.522.138, bem como seja indeferido e arquivado, em definitivo, o pedido de registro de nº 901 .007.030, da marca mista "E EXTRAMED". 2. Sabe-se que para se determinar a possibilidade de ocorrência ou não da colisão entre marcas deve-se utilizar o princípio da especialidade, uma vez que não pode ser resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço . (Precedente: REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013). 3. In casu, verifico que a empresa BODY CARE atua no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas, bem como de comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos. Por sua vez, a empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO, ora apelada, atua em diversos segmentos como, por exemplo, comércio varejista de mercadorias, supermercados, hipermercados, drogarias, farmácias, postos de combustíveis, e-commerce, dentre outras. 4. O registro da marca “EXTRAMED” foi concedido na classe 35, que assinala a distribuição de produtos médicos e farmacêuticos. Por outro lado, o registro da marca “EXTRA HIPERMERCADOS”, da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO, foi concedido na classe BR 40 .15, que assinala serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação, que contempla as atividades de supermercados, hipermercados e comercializado de produtos. 5. Importa questionar se a fama da empresa apelada é capaz, por si só, de impor a invalidação de registro de outras marcas e denominações, sem que se tenha demonstrado a ocorrência de prática desleal ao regime de concorrência. 6. A apropriação do signo “EXTRA” como marca atentaria contra as normas de livre concorrência, visto que, “a partir do momento que tais expressões fossem apropriadas por um único particular, seus concorrentes se veriam privados de utilizá-las em meio às suas atividades, o que causaria sérios desequilíbrios.” (PROPRIEDADE INDUSTRIAL APLICADA: REFLEXÕES PARA O MAGISTRADO, Brasília, 2013. Disponívelem:https://www.tjrs .jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/doutrina/doc/PI_para_Juizes_CNI_2013_Brasilia.pdf. Acesso em 21/10/2019) . 7. Imperioso concluir que a expressão “EXTRA”, a despeito da notoriedade da marca “EXTRA HIPERMERCADOS”, é de uso comum, não podendo ser apropriada com exclusividade, cabendo a convivência com outras marcas semelhantes ou idênticas, desde que haja uma mínima diferença. Portanto, não procede a pretensão da apelada, uma vez que as marcas em questão designam o próprio produto ou serviço e guardam suficiente distintividade. 8. Com relação ao pedido de reconhecimento de marca de alto renome, protocolizada junto ao INPI pela apelada (registro nº 830339612), tal pedido encontra-se em análise, de modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir o INPI na declaração de alto renome de marca, ainda que haja a inércia da Administração Pública (Precedentes: REsp nº 1.162.281/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 25/2/2013; AgRg no AgRg no REsp nº 1 .116.854/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 2/10/2012; REsp nº 1.190 .341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014). 9. O INPI, ora apelante, também sustenta que o juízo a quo se imiscuiu na esfera administrativa da autarquia ao determinar o indeferimento e arquivamento definitivo do registro nº 901 .007.030, referente à marca “E EXTRAMED”. 10. Em relação ao tema, não se afigura possível ao Poder Judiciário fazer qualquer juízo de valor quanto ao mérito do ato administrativo proferido por órgão competente, mas tão somente analisar se o ato é regular, se está devidamente motivado ou se padece de alguma ilegalidade. Não tendo sido este o caso em relação ao registro nº 901.007.030, a improcedência da ação se impõe. 11 . Quanto à aplicabilidade do REsp 1.721.701/RJ ao presente caso, insta salientar que, o entendimento exarado pelo STJ, em tal julgamento, não se presta a infirmar os fundamentos da decisão proferida nestes autos. A aplicação de precedentes requer a observância da técnica hermenêutica do “distinguishing”, conforme já consignou o STJ . 12. A aplicação do precedente invocado pela parte apelada não traz a fundamentada verificação da presença, no caso concreto, dos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos destacados na decisão paradigma, em consonância com os termos do art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil. 13. Reexame necessário e apelação providos. Ação anulatória improcedente. (TRF-3 - ApelRemNec: 00144390520154036100, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 8/11/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/11/2023) No mesmo sentido: DIREITO COMERCIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. MARCAS “APSEN” E “IPSEN”. COLIDÊNCIA ENTRE SINAIS DISTINTIVOS. ALEGADA POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE CONFUSÃO. VALIDADE DOS REGISTROS DEFERIDOS PELO INPI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por APSEN FARMACÊUTICA S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos registros das marcas “IPSEN”, “BEAUFOUR IPSEN PHARMA” e “IPSEN INNOVATION FOR PATIENT CARE”, titularizados por IPSEN S.A., sob o fundamento de inexistência de risco de confusão ou associação indevida entre os sinais “APSEN” e “IPSEN”, ambos atuantes no setor farmacêutico. 2. A sentença considerou a diferença gráfica e fonética entre os sinais, a especialização do público consumidor, a ausência de identidade entre os medicamentos comercializados, bem como a convivência da marca APSEN com outros signos similares no mesmo segmento de mercado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) verificar se há possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais “APSEN” e “IPSEN” no mercado farmacêutico, nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996; (ii) aferir se a especialização do público-alvo e as formas de comercialização dos medicamentos são suficientes para afastar o risco de confusão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se configura nulidade da sentença por afastamento das conclusões do laudo pericial, uma vez que o magistrado exerceu o livre convencimento motivado, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, nos termos do art. 371 do CPC/2015. 5. A análise do conjunto fático-probatório revela que a semelhança gráfica entre os sinais “APSEN” e “IPSEN” limita-se à substituição da vogal inicial, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar risco concreto de confusão ou associação indevida. 6. As marcas impugnadas possuem elementos adicionais (“BEAUFOUR”, “INNOVATION FOR PATIENT CARE”) que conferem maior grau de distintividade. 7. O público-alvo dos medicamentos em questão é composto por profissionais da saúde ou consumidores sob orientação médica, o que reduz a suscetibilidade ao engano. 8. O INPI, ao analisar os registros, ponderou que a coexistência dos sinais não compromete a função distintiva das marcas, considerando a segmentação dos produtos, o canal de distribuição e o público especializado. 9. A anterioridade do registro da marca APSEN não afasta, por si, a possibilidade de coexistência com sinais similares, desde que não se verifique risco concreto de confusão ou concorrência desleal, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. 10. Diante do conjunto probatório e dos fundamentos jurídicos apresentados, conclui-se pela validade dos registros concedidos pelo INPI e pela ausência de violação aos arts. 124, V e XIX, da LPI. 11. Honorários advocatícios não majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Mantida a verba fixada na origem em 15% sobre o valor atualizado da causa, por se mostrar adequada e suficiente à remuneração do patrono da parte vencedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. "1. O livre convencimento motivado autoriza o julgador a afastar laudo pericial, desde que o faça com base em outros elementos dos autos. 2. A mera semelhança parcial entre sinais marcários nominativos não autoriza a nulidade de registro, na ausência de risco concreto de confusão ou associação indevida. 3. A análise da colidência entre marcas deve considerar o conjunto marcário, o público consumidor, o canal de comercialização e o grau de distintividade dos sinais." Legislação relevante citada: Lei nº 9.279/1996, arts. 2º, 122, 124, V e XIX, 125, 126, 129; CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 371, 479, 489, § 1º, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApelRemNec 00011639520014036002, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. 2/12/2022; STJ, REsp 949.514/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 4/10/2007; TRF-3, ApCiv 5000355-35.2020.4.03.6100, Rel. Des. Federal Renato Lopes Becho, j. 30/3/2023; TRF-3, ApelRemNec 0014439-05.2015.4.03.6100, Rel. Des. Federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 8/11/2023. (TRF 3ª Região, 2ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007668-50.2011.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 28/05/2026, DJEN DATA: 01/06/2026) O que se demonstra é a semelhança nominativa parcial em ambiente marcário já saturado por signos próximos, sem que se evidencie risco concreto de engano ao mercado especializado. Nessas condições, os atos administrativos do INPI que deferiram os registros impugnados mostram-se legalmente válidos, não havendo fundamento para a declaração de nulidade pretendida. Enfim, quanto a outros pedidos formulados na petição inicial (adjudicação da marca, condenação a indenização etc.), verifico que não foram veiculados na apelação. Assim sendo, trata-se de matérias que não são objeto do recurso. Portanto a r. sentença deve ser mantida, mantendo-se a validade do registro nº 823.851.931 (“MUSICALIANDO”) de titularidade da parte ré (apelada). Quanto aos honorários, verifico que o recurso foi interposto sob a vigência do CPC/73, o qual não prevê elevação de honorários em razão da interposição de recurso. Assim, são mantidos os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença. É o suficiente. Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação. Intime-se. Publique-se. Sobrevindo o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo de origem. São Paulo, na data da assinatura digital. ALESSANDRO DIAFERIA Desembargador Federal