0019940-03.2016.4.03.6100

PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0019940-03.2016.4.03.6100 RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA APELANTE: NATURA COSMETICOS S/A, INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO FERRO RICCI - SP67143-A ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120-A APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, EXITO-NATURAVENE COMERCIAL DE COSMETICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP ADVOGADO do(a) APELADO: EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847-A ADVOGADO do(a) APELADO: ANIZIO DIAS DE OLIVEIRA - SP295619-A DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por NATURA COSMÉTICOS S.A. e INDÚSTRIA E COMÉRCIOS DE COSMÉTICOS NATURA LTDA., nos autos de ação pelo rito comum que busca a nulidade de registro marcário (marca mista “NATURAVENE EXITO”, registro nº 828.516.308, de titularidade da parte ré EXITO – NATURAVENE COMERCIAL DE COSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP. O pedido de declaração de nulidade dos referidos registros foi realizado pelas partes autoras (apelantes) NATURA COSMÉTICOS S.A. e INDÚSTRIA E COMÉRCIOS DE COSMÉTICOS NATURA LTDA. Consta dos autos que a autarquia federal deferiu os pedidos de registro marcário tanto das partes autoras (apelantes), como da parte ré. As apelantes NATURA COSMÉTICOS S.A. e INDÚSTRIA E COMÉRCIOS DE COSMÉTICOS NATURA LTDA. ajuizaram a presente ação para declaração de nulidade do registro nº 828.516.308, aduzindo que já haviam obtido o registro da marca nominativa “NATURA, concedido em 21.06.1994 (registro nº 815082649), bem como de outras marcas mistas correlatas. Ouvido, o INPI manifestou-se pela manutenção do registro impugnado, requerendo que o pedido fosse julgado improcedente (ID 45232816, Págs. 117-155; e ID 45232818, Págs. 84-87). A r. sentença julgou o pedido improcedente ao fundamento de que não há risco de colidência entre as marcas. Considerou que a marca “NATURA” é composta por uma expressão de uso comum, que carece de originalidade, pois remete às expressões “natural” e “natureza”. Concordou com a posição expressada pelo INPI no caso concreto. Destacou a convivência pacífica entre as marcas, observando que a marca da parte ré havia sido concedida há mais de cinco anos da data do ajuizamento da demanda. Ressaltou que há diversas marcas com o radical “NATURA” na área de cosméticos. Comparou a identidade visual das marcas mistas, destacando que são inconfundíveis entre si. Com relação à qualidade de alto renome da marca da parte autora, considerou que tal fato é irrelevante para o julgamento da lide, pois o reconhecimento administrativo ocorreu somente em 13.12.2016, após o ajuizamento da demanda, tendo o ato administrativo ressalvado que o reconhecimento do alto renome não implica exclusividade da expressão “in natura” ou em situações nas quais o elemento “natura” esteja aglutinado ou justaposto, bem como não retira os direitos de terceiros já constituídos. Afastou a alegação de vícios no processo administrativo que deferiu o registro da marca da parte ré, aplicando o princípio de que não há nulidade sem prejuízo. Enfim, ressaltou que a parte ré já atua no mercado há mais de trinta anos, tendo postulado pedidos de registro de marca desde 1989, o que demonstra a convivência pacífica entre as marcas há décadas (ID 45232818, Págs. 88-103). A parte autora interpôs apelação visando à reforma da sentença, apresentando as seguintes alegações: a) violação ao artigo 125 da LPI e reconhecimento de marca de alto renome; b) violação ao artigo 129 da LPI, pois a marca da parte autora foi registrada; c) inexistência de diluição da marca da parte autora; c) a marca “NATURAVENE EXITO” não é suficientemente distinta da marca da parte autora; d) a parte ré imitou a marca da parte autora; e) violação do artigo 124, incisos V, XIX e XXIII, e artigo 130, inciso III da LPI; f) a exclusividade da marca da parte autora não depende da possibilidade de confusão, pois as marcas de alto renome também são protegidas do risco de associação; g) o INPI indeferiu outros pedidos de registro de marca semelhantes, com fundamento na marca da parte autora; h) inexistência de convivência pacífica entre os sinais; i) vícios formais no processo administrativo e inaplicabilidade do princípio pas de nullité sans grief. Requereu a reforma da r. sentença para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados procedentes (ID 45232818, Págs. 143-173). A apelada EXITO – NATURAVENE COMERCIAL DE COSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP. apresentou contrarrazões a ID 45232905. Em síntese, aduziu que: a) a apelante incidiu em litigância de má-fé ao afirmar que o i. juízo de primeira instância julgou com base em convicções pessoais, bem como por alterar a verdade dos fatos; b) as razões apresentadas na r. sentença recorrida estão de acordo com a lei e a doutrina; c) diluição de fato da marca “NATURA”; c) o reconhecimento administrativo do alto renome da marca “NATURA” foi analisado pela r. sentença, tendo sido observado que a decisão administrativa consignou expressamente que o reconhecimento de alto renome não confere à titular a prerrogativa de impedir registros de marca de terceiros, integrados pela expressão “in natura” ou em situações nas quais o elemento “natura” esteja aglutinado ou justaposto, mas a impressão de conjunto entre os sinais seja distinta, e que esse reconhecimento não retira os direitos de terceiros já constituídos; d) não há risco de confusão e a marca da apelada é composta por uma aglutinação de palavras, conforme a ressalva da decisão administrativa do INPI que reconheceu o alto renome da marca da apelante; e) a convivência pacífica entre os sinais foi reconhecida pelo INPI, que destacou que as marcas da parte autora e da parte ré já conviviam pacificamente há mais de vinte anos; f) a parte ré já utiliza a expressão “NATURAVENE” para designação do nome empresarial, bem como para postulação de registro marcário, desde 1989; g) quando a apelante requereu o primeiro registro da marca “NATURA”, em 14.09.1989, a apelada já havia sido constituída, adotado o nome “NATURAVENE” e solicitado o primeiro registro da marca “NATURAVENE” havia dois meses (julho de1989); h) os supostos vícios formais no procedimento administrativo do INPI foram saneados na própria contestação da autarquia federal juntada aos autos. Requereu a condenação da apelante por litigância de má-fé, bem como a manutenção da r. sentença. Intimado (ID 45232818, Pág. 175), o INPI não apresentou contrarrazões. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, possibilita o julgamento unipessoal observando-se o caráter vinculante dos precedentes (artigo 927 do NCPC). A princípio, a interpretação normativa literal do artigo 932, incisos IV e V, induz o julgador à conclusão de que somente em relação aos temas que já são objeto dos precedentes ali enumerados poderiam ser apreciados monocraticamente. A prática dos tribunais superiores e a consideração dos princípios que informam o sistema processual brasileiro conduzem, todavia, à conclusão diversa, no sentido de que as hipóteses do artigo 932 abrangem também as matérias que já sejam objeto de jurisprudência dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal. Com efeito, a Súmula 568 do STJ dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/3/2016, DJe 17/3/2016). A referida Súmula continua sendo aplicada pelo STJ na vigência do NCPC (precedentes: AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp n. 1.899.941/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.). O STF também adota este entendimento (precedentes: AR 2.882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 4/3/2022 PUBLIC 7/3/2022; ARE 1.260.087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/2/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 8/3/2021 PUBLIC 9/3/2021). Note-se que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão, cabendo ressaltar, por outro lado, que a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial. Nesta senda, entendo pela possibilidade de ampliação interpretativa das hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autorização para as decisões unipessoais em sede recursal não fique restrita à literalidade da redação constante do dispositivo em comento, que demanda a existência de julgados de aplicação cogente. De fato, a interpretação teleológica da norma permite a compreensão de que está autorizada a prolação de decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante sobre o tema. Viável, portanto, o julgamento por decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. Isso posto, cinge-se a discussão a verificar: (i) efeitos do reconhecimento do alto renome da marca da parte autora (apelante); (ii) se a marca da parte ré (apelada) seria nula, por risco de confusão ou associação indevida (art. 124, V, XIX e XXXIII da LPI) com a marca da parte autora (apelante); (iii) se as marcas da parte autora e da parte ré poderiam coexistir; e (iv) se os vícios formais apontados pelas apelantes implicariam a nulidade do ato de concessão do registro. Sobre a questão, a Lei nº 9.279/1996, em harmonia com a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), da qual o Brasil é signatário, regula o Sistema de Propriedade Industrial, garantindo direitos e obrigações sobre a matéria. Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.279/1996, a proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal. VI - concessão de registro para jogos eletrônicos Discute-se a possibilidade de anulação do ato administrativo que deferiu o registro da marca, por alegada similitude com a marca anteriormente registrada. O sistema brasileiro de proteção de marcas fundamenta-se na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), que estabelece: Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; (...) XIX — reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (...) XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. A norma veda o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca anteriormente registrada, quando existir risco de confusão ou associação indevida pelo público consumidor. Ainda, nos termos da lei, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, de forma que assegura ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Assim, a proteção a uma marca específica se dá pelo registro junto ao órgão competente (Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI). Pelo princípio da anterioridade, a proteção deste direito é conferida aquele que primeiro realizar o depósito do pedido de registro junto ao INPI. Não obstante, a lei também confere respaldo à situação na qual a pessoa que na data da prioridade ou depósito, de boa-fé, já usava no país, há pelo menos 6 meses, marca idêntica ou semelhante, de forma que terá direito de precedência ao registro, nos termos do art. 129 e seus parágrafos. Pelo princípio da especialidade, o direito à exclusividade da marca ficará restrita ao âmbito do segmento econômico de atuação do requerente. Assim, é possível a coexistência de marcas iguais, contanto que os produtos ou serviços pertençam a ramos distintos, atividades distintas. Nada obstante, esta previsão encontra exceção no caso de "marca de alto renome", situação na qual a marca já passou a ser conhecida no mercado em geral, de forma que alcançou um patamar de grande reconhecimento e reputação, em tais situações a proteção acaba englobando todos os ramos de atividades, sendo-lhe assegurada proteção especial, conforme art. 125 da referida Lei. Ademais, a proteção à marca se estende por todo o território nacional (princípio da territorialidade), com ressalva feita à situação da "marca notoriamente conhecida", na qual o seu titular poderá requerer sua proteção dentro do seu segmento e independente de registro no país. Para tanto, contudo, deve haver o registro em um dos países signatários da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (art. 126, da Lei nº. 9.279/1996). Assim, para o registro como marca é possível a utilização de qualquer sinal (letras, números, desenhos, etc.) de forma a identificar o produto ou serviço. Ademais, anota-se que a Lei nº. 9.279/1996, no seu art. art. 122 permite o registro como marca de sinais distintivos que sejam visualmente perceptíveis. Logo, não há como se falar na proteção garantida pelo registro à marca de sinais sonoros, olfativos ou gustativos. Pela sua forma de apresentação, a marca pode ser considerada: i) nominativa - quando formada exclusivamente por palavras ou letras e algarismos, sem demais elementos gráficos ou cores; ii) figurativa - quando for constituída apenas por símbolo, imagem, desenho, etc.; iii) mista - formada pela junção da nominativa com a figurativa e iv) tridimensional - quando formada por objeto (forma plástica), contanto que distinto da sua forma inerente, logo, deve ser diferente da sua própria natureza. Ademais, a exclusividade de uso da marca só será garantida àquelas marcas em que há a possibilidade de individualizar um serviço ou produto de outros de natureza idêntica, sem a colidência entre termos ou signos já registrados. Adicionalmente, com relação ao disposto no art. 124, inciso XIX da Lei de Propriedade Industrial, situação na qual não seria possível o registro de marca, no Julgamento do Resp nº 949.514/RJ, o c. Superior Tribunal de Justiça formulou o seguinte entendimento: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). - Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas. (REsp n. 949.514/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 4/10/2007, DJ de 22/10/2007, p. 271.) Assim, faz-se ressalva para a proibição do art. 124, inciso XIX, de forma que se permite a coexistência de marcas semelhantes ou iguais, desde que atendidos os requisitos cumulativos apresentados pelo E. STJ, a fim de evitar confusão no consumidor sobre as marcas. No mesmo sentido, também foi proferida decisão por este e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região: APELAÇÃO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. 2. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade. 3. Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada (REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor. 4. Narra o autor que protocolou "Pedido de Registro de Marca de Produto (Mista)", em 30.04.2016, perante o INPI, nas classes 35 e 41, respectivamente, n. 910970653 e n. 910970645, objetivando o registro da marca "JOIA EVENTOS ESTRATEGICOS", para identificação dos serviços de consultoria em gestão pessoal, negócios, marketing e organização de eventos no geral. Relata que os dois pedidos de registro restaram indeferidos (inciso XIX do Art. 124 da LPI). 5. O INPI alegou que o indeferimento dos registros decorreu da inexistência de distinção entre o sinal (que possui o termo "Joia" em destaque) e serviços assinalados pela marca da autora em relação a marcas "JÓIA BRASIL" e "JÓIA ENTERTAINMENT", cujos registros estão em vigor e se enquadram em segmento mercadológicos idênticos. 6. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior, para que se configure violação ao registro de marca, faz-se necessário que haja possibilidade que os sinais marcários sejam confundidos pelo público consumidor ou, ainda, que possa haver associação errônea em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida (REsp 1799164/RJ; AgInt nos EDcl no AREsp 936.937/PR). 7. Como se infere da legislação de regência e da jurisprudência, a semelhança fonética e gráfica entre os sinais não são bastantes por si sós para configurar a impossibilidade de registro, é imprescindível que as semelhanças sejam capazes de gerar confusão ou associação indevida, corolários da proteção à concorrência desleal, no intuito de tornar impraticável que a marca de uma empresa seja utilizada por outra na intenção de promover a aquisição de seu produto pela associação com um anterior já conhecido. 8. Em relação a marca "JÓIA BRASIL’, verifica-se que o registro relaciona-se a ramo mercadológico específico de jóias e bijuterias, além do seu sinal marcário ser completamente distinto do da parte autora. Neste contexto, entendo que, embora haja colidência em relação à fração da marca, correspondente à palavra "joia", não vislumbro possibilidade confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96. 9. Há que destacar que a marca "JÓIA ENTERTAINMENT" possui apenas elementos nominativos, enquanto a marca da autora é mista e traz, também, elementos figurativos, o que por si só, já determina a distinção entre elas. Outrossim, é fato que não há direito ao uso exclusivo do elemento nominativo "JOIA" por parte de nenhum dos registros indicados como impeditivos pela autarquia, assim como não se verifica reprodução ou imitação das marcas confrontadas. Considero, ainda, que as expressões "EVENTOS ESTRATÉGICOS” e " ENTERTAINEMNT" são aptas para distinguir os fornecedores de serviço. 10. Logo, embora inafastável a colidência de parte dos vocábulos das marcas confrontadas, considero irrazoável o indeferimento de registro da marca "JOIA EVENTOS ESTRATÉGICOS"" com fundamento nos registros anteriores das marcas ""JÓIA ENTERTAINMENT" e "JÓIA BRAZIL" posto a insuscetibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96. 11. Apelo não provido. (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000355-35.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 30/3/2023, DJEN DATA: 13/4/2023) Quanto à aplicação do art. 124, V da Lei nº 9.279/96, a norma deve ser aplicada de acordo com os princípios da territorialidade e da especialidade, de forma que o registro pode ser válido ou inválido de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Assim já decidiu o E. STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA. 1. A definição da qualidade da intervenção do INPI na ação de nulidade de registro de marca perpassa pela análise da causa de pedir, sempre levando em conta que a pretensão em comento encarta, principalmente, o interesse público, impessoal, de fiscalização e regulação da propriedade industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, assegurando-se a livre iniciativa, a observância da função social da propriedade e a proteção do mercado consumidor. Precedente: REsp 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 09.08.2016. Hipótese em que a atuação processual autárquica deu-se a título de intervenção sui generis, de assistente especial (ou até como amicus curiae), inclusive por se dar de forma obrigatória e tendo a presunção absoluta de interesse na causa. Não caracterizado o litisconsórcio passivo necessário apontado pelo Tribunal de origem. 2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129. 3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor (REsp 1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016). 4. A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor. 5. Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se confundem. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil). 6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96). 7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. 8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do Código Civil), além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor). 9. No presente caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as partes atuam no mesmo segmento de mercado - prestação de serviços de construção e engenharia -, malgrado tenham sede em regiões diferentes do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo - SP); (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.) tenha se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994; (c) somente nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação. 10. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em Brasília - DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida. 11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.494.306/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/12/2019.) As mesmas ponderações acima são aplicáveis quanto à análise do artigo 124, inciso XXXIII da LPI (sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia). Quanto à marca de alto renome, trata-se de norma de exceção ao princípio da especialidade, que estende a proteção marcária a todas as classes de atividade econômica: Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. Ainda que uma empresa alegue que sua marca seria de alto renome ante sua popularidade, isso não concede à sua marca a qualificação automática de marca de alto renome. Essa proteção especial depende de reconhecimento administrativo (STJ, AgInt no AREsp 2320630/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4ª T., DJEN 13/02/2026). Além disso, esse reconhecimento administrativo do alto renome deve ser renovado periodicamente, de forma que não produz efeitos permanentes. Conforme o caso, é possível a existência de períodos sem o reconhecimento do alto renome, lapsos durante os quais não se aplica o artigo 125 da LPI. Logo, o reconhecimento do alto renome é um ato de efeitos ex nunc. Pois bem. No caso em tela, a parte autora obteve diversos registros marcários cujos pedidos iniciais datam de 1989. Em síntese, constam dos autos documentos a respeito das seguintes marcas da parte autora: I - Marca nominativa “NATURA”, natureza de produto, classe 03.20, especificação “produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral”, depósito em 14.09.1989, concessão do registro em 21.06.1994, processo nº 815082649 (ID 45232894) – essa é a marca reconhecida pelo INPI como de alto renome (ID 45232818, Págs. 42-50). II - Marca mista “NATURA”, natureza de produto, classe 03.20, especificação “produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral”, depósito em 03.10.1989, concessão do registro em 12.04.1994, processo nº 815102003 (ID 45232896). III - Marca mista “NATURA”, natureza de produto, classe NCL(7) 5, especificação “produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral”, depósito em 05.05.1998, concessão do registro em 06.03.2001, processo nº 820725420 (ID 45232897). IV - Marca mista “NATURA”, natureza de produto, classe NCL(8) 5, especificação que relaciona produtos farmacêuticos, depósito em 28.07.2006, concessão do registro em 28.04.2009, processo nº 828608296 (ID 45232898). V - Marca nominativa “NATURA”, natureza de serviço, classe 40.15, data de depósito não informada, data de concessão do registro não informada, prorrogado em 08.12.2009, processo nº 815211759 (ID 45232895). Conforme consta dos autos, a primeira marca supramencionada (processo nº 815082649, ID 45232894) foi reconhecida pelo INPI como de alto renome. Isso ocorreu por meio de diversos atos administrativos, sendo o primeiro emitido no ano de 2005. Entre uma renovação e a seguinte, por vezes há lapsos em que não vige o reconhecimento do alto renome. Para os fins deste julgamento, não importam os lapsos exatos, nem quantas vezes o reconhecimento do alto renome foi renovado. Importa apenas os efeitos desse ato, considerando o alcance da norma do artigo 125 da LPI. Isso será abordado no tópico próprio. Já a parte ré obteve dois registros marcários: I - Marca mista “NATURAVENE PRODUTOS NATURAIS”, classe 03.20, especificação “produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral”, registro nº 818352639, depósito em 10.03.1995, concedida em 25.08.1998 (ID 45232817, Págs. 38-39 e 41). II - Marca mista “NATURAVENE ÊXITO”, classe NCL (8) 35, especificação “comercialização de produtos cosméticos, higiene e perfumaria”, registro nº 828516308, depósito em 19.07.2006, concedida em 13.09.2011 (ID 45232817, Págs. 36-37 e 42). Consta dos autos que a parte ré apresentou o primeiro pedido de registro marcário ainda em 31.07.1989, para a marca “NATURAVENE”, porém esse primeiro pedido foi indeferido pelo INPI (ID 45232817, Pág. 34). Assim, efetuou novo pedido de registro em 10.03.1995, desta vez para a marca “NATURAVENE PRODUTOS NATURAIS”, o qual foi concedido em 25.08.1998 (ID 45232817, Pág. 41). Neste processo, o pedido de declaração de nulidade refere-se somente à segunda marca registrada pela parte ré (marca mista “NATURAVENE ÊXITO”, concedida em 13.09.2011, registro nº 828516308, ID 45232817, Págs. 36-37 e 42). Não há pedido com relação à primeira marca (“NATURAVENE PRODUTOS NATURAIS”), e nem seria admissível, pois para esse primeiro registro já ocorreu a prescrição (concessão em 25.08.1998 e ajuizamento da ação em 12.09.2016). Passamos a analisar os argumentos da apelação. a) Aplicação do artigo 125 da LPI (marca de alto renome) A apelante alega que o reconhecimento de marca de alto renome pelo INPI lhe confere proteção especial para todos os ramos de atividade. Alega ainda que não ocorreu diluição da marca. E acrescenta que não há necessidade de risco de confusão no caso concreto, bastando o risco de associação com a marca da parte autora. Não assiste razão à parte autora. Há diversos aspectos que foram suscitados com relação à aplicação do artigo 125 da LPI. No caso concreto, o depósito do pedido referente à marca mista “NATURAVENE ÊXITO” (processo nº 828516308) foi realizado em 19.07.2006, durante a vigência do primeiro ato administrativo que reconheceu o alto renome da marca “NATURA” de titularidade da parte autora. Esse primeiro ato administrativo data de 2005 (ID 45232817, Pág. 44). A parte ré alegou que em 01.02.2016 o INPI indeferiu o pedido de renovação do reconhecimento de alto renome da referida marca (ID 4523817, Págs. 44-48). A parte autora respondeu que posteriormente o INPI deu provimento ao recurso administrativo, reconhecendo o alto renome da marca em 25.11.2016 (ID 45232818, Págs. 47-50). Conforme consta das manifestações do INPI (ID 45232816, Págs. 117-155; e ID 45232818, Págs. 84-87) e da r. sentença recorrida (ID 45232818, Págs. 88-103), o reconhecimento do alto renome da marca em 25.11.2016 não altera a conclusão pela improcedência do pedido. A r. sentença está correta. O efeito do reconhecimento do alto renome, na forma do artigo 125 da LPI, consiste na extensão da proteção marcária a todas as categorias de atividade econômica. Porém a ampliação da proteção marcária para todas as categorias de atividade econômica não implica em uma proteção absoluta dentro de cada categoria. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo E. STJ, persiste a necessidade de risco de confusão e/ou associação e a análise de possível colidência entre marcas. Ou seja, dentro de cada classe de atividade econômica a marca de alto renome não goza de proteção absoluta, nem dispensa a análise de risco de colidência ou associação. Por isso, assiste razão ao juízo de primeira instância e ao INPI ao considerar a marca da parte autora evocativa, eis que sua composição “NATURA” reflete uma palavra comum, utilizada em diversas situações e contextos. Notadamente, “NATURA” faz alusão a ideia de “natureza” ou “natural”, algo absolutamente comum no universo das expressões marcárias. Por ser evocativa, essa marca não impede o registro de outras marcas que utilizem expressões semelhantes, desde que haja distintividade suficiente. Essa é a orientação consolidada pelo E. STJ sobre esse tema, inclusive no que toca às marcas de alto renome. Mais ainda, não se trata simplesmente de orientação consolidada para os demais casos. O E. STJ já se pronunciou sobre o alcance da proteção marcária da marca “NATURA”, exatamente a mesma discutida neste processo, afirmando o que foi exposto acima. Nesse esteio, observem-se os seguintes precedentes: DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MARCA DE ALTO RENOME. CONVIVÊNCIA COM SINAL SEMELHANTE. RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO NÃO CONSTATADO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O acórdão não apresenta omissão quanto à força da marca NATURA, pois o reconhecimento do alto renome pressupõe o secondary meaning, contudo, a proteção especial foi mitigada em razão da origem comum do termo, o qual remete ao substantivo "natureza", reduzindo seu poder distintivo frente ao sinal da embargada. 2. A proteção conferida pelo artigo 125 da Lei 9.279/1996 não é absoluta e não dispensa a análise contextual de risco de confusão ou associação, sendo a lógica das marcas fracas aplicada de forma complementar para sinais cujo vocábulo central pertence ao domínio comum. 3. Verificou-se erro material no dispositivo quanto ao objeto da lide, devendo a referência à "nulidade do registro" ser substituída pela "improcedência dos pedidos de abstenção de uso e indenização", sem que tal correção importe alteração do desfecho do julgamento. 4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes. (EDcl no REsp n. 2.216.455/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/6/2026, DJEN de 12/6/2026.) RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA "NATURAÇO" EM RAZÃO DO REGISTRO PRÉVIO DA MARCA "NATURA", DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV E 1.022, I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME ÀS MARCAS JÁ DEPOSITADAS QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 129 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE AS MARCAS. MARCA ANTERIOR QUE NÃO FOI REPRODUZIDA. PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o acórdão recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e suficiente e explicitando suas razões, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal apenas deixa de se manifestar sobre argumentos manifestamente irrelevantes para a solução da controvérsia. 2. A decisão administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma marca, tem apenas efeitos prospectivos, segundo entendimento reiterado desta Terceira Turma. 3. O alto renome de uma marca não tem o condão de atingir as marcas já depositadas à data em que publicada a decisão administrativa que o reconheceu, salvo se o depositante tiver agido de má-fé. 4. A regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins. 5. Caso concreto em que o Tribunal de origem entendeu não ter ocorrido reprodução de marca anteriormente registrada, sendo diferentes os produtos e serviços identificados pelas marcas em questão e, consequentemente, não havendo risco de confusão ou de associação. 6. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.893.426/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.) RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOMINATIVA. NATURA. ALTO RENOME. MARCA MISTA. NATURASOL PRODUTOS NATURAIS. REGISTRO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DESVIO DE CLIENTELA. AUSÊNCIA. 1. A controvérsia consiste em analisar se é valido o registro referente à marca mista constituída da expressão "Naturasol Produtos Naturais" ou se a marca nominativa "Natura", reconhecida como de alto renome pelo INPI, impede tal registro. 2. A aquisição da marca de alto renome por meio do registro validamente expedido assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, bem como a proteção especial, em todos os ramos de atividade. Tal espécie de signo tem prestígio, tradição e confiança construídos ao longo do tempo, associados à qualidade dos seus produtos ou serviços, e representa uma exceção ao princípio da especialidade. 3. No caso concreto, embora reconhecido o alto renome da marca nominativa de titularidade das recorrentes, a expressão "natura" encontra-se dicionarizada na língua portuguesa como sinônimo de "natureza", além de remeter, de forma intuitiva, ao que é "natural" ou derivado de "elementos da natureza". 4. Nessas circunstâncias, verifica-se que o vocábulo em questão carece de ineditismo e assume nítido caráter descritivo ou evocativo no âmbito das atividades desempenhadas tanto pelas recorrentes quanto pela recorrida, porquanto estabelece referência direta às características dos bens ou serviços que visam assinalar, notadamente no que concerne à sua qualidade. 5. Os efeitos do reconhecimento da qualidade de alto renome iniciam-se a partir do momento em que o INPI reconhece tal condição e sua vigência se dá estritamente pelo prazo previsto na regulamentação. O fato de uma marca ser reconhecida como de alto renome lhe confere proteção em todos os ramos de atividade, mas não lhe confere proteção por tempo indeterminado, motivo pelo qual o pedido deve ser constantemente renovado. 6. O direito inerente ao registro da marca "Naturasol Produtos Naturais", não obstante tenha sido concedido apenas em 7/1/2020, tem os seus efeitos reconhecidos desde a data do seu depósito no INPI, ocorrido em 11/9/2015, quando não vigorava a anotação referente ao alto renome da marca nominativa "Natura". 7. O art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não assegura ao titular da marca registrada de alto renome uma proteção absoluta, mas tão somente uma tutela restrita às hipóteses em que se verifique risco de confusão ou de associação indevida decorrente da utilização de sinais idênticos ou semelhantes para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins. 8. A análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados. 9. A aglutinação da palavra "sol" ao vocábulo "natura", bem como a análise do conjunto-imagem (trade dress) da marca "Naturasol Produtos Naturais", é mais do que suficiente para afastar qualquer receio de confusão ou associação indevida, desvio de clientela ou concorrência desleal. 10. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.225.572/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.) A r. sentença de primeira instância está inteiramente de acordo com a orientação do E. STJ, não só no que toca à interpretação do artigo 125 da LPI, mas também à análise da extensão do âmbito de proteção marcário da marca “NATURA”. Ademais, conforme pontuado pela r. sentença, a decisão do INPI que renovou o reconhecimento do alto renome da marca “NATURA” em 25.11.2016 ressalvou expressamente a extensão dessa proteção marcária ao acrescentar que não há prerrogativa de impedir registros de marca de terceiros, integrados pela expressão “in natura” ou em situações nas quais o elemento “natura” esteja aglutinado (ID 45232818, Págs. 47-50). Já as questões a respeito da diluição das marcas da parte autora e da validade das marcas da parte autora foram resolvidas pela orientação contida nos supramencionados julgamentos proferidos pelo E. STJ. As marcas da parte autora são válidas e seus registros possuem eficácia jurídica, porém essa eficácia não alcança o objetivo pretendido pelas apelantes neste processo. A diluição ou não da marca da parte autora não afeta essa conclusão, pois em sua concepção a marca da parte autora é formada por uma expressão comum. Disso resulta a mitigação da proteção marcária. Assim, se outras marcas utilizarem expressões que aglutinem termos semelhantes, isso decorre da própria escolha inicial das apelantes em utilizar um sinal distintivo marcado por uma expressão evocativa. Portanto o i. juízo de primeira instância aplicou corretamente o artigo 125 da LPI ao caso concreto. Todos os argumentos do recurso a respeito da proteção da marca de alto renome e sua extensão são assim afastados, por contrariedade à orientação consolidada pelo E. STJ. b) Risco de confusão ou associação indevida entre a marcas da parte autora e da parte ré; e possibilidade de coexistência das marcas (artigo 124, incisos V, XIX e XXXIII da Lei nº 9.279/96) Independentemente da questão referente à qualidade de marca de alto renome, as apelantes alegam que suas marcas conflitam com a marca da parte apelada. A r. sentença corretamente analisou cada marca contestada e apresentou fundamentos específicos para afastar o risco de colidência, caso a caso. Assim, procederemos da mesma forma. Não assiste razão às apelantes. No caso, o pedido constante da petição inicial refere-se somente a uma das marcas da parte ré: marca mista “NATURAVENE ÊXITO”, classe NCL (8) 35, especificação “comercialização de produtos cosméticos, higiene e perfumaria”, registro nº 828516308, depósito em 19.07.2006, concedida em 13.09.2011 (ID 45232817, Págs. 36-37 e 42). Primeiro, observamos o risco de colidência entre as identidades visuais. A comparação da identidade visual das marcas da parte autora e da parte ré demonstra que não há risco de confusão ou associação. Marca mista da parte ré (registro nº 828516308): Marcas mistas da parte autora (processo nº 815102003, ID 45232896; processo nº 820725420, ID 45232897; e processo nº 828608296, ID 45232898): Verifica-se que as três marcas mistas da parte autora não se confundem com a marca mista da parte ré. A fonte utilizada é diversa, bem como no caso da parte autora, há outros elementos gráficos distintos da apresentação da marca da parte ré. A marca da parte ré claramente não tenta imitar ou reproduzir nenhuma das marcas mistas da parte autora. No que toca ao âmbito nominativo, a marca parte ré utiliza-se da aglutinação de expressões para a criação de uma nova expressão única e distinta da marca da parte autora. Assim, “NATURAVENE ÊXITO” é suficientemente distinto de “NATURA”, eis que incorpora, aglutina e combina outras expressões para criação de identidade própria. Além disso, o fato de a expressão “NATURA” ser aglutinada internamente no texto de “NATURAVENE ÊXITO” não cria risco de confusão ou associação indevida no caso concreto, eis que ambas as marcas coexistem pacificamente há décadas. De fato, antes de obter o registro da marca “NATURAVENE ÊXITO”, a antecessora da parte ré já havia obtido anos antes o registro da marca “NATURAVENE PRODUTOS NATURAIS” (registro nº 818352639, depósito em 10.03.1995, concedida em 25.08.1998, ID 45232817, Págs. 38-39 e 41). Essa primeira marca não é objeto do processo. Com isso, está demonstrado nos autos a antecessora da parte ré já utilizava a expressão “NATURAVENE” para identificar seus produtos, isso desde a década de 90. Da mesma forma, demonstrou nos autos que a sua primeira marca, que já continha a expressão “NATURAVENE”, foi registrada no INPI e permanece válida. Logo, não há risco de confusão ou associação indevida, eis que os consumidores de produtos da parte autora já foram expostos à marca da parte ré há décadas. Da mesma forma, conforme já exposto acima na análise do alcance do reconhecimento do alto renome da marca da parte autora, a expressão “NATURA” é evocativa e comum, o que mitiga a proteção da marca. Ainda que o INPI tenha eventualmente indeferido registros de outras marcas em outros casos, isso não afeta a conclusão no caso concreto. Considerando as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que é extremamente improvável que uma empresa afetar as relações comerciais ou captar clientes da outra. Enfim, ambas as empresas convivem harmonicamente no mercado desde o início de suas respectivas atividades. Não há qualquer indício de que uma tenha efetivamente interferido na atividade da outra ou captado clientes indevidamente. Em caso semelhante, já decidiu a C. Segunda Turma, deste e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região: APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA E ABSTENÇÃO DE USO. EXTRA” E “EXTRAMED” . COLIDÊNCIA DE MARCAS. INOCORRÊNCIA. MARCA COMUM. DISTINTIVIDADE SUFICIENTE. PROTEÇÃO LIMITADA. DETERMINAÇÃO DE INDEFERIMENTO E ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO INPI. PODER JUDICIÁRIO NÃO SE IMISCUI NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO PROVIDOS . 1. Trata-se de ação de rito comum, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pela qual a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO pretende a decretação da nulidade da marca nominativa "EXTRAMED", objeto do registro nº 828.522.138, bem como seja indeferido e arquivado, em definitivo, o pedido de registro de nº 901 .007.030, da marca mista "E EXTRAMED". 2. Sabe-se que para se determinar a possibilidade de ocorrência ou não da colisão entre marcas deve-se utilizar o princípio da especialidade, uma vez que não pode ser resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço . (Precedente: REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013). 3. In casu, verifico que a empresa BODY CARE atua no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas, bem como de comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos. Por sua vez, a empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO, ora apelada, atua em diversos segmentos como, por exemplo, comércio varejista de mercadorias, supermercados, hipermercados, drogarias, farmácias, postos de combustíveis, e-commerce, dentre outras. 4. O registro da marca “EXTRAMED” foi concedido na classe 35, que assinala a distribuição de produtos médicos e farmacêuticos. Por outro lado, o registro da marca “EXTRA HIPERMERCADOS”, da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO, foi concedido na classe BR 40 .15, que assinala serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação, que contempla as atividades de supermercados, hipermercados e comercializado de produtos. 5. Importa questionar se a fama da empresa apelada é capaz, por si só, de impor a invalidação de registro de outras marcas e denominações, sem que se tenha demonstrado a ocorrência de prática desleal ao regime de concorrência. 6. A apropriação do signo “EXTRA” como marca atentaria contra as normas de livre concorrência, visto que, “a partir do momento que tais expressões fossem apropriadas por um único particular, seus concorrentes se veriam privados de utilizá-las em meio às suas atividades, o que causaria sérios desequilíbrios.” (PROPRIEDADE INDUSTRIAL APLICADA: REFLEXÕES PARA O MAGISTRADO, Brasília, 2013. Disponívelem:https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/doutrina/doc/PI_para_Juizes_CNI_2013_Brasilia.pdf. Acesso em 21/10/2019) . 7. Imperioso concluir que a expressão “EXTRA”, a despeito da notoriedade da marca “EXTRA HIPERMERCADOS”, é de uso comum, não podendo ser apropriada com exclusividade, cabendo a convivência com outras marcas semelhantes ou idênticas, desde que haja uma mínima diferença. Portanto, não procede a pretensão da apelada, uma vez que as marcas em questão designam o próprio produto ou serviço e guardam suficiente distintividade. 8. Com relação ao pedido de reconhecimento de marca de alto renome, protocolizada junto ao INPI pela apelada (registro nº 830339612), tal pedido encontra-se em análise, de modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir o INPI na declaração de alto renome de marca, ainda que haja a inércia da Administração Pública (Precedentes: REsp nº 1.162.281/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 25/2/2013; AgRg no AgRg no REsp nº 1 .116.854/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 2/10/2012; REsp nº 1.190 .341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014). 9. O INPI, ora apelante, também sustenta que o juízo a quo se imiscuiu na esfera administrativa da autarquia ao determinar o indeferimento e arquivamento definitivo do registro nº 901 .007.030, referente à marca “E EXTRAMED”. 10. Em relação ao tema, não se afigura possível ao Poder Judiciário fazer qualquer juízo de valor quanto ao mérito do ato administrativo proferido por órgão competente, mas tão somente analisar se o ato é regular, se está devidamente motivado ou se padece de alguma ilegalidade. Não tendo sido este o caso em relação ao registro nº 901.007.030, a improcedência da ação se impõe. 11 . Quanto à aplicabilidade do REsp 1.721.701/RJ ao presente caso, insta salientar que, o entendimento exarado pelo STJ, em tal julgamento, não se presta a infirmar os fundamentos da decisão proferida nestes autos. A aplicação de precedentes requer a observância da técnica hermenêutica do “distinguishing”, conforme já consignou o STJ . 12. A aplicação do precedente invocado pela parte apelada não traz a fundamentada verificação da presença, no caso concreto, dos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos destacados na decisão paradigma, em consonância com os termos do art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil. 13. Reexame necessário e apelação providos. Ação anulatória improcedente. (TRF-3 - ApelRemNec: 00144390520154036100, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 8/11/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/11/2023) No mesmo sentido: DIREITO COMERCIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. MARCAS “APSEN” E “IPSEN”. COLIDÊNCIA ENTRE SINAIS DISTINTIVOS. ALEGADA POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE CONFUSÃO. VALIDADE DOS REGISTROS DEFERIDOS PELO INPI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por APSEN FARMACÊUTICA S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos registros das marcas “IPSEN”, “BEAUFOUR IPSEN PHARMA” e “IPSEN INNOVATION FOR PATIENT CARE”, titularizados por IPSEN S.A., sob o fundamento de inexistência de risco de confusão ou associação indevida entre os sinais “APSEN” e “IPSEN”, ambos atuantes no setor farmacêutico. 2. A sentença considerou a diferença gráfica e fonética entre os sinais, a especialização do público consumidor, a ausência de identidade entre os medicamentos comercializados, bem como a convivência da marca APSEN com outros signos similares no mesmo segmento de mercado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) verificar se há possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais “APSEN” e “IPSEN” no mercado farmacêutico, nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996; (ii) aferir se a especialização do público-alvo e as formas de comercialização dos medicamentos são suficientes para afastar o risco de confusão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se configura nulidade da sentença por afastamento das conclusões do laudo pericial, uma vez que o magistrado exerceu o livre convencimento motivado, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, nos termos do art. 371 do CPC/2015. 5. A análise do conjunto fático-probatório revela que a semelhança gráfica entre os sinais “APSEN” e “IPSEN” limita-se à substituição da vogal inicial, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar risco concreto de confusão ou associação indevida. 6. As marcas impugnadas possuem elementos adicionais (“BEAUFOUR”, “INNOVATION FOR PATIENT CARE”) que conferem maior grau de distintividade. 7. O público-alvo dos medicamentos em questão é composto por profissionais da saúde ou consumidores sob orientação médica, o que reduz a suscetibilidade ao engano. 8. O INPI, ao analisar os registros, ponderou que a coexistência dos sinais não compromete a função distintiva das marcas, considerando a segmentação dos produtos, o canal de distribuição e o público especializado. 9. A anterioridade do registro da marca APSEN não afasta, por si, a possibilidade de coexistência com sinais similares, desde que não se verifique risco concreto de confusão ou concorrência desleal, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. 10. Diante do conjunto probatório e dos fundamentos jurídicos apresentados, conclui-se pela validade dos registros concedidos pelo INPI e pela ausência de violação aos arts. 124, V e XIX, da LPI. 11. Honorários advocatícios não majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Mantida a verba fixada na origem em 15% sobre o valor atualizado da causa, por se mostrar adequada e suficiente à remuneração do patrono da parte vencedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. "1. O livre convencimento motivado autoriza o julgador a afastar laudo pericial, desde que o faça com base em outros elementos dos autos. 2. A mera semelhança parcial entre sinais marcários nominativos não autoriza a nulidade de registro, na ausência de risco concreto de confusão ou associação indevida. 3. A análise da colidência entre marcas deve considerar o conjunto marcário, o público consumidor, o canal de comercialização e o grau de distintividade dos sinais." Legislação relevante citada: Lei nº 9.279/1996, arts. 2º, 122, 124, V e XIX, 125, 126, 129; CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 371, 479, 489, § 1º, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApelRemNec 00011639520014036002, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. 2/12/2022; STJ, REsp 949.514/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 4/10/2007; TRF-3, ApCiv 5000355-35.2020.4.03.6100, Rel. Des. Federal Renato Lopes Becho, j. 30/3/2023; TRF-3, ApelRemNec 0014439-05.2015.4.03.6100, Rel. Des. Federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 8/11/2023. (TRF 3ª Região, 2ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007668-50.2011.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 28/05/2026, DJEN DATA: 01/06/2026) O que se demonstra é a semelhança nominativa parcial em ambiente marcário já saturado por signos próximos, sem que se evidencie risco concreto de engano ao mercado especializado. Nessas condições, o ato administrativo do INPI que deferiram o registro impugnado mostra-se legalmente válido, não havendo fundamento para a declaração de nulidade pretendida. Essas razões são suficientes para afastar a arguição de violação ao artigo 124, incisos V, XIX e XXXIII da LPI. c) Vícios formais no ato de concessão do registro As apelantes alegam ainda que o INPI concedeu o registro nº 828516308 sem prévia análise da oposição administrativa oferecida tempestivamente. Além disso, o INPI ainda não havia analisado o pedido de nulidade da marca, apresentado administrativamente. A ausência de análise da oposição ou de pedido de nulidade administrativo não é um vício que acarreta a nulidade do registro, per se. O que afeta a validade do registro é o fato impeditivo ou modificativo do direito alegado na oposição ou no pedido de nulidade administrativo. A ausência de análise da oposição ou de pedido de nulidade administrativo pode ser sanada pelo INPI ao efetuar a análise dos argumentos apresentados na respectiva oposição ou pedido de nulidade administrativo. No caso concreto, ao apresentar a contestação, o INPI juntou análise administrativa do setor técnico da autarquia, na qual se reconheceu que a autarquia foi omissa ao não analisar a oposição e o pedido de nulidade administrativo apresentados pela parte autora; e então procedeu à análise de seus argumentos, formando a convicção técnica apresentada na contestação e reiterada na manifestação posterior (ID 45232816, Págs. 117-155; e ID 45232818, Págs. 84-87). Análise técnica que reviu os argumentos da oposição e do pedido de nulidade administrativo encontra-se especificamente a ID 45232816, Págs. 134-138. Tendo em vista que a autarquia efetivamente reconheceu o erro formal e então analisou os argumentos da parte autora, formando sua convicção técnica após a essa análise, verifica-se que o vício formal foi convolado por meio da manifestação do INPI nos autos judiciais. Assim sendo, não há nulidade do registro, pois o vício formal foi corrigido no processo judicial e no mérito, o ato foi mantido. Por isso, correta a conclusão da r. sentença ao aplicar o princípio pas de nullité sans grief, eis que não há prejuízo e os vícios foram corrigidos. Portanto a r. sentença deve ser mantida, mantendo-se a validade do registro nº 828516308 (“NATURAVENE EXITO”) de titularidade da parte ré (apelada). d) Pedido de condenação das apelantes por litigância de má-fé A apelada arguiu em contrarrazões a prática de litigância de má-fé pelas apelantes, pois no recurso de apelação aventou-se que o i. juízo de primeira instância teria “suas próprias impressões e convicções pessoais sobre a causa” (ID 45230905, Págs. 06-07). Observo inicialmente que a expressão completa das apelantes é “embora seja lícito ao Douto Juízo sentenciante ter as suas próprias impressões e convicções pessoais sobre a causa que lhe fora submetida...” (ID 45232818, Págs. 148-149). Verifica-se da redação do recurso de apelação que não há intenção de ofender o i. juízo que prolatou a sentença recorrida, eis que se reconhece que o método de julgamento é lícito e utiliza-se a expressão “Douto Juízo sentenciante”. Se as apelantes efetivamente entendessem e alegassem que a r. sentença teria sido proferida ao arrepio da lei e sem fundamentação, teriam apresentado preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Essa é a consequência lógica desse tipo de arguição. Verifica-se apenas que as palavras escolhidas para a redação desse parágrafo da apelação possibilitam confundir livre convencimento motivado e persuasão racional (método de julgamento realizado pela magistratura profissional ao compor sentenças fundamentadas) com convicção íntima (método de julgamento realizado por jurados que compõem o Tribunal do Júri). Porém no restante da apelação não se volta a esse tema, apresentando os apelantes argumentos para rebater a sentença, a qual foi reconhecidamente fundamentada por argumentos opostos. As apelantes poderiam ter utilizado outras expressões na redação da apelação, porém ainda assim está inteligível, pois os argumentos da peça como um todo são compreensíveis. A apelada alega ainda que as apelantes incidiram em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos. Contudo as apelantes não alteraram a verdade dos fatos, mas apresentaram pretensão segundo a interpretação legal que lhes favorece. O fato de nenhuma de suas pretensões ou de seus argumentos ter sido acolhido não consiste, por si só, em alteração da verdade dos fatos. Enfim as questões, na forma como apresentadas, não configuram nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80, incisos I a VII do CPC ou nos demais dispositivos que dispõem sobre hipóteses de litigância de má-fé. e) Verbas de sucumbência Quanto aos honorários, procedo à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fixando a verba honorária em percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, patamar que se mostra adequado e suficiente à remuneração dos patronos das partes vencedoras. A respeito da distribuição dos honorários entre as partes vencedoras, verifico que o INPI se defendeu apenas na fase de primeira instância, sem apresentar contrarrazões. Já a apelada EXITO-NATURAVENE COMERCIAL apresentou defesa tanto em primeira instância, como em sede recursal (contrarrazões de apelação – ID 45232905). Por isso, os patronos de cada apelada (INPI e EXITO-NATURAVENE COMERCIAL) dividirão os honorários na seguinte proporção: 5% (um terço) em favor dos patronos do INPI e 10% (dois terços) em favor dos patronos de EXITO-NATURAVENE COMERCIAL. São mantidos os demais ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença. É o suficiente. Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação. Intime-se. Publique-se. Sobrevindo o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo de origem. São Paulo, na data da assinatura digital. ALESSANDRO DIAFERIA Desembargador Federal