0019638-13.2012.4.03.6100

PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0019638-13.2012.4.03.6100 RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA APELANTE: AMF - INDUSTRIA COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO EIRELI - EPP ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME GOUVEA PICOLO - SP312223-A ADVOGADO do(a) APELANTE: MARLON GOMES SOBRINHO - SP155252-A APELADO: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO FERES RIBEIRO - SP285468-A PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por AMF IND. E COM. DE ARTIGOS DE COURO LTDA. ME, nos autos de ação pelo rito comum que busca a nulidade de patente de modelo de utilidade de titularidade da ré MARIA CRISTINA DE ALMEIDA (registro MU-7692069-0). O pedido foi formulado pela apelante AMF IND. E COM. DE ARTIGOS DE COURO LTDA. ME. Consta dos autos que o INPI concedeu a patente sobre o modelo de utilidade MU-7692069-0, referente a uma coleira para cães combinada com um colete. MARIA CRISTINA DE ALMEIDA foi citada pessoalmente (ID 48696987). Apresentou contestação. Em síntese, aduziu que: a) preliminarmente, esclareceu que o privilégio de patente do referido modelo de utilidade está vencido desde 24.09.2011; b) alega prescrição, pois a ação foi ajuizada após o vencimento do prazo do privilégio da patente; e c) no mérito, o modelo de utilidade representa inovação ante os produtos anteriores, não se confundindo com as patentes indicadas pela parte autora, pois nenhum delas possui funcionalidade idêntica (ID 48696994 e ID 48697004). Ouvido, o INPI opinou pela improcedência do pedido (ID 48696990). A r. sentença julgou o pedido improcedente ao fundamento de que foi demonstrado nos autos que referido modelo de utilidade de fato configura ato inventivo e melhora a utilidade de produto preexistente no mercado (ID 48697099). A parte autora interpôs apelação visando à reforma da sentença, apresentando as seguintes alegações: a) inexistência de novidade absoluta e atividade inventiva sobre solução, pois o produto já se encontrava em estado da técnica quando do depósito do pedido junto ao INPI; b) erro no laudo pericial produzido nos autos; c) cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem oitiva de testemunhas; e d) a vigência da exclusividade do modelo de utilidade se esgotou após 15 (quinze) anos. Ao final, requer a reforma da r. sentença para que seja declarada a ilegalidade da patente de modelo de utilidade MU-7692069-0 (ID 4869710, ID 48697103 e ID 48697105). Intimado, o INPI apresentou contrarrazões. Em síntese, aduziu que: a) o grau de inovação exigido para a concessão de patente de modelo de utilidade é menor que o exigido para concessão de patente de invento, pois no modelo de utilidade o ato inventivo parte de objeto já existente, conferindo-lhe nova forma ou disposição, com aumento da capacidade de utilização e suscetibilidade de aplicação industrial; b) comparando o modelo de utilidade MU-7692069-0 com os documentos referentes a inventos e modelos de utilidade patenteados em países estrangeiros, apresentados pela parte autora para argumentar que o objeto já se encontrava em estado da técnica, o INPI concluiu que a patente objeto do processo é nova e inventiva, satisfazendo os requisitos técnicos para sua concessão. Requer que seja negado provimento à apelação (ID 48697106). Não consta dos autos contrarrazões por parte da apelada MARIA CRISTINA DE ALMEIDA. Vieram os autos conclusos. É o relatório. O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, possibilita o julgamento unipessoal observando-se o caráter vinculante dos precedentes (artigo 927 do NCPC). A princípio, a interpretação normativa literal do artigo 932, incisos IV e V, induz o julgador à conclusão de que somente em relação aos temas que já são objeto dos precedentes ali enumerados poderiam ser apreciados monocraticamente. A prática dos tribunais superiores e a consideração dos princípios que informam o sistema processual brasileiro conduzem, todavia, à conclusão diversa, no sentido de que as hipóteses do artigo 932 abrangem também as matérias que já sejam objeto de jurisprudência dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal. Com efeito, a Súmula 568 do STJ dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/3/2016, DJe 17/3/2016). A referida Súmula continua sendo aplicada pelo STJ na vigência do NCPC (precedentes: AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp n. 1.899.941/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.). O STF também adota este entendimento (precedentes: AR 2882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-2-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 4-3-2022 PUBLIC 7-3-2022; ARE 1260087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-2-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 8-3-2021 PUBLIC 9-3-2021). Note-se que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão, cabendo ressaltar, por outro lado, que a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial. Nesta senda, entendo pela possibilidade de ampliação interpretativa das hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autorização para as decisões unipessoais em sede recursal não fique restrita à literalidade da redação constante do dispositivo em comento, que demanda a existência de julgados de aplicação cogente. De fato, a interpretação teleológica da norma permite a compreensão de que está autorizada a prolação de decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante sobre o tema. Viável, portanto, o julgamento por decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. Isso posto, cinge-se a discussão sobre verificar: (i) se há cerceamento de defesa no caso concreto; e (ii) se o modelo de utilidade MU-7692069-0 é patenteável. Sobre a questão, a Lei nº 9.279/1996, em harmonia com a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), da qual o Brasil é signatário, regula o Sistema de Propriedade Industrial, garantindo direitos e obrigações sobre a matéria. Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.279/1996, a proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; V - repressão à concorrência desleal; e VI - concessão de registro para jogos eletrônicos. Discute-se a possibilidade de anulação do ato administrativo que concedeu a patente de modelo de utilidade, por alegada ausência de novidade e/ou atividade inventiva e/ou por estar compreendida no estado da técnica. O sistema brasileiro de proteção de patentes fundamenta-se na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), que estabelece: Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. (...) Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. § 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente. § 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I - pelo inventor; II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento. Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. A patente é o ato estatal que concede a exclusividade de um invento ou modelo de utilidade a um titular. O titular tem assim direito temporário de impedir que terceiros explorem economicamente aquele invento ou modelo de utilidade, sem o seu assentimento. Após o vencimento da patente, a exploração do invento ou modelo de utilidade passa a ser livre. Nos termos dos artigos 8º e 9º da LPI, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial; e é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Pois bem. No caso em tela, a parte autora (apelante AMF IND. E COM. DE ARTIGOS DE COURO LTDA. ME) atua no segmento de acessórios para animais domésticos (pets) e pleiteia o reconhecimento de nulidade da patente de modelo de utilidade MU-7692069-0. Passo a analisar os argumentos da apelante. a) Cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunhas Afasto a alegação de cerceamento de defesa. Verifica-se dos autos que a parte autora sequer requereu a oitiva de testemunhas durante a instrução do processo. Não consta pedido de oitiva de testemunhas ou apresentação de rol de testemunhas pela parte autora. De fato, o que a parte autora requereu foi a produção de prova pericial (ID 48697019, Págs. 25-26), o que foi deferido pelo i. juízo de primeira instância (ID 48697022, Pág. 01). A perícia técnica foi devidamente realizada nos autos e foi oportunizado a todas as partes que apresentassem quesitos e se manifestassem sobre o laudo pericial. Assim, houve preclusão consumativa, eis que na oportunidade de especificação de provas, a apelante especificou somente a produção de prova pericial, o que foi efetivamente deferido pelo juízo e realizado na instrução processual. Ademais, a prova pericial é o meio de prova mais adequado para subsidiar o julgamento de lides dessa natureza. Questões técnicas como novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, melhoria funcional etc. devem ser prioritariamente resolvidas por meio de prova pericial. Pela mesma razão, a análise do estado da técnica é prioritariamente verificada pela prova pericial. E dados complementares devem ser apresentados por meio de documentos, os quais são analisados pela perícia judicial. É o caso dos autos: a parte autora apresentou diversos documentos para sustentar sua tese e o material foi analisado na perícia judicial. Essa é a forma adequada de instrução processual para esse tipo de causa. Assim sendo, não assiste razão à apelante. b) Patenteabilidade do modelo de utilidade MU-7692069-0: novidade, atividade inventiva, estado da técnica Não assiste razão à apelante. A r. sentença é fundamentada no laudo pericial produzido nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O laudo apresentado a ID 48697083, Págs. 05-30 e ratificado a ID 48697092, Págs. 09-11 é categórico ao afirmar que o modelo de utilidade MU-7692069-0 apresenta novidades substanciais para com as patentes indicadas pela parte autora, representando um aperfeiçoamento ao que já existia. Transcrevemos os trechos relevantes a seguir (ID 48697083, Págs. 08-27): (...) (...) (...) (...) (...) (...) A parte autora não apresentou argumentos aptos a infirmar a conclusão pericial. Ao contrário, todos os seus argumentos a respeito do estado da técnica e da existência de patentes anteriores no exterior foram devidamente analisados no laudo pericial e refutados, um a um. Da mesma forma, o INPI analisou os argumentos da parte autora, refutando-os. O setor técnico do INPI analisou os documentos referentes a patentes concedidas no exterior, conforme apresentadas pela parte autora. Comparou o modelo de utilidade MU-7692069-0 com as patentes estrangeiras e concluiu que referido modelo de utilidade é novo e inventivo perante os objetos anteriores (ID 48696990, Págs. 13-15). Considerando a convergência entre o parecer técnico do INPI e o laudo pericial produzido nos autos, conclui-se que ao tempo do depósito (1996), o modelo de utilidade MU-7692069-0 é patenteável e o ato de concessão da patente é válido. Com relação ao outro argumento da parte autora, no sentido de que outro juízo julgou improcedente o pedido da titular da patente formulado contra a parte autora, sob o fundamento de ausência de ineditismo (apelação nº 0203517-93.2009.8.26.0008), constata-se que a nulidade da patente não é objeto daquele processo. Assim sendo, a referida razão de decidir não faz coisa julgada e não afeta o presente julgamento. Observe-se ainda que naquele processo consta prova pericial para constatação da violação da patente, contudo naquele laudo pericial não foram analisados os requisitos da novidade e atividade inventiva, nem houve comparação com patentes anteriores (ID 48697011, Pág. 20, ID 48697014 e ID 48697019, Págs. 02-10). Da mesma forma, o INPI não foi consultado para se manifestar sobre os requisitos na novidade e atividade inventiva, eis que não havia pedido de nulidade da patente. Logo, não assiste razão à apelante. Está demonstrado nos autos que o modelo de utilidade em questão atende aos requisitos legais para sua patenteabilidade. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal Regional Federal da Terceira Região: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. APLICADOR CONTA-GOTAS. ATO INVENTIVO CARACTERIZADO POR MELHORIA FUNCIONAL. PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO INPI. CONCESSÃO DA PATENTE COM AJUSTE NA REIVINDICAÇÃO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. RESPONSABILIDADE PELAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DO INPI DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que, em ação ajuizada visando à concessão de patente de modelo de utilidade referente à “disposição aplicada em aplicador conta-gotas”, anulou o ato administrativo que havia indeferido o pedido MU 8902988-7 e determinou o deferimento da patente, com exclusão do elemento “membrana flexível” como parte caracterizante da reivindicação. O INPI sustenta ausência de ato inventivo diante do estado da técnica. A autora requer a confirmação da tutela antecipada com imposição de multa para cumprimento da decisão e a condenação da assistente litisconsorcial ao pagamento das verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o objeto reivindicado no pedido de modelo de utilidade MU 8902988-7 apresenta ato inventivo suficiente para justificar a concessão da patente; (ii) estabelecer se é cabível determinar o cumprimento imediato da sentença mediante tutela recursal para compelir o INPI ao deferimento da patente; e (iii) determinar se a assistente litisconsorcial deve responder pelas verbas sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O modelo de utilidade exige nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no uso ou na fabricação do objeto, conforme art. 9º da Lei nº 9.279/1996, sendo o grau de inventividade inferior ao exigido para patentes de invenção. A prova pericial judicial conclui que a solução técnica reivindicada apresenta melhoria funcional decorrente da presença de área perimetral corrugada na membrana do aplicador conta-gotas, o que configura contribuição técnica suficiente para caracterizar ato inventivo exigido para modelo de utilidade. O laudo pericial também indica que o elemento “membrana flexível” já integra o estado da técnica, razão pela qual não deve constar como parte caracterizante da reivindicação, sem afastar a proteção da solução técnica remanescente. Em controvérsias de natureza eminentemente técnica, a prova pericial assume especial relevância, podendo o julgador afastar suas conclusões apenas diante de motivo relevante, inexistente no caso concreto. A tutela de urgência concedida para suspender o indeferimento administrativo foi absorvida pela sentença de procedência, não sendo cabível determinar, em sede recursal, o cumprimento imediato da obrigação de conceder a patente antes do trânsito em julgado. O assistente litisconsorcial participa do processo em posição equivalente à da parte assistida e se sujeita aos mesmos ônus processuais, devendo responder proporcionalmente pelas verbas de sucumbência quando sucumbente. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação do INPI desprovida e apelação da autora parcialmente provida. Tese de julgamento: A configuração de melhoria funcional decorrente de nova disposição construtiva do objeto é suficiente para caracterizar ato inventivo exigido para patente de modelo de utilidade. A exclusão de elemento já pertencente ao estado da técnica da parte caracterizante da reivindicação não impede a concessão da patente quando remanesce solução técnica apta a gerar melhoria funcional. O assistente litisconsorcial responde proporcionalmente pelas verbas de sucumbência, nos termos do art. 87, §1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996, art. 9º; CPC, arts. 87, §1º, 85, §11, e 1.012. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 500.108/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.08.2014; TRF3, Apelação Cível nº 0009841-90.2006.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. 13.05.2019; TRF3, ApelRemNec nº 0030305-97.2008.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 26.04.2023. (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000621-30.2023.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 26/05/2026, DJEN DATA: 01/06/2026) Quanto à alegação da apelante de que a vigência da patente de modelo de utilidade já se esgotou após 15 (quinze) anos de seu depósito, constata-se que não se trata de questão controversa nos autos, bem como não altera em nenhum ponto o resultado do julgamento. Portanto a r. sentença deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos. Quanto aos honorários, procedo à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fixando a verba honorária em percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, patamar que se mostra adequado e suficiente à remuneração dos patronos da parte vencedora. São mantidos os demais ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença. É o suficiente. Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação. Intime-se. Publique-se. ALESSANDRO DIAFERIA Desembargador Federal